Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 апреля 2024 г. N 09АП-16611/24 по делу N А40-213385/2023

г. Москва

27 апреля 2024 г.

Дело N А40-213385/23

Резолютивная часть постановления объявлена 15 апреля 2024 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 апреля 2024 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ю.Н. Кухаренко,

судей Т.В. Захаровой, В.В. Валюшкиной,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.А. Елмановой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Торгсити" на решение Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2024 по делу N А40-213385/23,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Торгсити" (ОГРН: 1122536009210, ИНН: 2536256015)

к обществу с ограниченной ответственностью "Кефир-Групп" (ОГРН: 5137746077321, ИНН: 7735597749)

о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

ООО "Торгсити" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ответчикам: ООО "Кефир-Групп" (далее - ответчик) в котором просит суд: обязать Ответчика: ООО "Кефир-групп":

- прекратить использование обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельствуN 730706;

- прекратить продажу товара с использование обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельствуN 730706;

- изъять из оборота и уничтожить за свой счет этикетки (упаковки) продукции, находящейся у Ответчика, на которых размещено обозначение, являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 730706;

- изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию, на которой размещено обозначение, являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 730706;

- обязать ответчика удалить с интернет-сайтов www.wildberries.ru, www.kefir-grupp.com, www.avito.ru, www.ozon.ru, www.zolotoe.moscow, https://vk.com/zolotoe.moscow все изображения и сведения обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком N 730706;

- запретить ответчику размещать на интернет-сайтах www.wildberries.ru, www.kefirgrupp.com, www.avito.ru, www.ozon.ru, www.zolotoe.moscow, https://vk.com/zolotoe.moscow любую информацию, содержащую обозначения сходные до степени смешения с товарным знаком N 730706;

- Взыскать с Ответчика: ООО "Кефир-групп" в пользу ООО "Торгсити" компенсацию в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

Решением суда от 31.01.2024 в удовлетворении заявленных исковых требований отказано.

ООО "Торгсити" не согласившись с решением суда, подало апелляционную жалобу, в которой считает его незаконным, необоснованным.

В своей жалобе заявитель указывает на то, что Ответчик на протяжении продолжительного периода времени (как минимум с ноября 2021 по настоящее время) без согласия правообладателя реализует продукцию со словесным обозначением "Золотое", что является незаконным и влечет ответственность, установленную действующим законодательством. Ответчик длительное время нарушает права истца, знает об этом, но умышленно продолжает их нарушать.

По доводам, приведенным в жалобе, заявитель просит решение суда отменить, исковые требования удовлетворить в полном объеме.

В судебное заседание апелляционного суда стороны не явились, извещены.

Как усматривается из материалов дела, в обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на следующие обстоятельства.

ООО "ТоргСити" является правообладателем товарного знака по свидетельству N 730706 заявка N 2017744678 дата подачи заявки 26.10.2017, дата государственной регистрации 15.03.2019 приоритета 26.10.2017 в отношении товаров 29 класса МКТУ 29 - заменители молока; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; кумыс [напиток молочный]; маргарин; масла пищевые; масло оливковое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло сливочное; молоко; молоко сгущенное; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сметана [сквашенные сливки]; творог соевый.

Права на указанный товарный знак были приобретены на основании договора об отчуждении исключительного права в отношении части товаров и/или услуг от 09.10.2019 РДОЗ12644. Номер и дата регистрации товарного знака, являющегося предметом договора об отчуждении в отношении части товаров и/или услуг: 703681 15.03.2019.

ООО "ТоргСити" установлено, что ответчиком на территории РФ при осуществлении коммерческой деятельности (путем осуществления поставки/сбыта/продажди, реализации), вводится в гражданский оборот товар 29 класса МКТУ, с использованием обозначения сходного до степени смешения с Товарным знаком, принадлежащим ООО "ТоргСити".

Сходство используемого ответчиком обозначения до степени смешения с Товарным знаком, принадлежащим ООО "ТоргСити", не требует специальной экспертизы и может быть установлено путем визуального осмотра.

На упаковке продукции, реализуемой в РФ Ответчиком указано: изготовителем является ООО "Кефир-Групп". Визуальный осмотр упаковки товаров без проведения экспертных исследований позволяет установить, что словесное обозначение "Золотое" на упаковке для продукции, реализуемой Ответчиком, является сходным до степени смешения с обозначениями Истца, зарегистрированными в качестве товарного знака Российской Федерации N 730706.

17.12.2021 г. Ответчику была направлена претензия с указанием на недопустимость использования вышеперечисленного Товарного Знака без согласия правообладателя, а также предложено:

- прекратить использование товарного знака N 730706, а также обозначения сходного до степени смешения с указанным товарным знаком;

-прекратить продажу (реализацию) товара с использованием товарного знака N 730706, а также обозначения сходного до степени смешения с указанным товарным знаком;

-изъять из оборота и уничтожить за свой счет этикетки(упаковки) продукции, на которых размещено обозначение, являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 730706, а также обозначения сходного до степени смешения с указанным товарным знаком;

изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию, на которой размещено обозначение, являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 730706, а также обозначения сходного до степени смешения с указанным товарным знаком.

-выплатить ООО "ТоргСити" компенсацию в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.

Также ответчику было предложено заключить лицензионный договор в отношении использования товарного знака по свидетельству N 730706 в отношении интересующих ответчика товаров 29 класса МКТУ.

Ответчик претензию получил 21.12.2021 г.

Ответ от Ответчика на данную претензию Истца не поступал.

На основании изложенного истец обратился в суд с настоящим иском.

Непосредственно исследовав доводы истца в указанной выше части, суд не усмотрел правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в силу следующих обстоятельств.

Возражая против заявленных требований, ответчик указал, что ООО "Кефир-Групп" является правообладателем товарного знака "Золотое Качество" по свидетельству N 888083 с приоритетом от 10.04.2020 г., зарегистрированным в отношении товаров 29 класса МКТУ: "жиры пищевые; маргарин; масло сливочное; масла пищевые", что подтверждается прилагаемыми сведениями из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ на официальном сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности https://www1.fips.ru/registersweb/action?acName=clickRegister&regName=RUTM.

Согласно п.1 ст. 1229 ГК РФ, "гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением)".

Также, согласно п. 154 Пленума N 10, "в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак".

ООО "Кефир-Групп", на основании указанного п.1 ст. 1229 ГК РФ, имеет право использовать зарегистрированный товарный знак N 888083 всеми способами, допустимыми законом, и предоставлять право использования третьим лицам.

ООО "Кефир-Групп" предоставило согласие на использование товарного знака N 888083 при производстве масла своим контрагентам.

Как установлено судом, требования ООО "Торгсити" основаны на неверном утверждении Истца (ООО "Торгсити") о том, что обозначение "Золотое качество" является сходным до степени смешения с товарным знаком товарным знаком N 730706 "Золотое ZOLOTOE".

Как установлено судом, ранее Роспатентом при рассмотрении возражения на решение экспертизы по заявке на товарный знак "Золотое качество" N 2020719235 (будущий товарный знак N 888083) было вынесено Решение N 2022В00414 от 05.07.2022 г., в котором Роспатент указал, что обозначение "Золотое качество" и обозначения "Золотое" не являются сходными до степени смешения, в противном случае регистрация товарного знака N 888083 "Золотое качество" была бы невозможна на основании п.6 ст. 1483 ГК РФ, однако, как указано выше, товарный знак N 888083 зарегистрирован.

Так, Роспатент в Решении N 2022В00414 от 05.07.2022 г. указал следующее: "Сопоставление словесных элементов "Золотое качество" и слов "Золотое" / "Золотой" / "Золотая" / "Золотые" свидетельствует о разной фонетической длине обозначений, за счет присутствия в заявленном обозначении слова "Качество", состоящего из трех слогов.

С семантической точки зрения выше уже был сделан вывод относительно значения сочетания "золотое качество", в котором слово "качество имеет значение указания на характеристики и свойства товара, при том что слово "Золотое" в отношении испрашиваемы товаров жиров пищевых не может служить указанием на цвет золотой, а также на состав этих товаров (изготовленные из золота, а следовательно слово "Золотой" используется в значении "благоприятный; блестящий, великолепный", что не позволяет установить какие-либо конкретные характеристики качества товара и требует домысливания относительно необыкновенных свойств товара. Слово "Золотое" и его формы сами по себе не вызывают ассоциаций с характеристиками товара и могут соотноситься с любым значением слова "Золотое". Следовательно, в сопоставляемых обозначениях не идет речь о сходстве заложенных в них идей.

С графической точки зрения, сопоставляемые обозначения имеют отличия в композиционном построении - часть из них выполнены в две строки, а часть в одну строку. Те обозначения, которые выполнены в две строки, на второй строке имеют слово "Золотое" и его формы в виде транслитерации буквами латинского алфавита, что визуально не может быть с сходным со словом "Качество", выполненным русскими буквами...

Следовательно, в отсутствии вывода о сходстве обозначения по заявке N 2020719235 с противопоставленными товарными знаками, заявленное обозначение удовлетворяет требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса".

На основании изложенных обстоятельств, суд приходит к выводу, что требования Истца не подлежат удовлетворению, поскольку как установлено судом, Роспатент в Решении N 2022В00414 от 05.07.2022 г. исследовал вопрос сходства товарных знаков истца и ответчика и указал, что таковое отсутствует, указанное решение Роспатента вступило в силу, в установленном порядке не обжаловано.

Как следует из представленных в материалы дела самим же Истцом доказательств (в том числе Протокол осмотра интернет страниц), Ответчик на всех осмотренных товарах, фактически использует свой товарный знак "Золотое качество" по свидетельству N 888083 с приоритетом от 10.04.2020 г., товарный знак является комбинированным и очевидно не вводит потребителя в заблуждение относительно лица вводящего указанную продукцию в гражданский оборот.

На основании изложенных обстоятельств, суд первой инстанции пришел к выводу, что требования Истца подлежат отклонению в полном объеме как документально необоснованные.

В соответствии со ст. 64 АПК РФ - доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио-видеозаписи, иные документы и материалы.

Согласно ст. 65 АПК РФ - каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ - доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств.

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными.

Признак допустимости доказательств, предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ.

В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора.

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).

При указанных обстоятельствах суд первой инстанции пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований в полном объеме, в виду их документальной необоснованности.

Рассмотрев дело в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для ее удовлетворения.

В апелляционной жалобе Истец указывает, что судом не рассмотрен факт (по мнению Истца) незаконного использования обозначения до степени смешения с его товарным знаком в отношении товаров, для которых ответчик вообще не зарегистрировал свои товарные знаки (лист 4, абзац 3 сверху).

Истец указывает, что судом не была дана оценка истории регистрации товарных знаков Ответчика (лист 4; лист 5, абзац 2 сверху).

По мнению Истца, оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, узнаваемости такого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения как того же товарного знака, а также влияния изменений на различительную способность товарного знака и изменением отдельных элементов, является вопросом факта, который устанавливается судом первой инстанции по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначений (лист 7, 5 абзац сверху).

Данные доводы являются несостоятельными в соответствии со следующим. Ответчик не размещает товарные знаки на продукции, в отношении которых товарные знаки не зарегистрированы.

Также Истец ошибочно полагает, что судом не исследовано заключение по результатам рассмотрения возражения, которое является приложением к Решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности N 2022В00414 от 05.07.2022 г., в котором Роспатент указал, что обозначение "Золотое качество и обозначения "Золотое" не являются сходными до степени смешения.

Суд первой инстанции указывает в решении, что требования ООО "Торгсити" основаны на неверном утверждении Истца (ООО "Торгсити") о том, что обозначение "Золотое качество" является сходным до степени смешения с товарным знаком товарным знаком N 730706 "ЗОЛОТОЕ ZOLOTOE".

Как было установлено судом, ранее Роспатентом при рассмотрении возражения на решение экспертизы по заявке на товарный знак "Золотое качество" N 2020719235 (будущий товарный знак N 888083) было вынесено Решение N 2022В00414 от 05.07.2022 г., в котором Роспатент указал, что обозначение "Золотое качество" и обозначения "Золотое" не являются сходными до степени смешения, в противном случае регистрация товарного знака N 888083 "Золотое качество" была бы невозможна на основании п.6 ст. 1483 ГК РФ, однако, как указано выше, товарный знак N 888083 зарегистрирован.

Так, Роспатент в Решении N 2022В00414 от 05.07.2022 г. указал следующее: "Сопоставление словесных элементов "Золотое качество" и слов "Золотое" / "Золотой" / "Золотая" / "Золотые" свидетельствует о разной фонетической длине обозначений, за счет присутствия в заявленном обозначении слова "Качество", состоящего из трех слогов" (листы 3, 4 Решения).

В соответствии с пунктами 1 - 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: 1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; 2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Мотивировочная часть решения суда не должна содержать полностью заключение Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Достаточно указания выводов, имеющих существенное значение для принятия решения.

Цитируя в своей апелляционной жалобе части Решения Роспатента N 2022В00414 от 05.07.2022 г., истец не принимает во внимание выводы, которые послужили основанием к принятию положительного решения о регистрации прав на товарный знак Ответчика.

Также, из материалов дела следует, что слово "Золотое" само по себе является общеупотребительным.

В законодательстве предусмотрено, что при защите товарного знака, включающее в себя общеупотребительное слово, следует учитывать возможное восприятие его потребителем в качестве описательного в отношении товаров и услуг, для которых оно было использовано, чтобы исключить монополию одного лица в отношении общеупотребительного слова.

По результатам оценки сопоставляемых объектов суд первой инстанции пришел к выводу, что сравниваемые обозначения производят не одинаковое зрительное впечатление, также за счет композиционного построения, что не может ввести в заблуждение потребителя относительно лица, реализующего масложировую продукцию (лист 2 Решения, абзацы 5-6 снизу).

Как указано судом первой инстанции в Решении, сходство используемого ответчиком обозначения до степени смешения с Товарным знаком, принадлежащим ООО "Торг Сити" не требует специальной экспертизы и может быть установлено путем визуального осмотра.

На упаковке продукции, реализуемой в РФ Ответчиком указано: изготовлено по заказу ООО "Кефир-Групп".

Визуальный осмотр упаковки товаров без проведения экспертных исследований позволяет установить, что словесное обозначение "Золотое" на упаковке для продукции, реализуемой Ответчиком, является сходным до степени смешения с обозначениями Истца, зарегистрированными в качестве товарного знака Российской Федерации N 730706.

Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13, Определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881).

Вместе с тем вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и от 17.04.2012 N 16577/11.

Так, Роспатент в Решении N 2022В00414 от 05.07.2022 г. указал следующее: "Сопоставление словесных элементов "Золотое качество" и слов "Золотое" / "Золотой" / "Золотая" / "Золотые" свидетельствует о разной фонетической длине обозначений, за счет присутствия в заявленном обозначении слова "Качество", состоящего из трех слогов.

С семантической точки зрения выше уже был сделан вывод относительно значения сочетания "Золотое качество", в котором слово "качество имеет значение указания на характеристики и свойства товара, при том что слово "Золотое" в отношении испрашиваемы товаров жиров пищевых не может служить указанием на цвет золотой, а также на состав этих товаров (изготовленные из золота, а следовательно слово "Золотой" используется в значении "благоприятный; блестящий, великолепный", что не позволяет установить какие-либо конкретные характеристики качества товара и требует домысливания относительно необыкновенных свойств товара.

Слово "Золотое" и его формы сами по себе не вызывают ассоциаций с характеристиками товара и могут соотноситься с любым значением слова "Золотое". Следовательно, в сопоставляемых обозначениях не идет речь о сходстве заложенных в них идей.

С графической точки зрения, сопоставляемые обозначения имеют отличия в композиционном построении - часть из них выполнены в две строки, а часть в одну строку. Те обозначения, которые выполнены в две строки, на второй строке имеют слово "Золотое" и его формы в виде транслитерации буквами латинского алфавита, что визуально не может быть с сходным со словом "Качество", выполненным русскими буквами...

Следовательно, в отсутствии вывода о сходстве обозначения по заявке N 2020719235 с противопоставленными товарными знаками, заявленное обозначение удовлетворяет требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса".

Предоставление правовой охраны товарному знаку истца предполагает запрет на использование именно этого товарного знака или его элементов, в том виде как они зарегистрированы.

Использование слова "Золотое" само по себе является допустимым, поскольку подпадает под режим регулирования общепринятых терминов и товаров определенного вида, установленный пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ.

Слово "Золотое" является описательным и не обладает различительной способностью относительно продуктов питания, то есть относится к таким словам, на которые не может быть получено монопольное право одного лица, в связи с чем, не может являться нарушением прав на товарный знак использование только этого элемента.

Кроме того, описательный элемент не может являться доминирующим в товарном знаке в силу прямого запрета, содержащегося в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, доводы Истца о введении в оборот продукции с использованием на сайте слова "золото" также не являются обоснованными, не может быть получено монопольное право одного лица на слово "золотое".

На основании изложенного, выводы суда первой инстанции об отсутствии смешения знака обслуживания Истца с используемым Ответчиком обозначением являются обоснованными и мотивированными в достаточной степени.

При этом в случае установления несходства сравниваемых обозначений, обстоятельства однородности деятельности Истца и Ответчика не проверяется по причине отсутствия вероятности смешения данных обозначений.

При указанных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу, что доводы жалобы не могут являться основанием для отмены либо изменения законного и обоснованного решения суда.

Руководствуясь ст.ст. 266, 267, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2024 по делу N А40-213385/23 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Ю.Н. Кухаренко

Судьи

Т.В. Захарова В.В. Валюшкина