Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 мая 2024 г. N 09АП-19518/24 по делу N А40-75623/2023

г. Москва

22 мая 2024 г.

Дело N А40-75623/23

Резолютивная часть постановления объявлена 15 мая 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 мая 2024 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В. Захаровой,

судей В.В. Валюшкиной, Б.В. Стешана,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Солодовниковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Асткол-Альфа"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 февраля 2024 года по делу N А40-75623/23,

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Асткол-Альфа" (ОГРН 1027739455039)

к Индивидуальному предпринимателю Ковалеву Александру Юрьевичу (ОГРНИП 320774600120141)

третье лицо: Индивидуальный предприниматель Ковалёва Елена Владимировна (ОГРНИП 318774600649202)

о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Пивень Е.В. по доверенности от 20.02.2024,

от ответчика - Ковалев А.Ю. (лично, паспорт), Котляров Ю.В. по доверенности от 01.07.2023

от третьего лица - Ковалёва Е.В. (лично, паспорт),

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Асткол-Альфа" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Индивидуальному предпринимателю Ковалеву Александру Юрьевичу (далее - ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ N 510039, взыскании компенсации в размере 2 571 757 руб. 20 коп., расходов на оплату услуг представителя в размере 15 038 руб. 53 коп., расходов на приобретение товара в размере 6 351 руб.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Индивидуальный предприниматель Ковалёва Елена Владимировна.

Решением от 12 февраля 2024 года Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы истец указал, что суд вынес решение без учета и выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для дела, не принял во внимание недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела.

От ответчика и третьего лица поступили отзывы, в которых они против удовлетворения апелляционной жалобы возражали, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, иск удовлетворить.

Представитель ответчика возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Третье лицо возражало по доводам, изложенным в жалобе, просило решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 12.02.2024 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что на основании заключенного с СВАКОМ ДИЗАЙН США ЛИМИТЕД договора о предоставлении исключительной лицензии (21.10.2022 РД0411718) истец является лицензиатом, обладающим правом использования товарного знака * по свидетельству РФ N 510039, дата регистрации: 01.04.2014, в отношении товаров 10 класса МКТУ.

В обоснование исковых требований истец указал, что 25 января 2023 года выявил незаконное использование товарного знака посредством размещения и продажи/торговли ответчиком продукции/товаров, маркированных товарным знаком на сайтах по адресам, принадлежащих ответчику на маркетплейсах:

https://market.yandex.ru; https://www.ozon.ru; https://www.wildberries.ru/, без официально оформленного разрешения, а именно:

1. https://market.yandex.ru/product--svakom-vaginalnye-shariki-novaball/375931375?glfilter=14871214%3A14897438_100575165106&sku=100575165106 &cpa=1;

2. https://www.ozon.ru/product/vaginalnye-shariki-svakom-kegelya-rozovyy328169120/?sh=6gXVcJbFYg;

3.https://www.wildberries.ru/seller/69218?sort=popular&page=1&fbrand=64972.

Кроме того, 03 февраля 2023 года истцом была произведена контрольная закупка продукции, маркированной товарным знаком, что подтверждается кассовым чеком N 432 на сумму 3 126 руб. на товар: https://market.yandex.ru/product--svakom-vaginalnyeshariki-novaball/375931375?glfilter=14871214%3A14897438_100575165106&sku=100575165106&cpa=1; кассовым чеком N 725 на сумму 3 225 руб. на товар: https://www.ozon.ru/product/vaginalnye-shariki-svakom-kegelya-rozovyy328169120/?sh=6gXVcJbFYg.

Поскольку, по мнению истца, нарушение является длящимся (сайт https://madlovers.ru/ по состоянию на 27.03.2023), истец просит суд:

- обязать ответчика прекратить использование товарного знака;

- взыскать с ответчика компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещён товарный знак и ликвидацию контрафактного товара за счет нарушителя;

- взыскать расходов на оплату услуг представителя в размере 15 038 руб. 53 коп;

- взыскать расходы на приобретение товара в размере 6 351 руб.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии со статьей 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса.

Как следует из пункта 79 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ.

Таким правом на основании этой статьи Гражданского кодекса Российской Федерации обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии. Основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение полученных на основании лицензионного договора прав самого лицензиата, а не правообладателя.

С учетом этого лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрена ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак.

По смыслу данной нормы в случае нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что ответчик правомерно использовал спорные обозначения при реализации продукции, введенной в гражданский оборот самим истцом, или иным лицом, до получения истцом исключительной лицензии по лицензионному договору с "Сваком Дизайн США Лимитед", оформленной 21.10.2022, а также то, что фактически, продукция, остатки которой фигурируют в настоящем деле, являлась предметом судебного разбирательства между истцом и ИП Ковалевой Е.В., по итогам которого истцу в удовлетворении требований было отказано, суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований.

Доводы апелляционной жалобы истца подлежат отклонению по следующим основаниям.

Продукция, указанная в исковом заявлении, была произведена в 2022 году и ввезена на территорию Союзного государства России и Белоруссии третьими лицами.

В соответствии со ст. 111 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

Универсальный передаточный документ N 0928Р003 от 28.09.2022 содержит номер грузовой таможенной декларации (далее - ГТД), по которому товар проходил таможенную очистку.

Дата ГТД от 19.09.2022 в соответствии с информацией, указанной в универсальном передаточном документе N 0928Р003 от 28.09.2022.

Ответчик указанные товары в Гражданский оборот не вводил, а получал от ИП Ковалева Е.В. (ОГРНИП 318774600649202, ИП Ковалева Е.В.) на реализацию на территории Российской Федерации, что подтверждается Договором и передаточными документами, ранее предоставленными в материалы дела в суде первой инстанции.

Согласно положениям статьи 1487 ГК РФ, не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем товарам, которые введены в гражданский оборот им самим, либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Во всех нормах ГК РФ, содержащих выражение "введение в гражданский оборот", в качестве объектов "ввода" указываются материальные субстанции (в частности, "товары" п. 2 ст. 1484 ГК РФ, п. 2 ст. 1486 ГК РФ, ст. 1487 ГК РФ).

В соответствии с Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 2 сентября 2014 г. N С01-208/2013 по делу N А40-158330/2012 гражданским оборотом являются действия (акты, сделки и т.д.), в результате которых тот или иной товар переходит от одного лица другому.

В соответствии со ст. 111 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

С целью выпуска прибывшего товара в свободное обращение осуществляется подача таможенной декларации.

Таким образом, товар считается "введенным в гражданский оборот" при совершении следующей совокупности действий: фактическое пересечение товаром таможенной границы и подача таможенной декларации/декларирование товаров по процедуре "выпуск для внутреннего потребления (Постановление СИП от 21.04.2015 А51-14039/2014).

На дату введения в оборот указанной в исковом заявлении продукции "Svakom" (дата ГТД 19.09.22) истец не являлся лицом, обладающим исключительными правами на данный товарный знак, который он оформил только 21.10.2022 "Сваком Дизайн Гонконг Лимитед", с которым у истца был заключен контракт на поставку, также не являлся лицом, обладающим исключительными правами на данный товарный знак Svakom.

Таким образом, ответчик не вводил в оборот продукцию, а истец в период до 21.10.2022 не обладал исключительными правами на продукцию.

В соответствии с информацией Единого государственного реестра юридических лиц / Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (федерального информационного ресурса, содержащего общие систематизированные сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях на территории Российской Федерации) ИП Ковалева Е.В. являются действующим индивидуальным предпринимателем.

Ответчиком продукция у ООО "Тэкера" не закупалась, а бралась на реализацию у ИП Ковалёвой Е.В.

Продукция, маркированная товарным знаком "Svakom", как было сказано выше, была поставлена по Договору от ИП Ковалёвой Е.В, которая, в свою очередь, взяла ее на реализацию у ООО "Тэкера" по универсальному передаточному документу N 0928Р003 от 28.09.2022.

Данная продукция являлась предметом судебного разбирательства между истцом и ИП Ковалева Е.В. по исковому заявлению истца к ИП Ковалевой Е.В. (ОГРНИП 772770499273).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.07.2023 и Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2023 по делу N А40-54120/2023, Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2024 в удовлетворении заявленных требований о защите прав на товарный знак N 510039, взыскании убытков в размере 111 103,53 рублей истцу было отказано.

Ссылка истца на письма правообладателя о том, что данный товар с указанными номерами не вводился на территории РФ, а был продан дистрибьютеру в Европе, подлежит отклонению.

Данные письма с информацией о дате производства продукции выданы от фирмы "SVAKOM DESIGN HONGKONG LIMITED".

В соответствии с информацией из Федеральной службы по интеллектуальной собственности, а именно "Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации" размещённого на площадке Федерального института промышленной собственности, а именно запись под номером государственной регистрации 510039 размещенную по адресу https://fips.ru/registers-doc-view/fips servlet?DB=RUTM&DocNumber=510039&Tvr>eFile=html на территории Российской Федерации товарный знак "SVAKOM" зарегистрирован 01.04.2014 под номером государственной регистрациии 510039 на правообладателя: "Сваком Дизайн США Лимитед", 113 Барксдэйл Профэшнл Центр Ньюарк, ДЕ19711, Соединенные Штаты Америки (US).

Записей в "Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации" о передачи прав на товарный знак на территории Российской Федерации от "Сваком Дизайн США Лимитед" к "Сваком Дизайн Гонконг Лимитед" нет.

Таким образом, в период до 21.10.2022 года истец и "Svakom Design Hongkong Limited" не имели прав на товарный знак "Svakom", и не могут называться правообладателями товарного знака.

Таким образом, заявление о предоставлении писем от правообладателя является не соответствующим фактическим обстоятельствам.

При этом ответчиком предоставлены доказательства того, что продукция была введена в гражданский оборот в сентябре 2022 года, и на нее распространяются положения статьи 1487 ГК РФ "Исчерпание исключительного права на товарный знак", что также следует из текста Постановления Суда по интеллектуальным правам от 18 января 2024 года по Делу N А40-54120/2023, в котором на странице 5 указано, что: "В рассматриваемом случае суды установили, что спорная продукция вводилась в гражданский оборот ответчиком на территории Российской Федерации с согласия истца. Данное обстоятельство правомерно обусловило вывод судов первой и апелляционной инстанций о наличии оснований для применения принципа исчерпания права, установленного положениями статьи 1487 ГК РФ".

Таким образом, судом первой инстанции установлено, что продукция, указанная в универсальном передаточном документе N 0928Р003 от 28.09.2022 от ООО "Тэкера", введена в оборот без нарушений, соответственно, ответчик не мог осуществлять ввод продукции, уже введенной в оборот.

Доводы истца о принадлежности сайта madlovers.ru ответчику подлежат отклонению.

Реализация товаров на этом сайте осуществляется ИП Ковалёвой Е.В. (ОГРНИП 318774600649202), что подтверждается информацией в разделе о магазине по ссылке https://madlovers.ru/company/, в котором указаны реквизиты продавца, который осуществляет свою деятельность.

Данные продавца на данном сайте не менялись, что можно проверить по работе онлайн кассы, которая привязана к сайту и фиксирует оплату по заказам с 2019 года (карточка регистрации контрольно-кассовой техники N 0002 8595 1200 9972).

В соответствии со ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

На ответчика не зарегистрирована в налоговом органе контрольно-кассовая техника.

Истец в качестве информации ссылается на неизвестный сайт https://wikisextovs.ru/, информация на котором не является верифицированной, а при попытке пройти по ссылке, представленной истцом, выдается ответ, что "Страница не найдена".

В связи с изложенным, утверждения истца о том, что ответчик осуществляет продажи через сайт madlovers.ru не подтверждены документально.

Также истец заявляет, что суд первой инстанции не указал, на основании каких доказательств посчитал, что продукция, которая являлась предметом судебного разбирательства между истцом и ИП Ковалевой Е.В. в деле N А40-54120/2023 фигурирует и в деле N А40-75623/2023.

Однако продукция, маркированная торговым знаком "Svakom", остатки которой фигурируют в деле N А40-75623/2023, как было изложено выше, была поставлена по передаточным документам в соответствии с Договором с ИП Ковалева Е.В., которая, в свою очередь, получила ее на реализацию по универсальному передаточному документу N 0928Р003 от 28.09.2022 от ООО "Тэкера".

Данная информация была предоставлена суду первой инстанции ответчиком, а также в устных и письменных объяснениях третьего лица - ИП Ковалева Е.В.

Продукция с торговым знаком "Svakom" поставленная по универсальному передаточному документу N 0928Р003 от 28.09.2022 от ООО "Тэкера" являлась предметом судебного разбирательства между истцом и ИП Ковалева Е.В.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.07.2023, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2023 и Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2024 по делу N А40-54120/2023 рассмотренному в порядке упрощенного производства, по исковому заявлению истца к индивидуальному предпринимателю Ковалевой Елене Владимировне (Москва, ОГРНИП 772770499273) в удовлетворении заявленных требований истцу было отказано о взыскании убытков за нарушение исключительного права на товарный знак "Svakom".

В соответствии со статьей 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют теже лица.

Таким образом, в суд первой инстанции были представлены в полном объеме доказательства, подтверждающие тот факт, что продукция была взята на реализацию у ИП Ковалева Е.В., которая, в свою очередь, получила ее по универсальному передаточному документу N 0928Р003 от 28.09.2022 от ООО "Тэкера", при этом спорная продукция вводилась в гражданский оборот третьим лицом на территории Российской Федерации, для данной продукции применим принцип исчерпания права, установленный положениями статьи 1487 ГК РФ.

Доводы апелляционной жалобы истца не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела, влияли бы на обоснованность и законность судебного решения.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 февраля 2024 года по делу N А40-75623/23 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В. Захарова

Судьи

В.В. Валюшкина Б.В. Стешан