Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 мая 2024 г. N 09АП-25580/24 по делу N А40-295005/2022

г. Москва

28 мая 2024 г.

Дело N А40-295005/22

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Е.А. Ким

рассмотрев апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Концепт Групп"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 марта 2024 года по делу N А40- 295005/22,

рассмотренному в порядке упрощенного производства

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Вольф Бавария" (ОГРН 1107746741706)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Концепт Групп" (ОГРН 1197746584254)

о взыскании компенсации.

Третье лицо - ООО "ТехноСонус"

без вызова сторон

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Вольф Бавария" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Концепт Групп" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту N 141334 в размере 500 000 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 31 января 2023 года исковое заявление было назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам Главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30 марта 2023 года, принятым в порядке статьи 229 АПК РФ (в полном объеме решение изготовлено 24 апреля 2023 года), оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2023 года, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 20 ноября 2023 года решение Арбитражного суда города Москвы от 24 апреля 2023 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2023 года отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Отменяя решение Арбитражного суда города Москвы от 24 апреля 2023 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2023 года, в постановлении от 20 ноября 2023 года Суд по интеллектуальным правам от 20 ноября 2023 года указал на то, что: "_ вывод о нарушении ответчиком исключительного права истца на полезную модель (техническое решение отделочного элемента) фактически обусловлен тем обстоятельством, что товар ответчика имеет иное название, нежели было предусмотрено в лицензионном договоре истца с обществом "ТехноСонус" на предоставление последнему права использования технического решения, запатентованного в качестве полезной модели "Плоский отделочный элемент". При этом в отзыве на иск и в апелляционной жалобе ответчик в качестве источника происхождения спорного товара указывал на лицензиата истца - общество "ТехноСонус" и в подтверждение этого представил универсальный передаточный документ последнего, в котором товар, приобретенный ответчиком у лицензиата истца, поименован "Панель звукоизоляционная МаксФорте ЭкоПанель (1200x800x12 мм)", то есть название товара, приобретенного ответчиком у лицензиата истца., аналогично наименованию спорного товара. Вместе с тем суды не учли, что несовпадение названия спорного товара ответчика с самостоятельно определенным истцом наименованием технического решения (полезной модели), не нашедшим отражения в охранном документе (вышеуказанном патенте), а равно не являющимся объектом интеллектуальной собственности (средством индивидуализации), в защиту которого предъявлен иск в рамках настоящего дела, само по себе не может свидетельствовать об использовании спорного результата интеллектуальной деятельности (полезной модели) ответчиком и/или его поставщиком - обществом "ТехноСонус" с нарушением требований закона. При этом возможное отступление общества "ТехноСонус" от воспроизведенных судами в обжалуемых судебных актах условий лицензионного договора в части наименования лицензионной продукции, на что истец ссылался в возражении на отзыв ответчика (л.д. 68-69) и в отзыве на апелляционную жалобу (л.д. 84-86), а равно наличие такого условия (обязательства) по идентификации обществом "ТехноСонус" произведенной на условиях лицензионного договора продукции обозначением, указанным лицензиаром, не могло быть предметом оценки в рамках настоящего дела без привлечения к участию в нем названного общества, являющегося стороной такого лицензионного договора. Таким образом, вывод судов первой и апелляционной инстанций о контрафактном характере спорного товара ответчика сделан без учета вышеприведенных положений статьи 1259 ГК РФ и без надлежащей оценки соответствующих доводов ответчика и контрдоводов истца, как следствие, не является достаточно мотивированным и не может быть признан правомерным".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 05 декабря 2023 года дело было назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам Главы 29 АПК РФ, с учетом указаний суда кассационной инстанции в порядке статьи 51 АПК РФ к участию в деле привлечено Общество с ограниченной ответственностью "Техносонус" в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Оценив доводы и возражения сторон в совокупности с представленными доказательствами, руководствуясь. ст. ст. 1229, 1233, 1252, 1346, 1358 ГК РФ, ст.ст. 110, 123, 167 - 171, 176, 177, 229 АПК РФ, решением от 18 марта 2024 г. суд первой инстанции иск удовлетворил частично, в сумме 200 000 руб..

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена на сайте Картотеки арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Судебное заседание апелляционной инстанции проводилось без вызова сторон на основании ст. 272.1 АПК РФ.

От истца не поступил отзыв на жалобу.

Проверив доводы апелляционной жалобы, законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения в порядке статей 266, 268, 269, 2721 АПК РФ, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, апелляционный суд считает, что решение следует отменить.

Судом установлено, что истец является обладателем исключительного права на полезную модель по патенту Российской Федерации N 141334 "Плоский отделочный элемент", дата начала отсчета срока действия патента: 07.12.2011, со следующей формулой:

"1. Плоский отделочный элемент (11) с закругленными или ребристо-волнистыми в поперечном сечении, заполненными гранулированным материалом (21) опорными структурами (16) в его внутреннем пространстве (15) между верхними и нижними облицовочными слоями (12, 13) и соответственно разделительными слоями (18), отличающийся тем, что опорные структуры (16) неразъемно соединены с облицовочными и при необходимости с разделительными слоями (12, 13; 18), в частности всесторонне герметично уплотнены посредством окантовочных лент (19), и ограничивают каналы (14).

2.Плоский отделочный элемент с закругленными или ребристо-волнистыми в поперечном сечении, заполненными гранулированным материалом (21) опорными структурами (16) в его внутреннем пространстве (15) между верхними и нижними облицовочными слоями (12, 13) и соответственно разделительными слоями (18), отличающийся тем, что его внутреннее пространство (15) содержит в качестве опорных структур (16) вертикальные полые тела, предпочтительно вертикальные треугольные или шестиугольные в поперечном сечение сотовые структуры, и что опорные структуры (16) неразъемно соединены с облицовочными и при необходимости с разделительными слоями (12, 13; 18), в частности всесторонне герметично уплотнены посредством окантовочных лент (19).

3.Отделочный элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что опорные структуры (16) характеризованы в поперечном сечении изогнутой под прямым углом формой или характеризованы конфигурацией, начиная от треугольной и заканчивая синусоидальной.

4.Отделочный элемент по пп.1 или 2, отличающийся тем, что по меньшей мере один облицовочный или разделительный слой (12, 13; 18) снабжен устойчивым к влаге, но паропроницаемым защитным слоем (20).

5.Отделочный элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что облицовочные и при необходимости разделительные слои (12, 13; 18), как и опорные структуры (16), состоят из целлюлозы.

6.Отделочный элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что его облицовочные и разделительные слои (12, 13; 18) и/или его опорные структуры (16) содержат длинноволокнистую аморфную натуральную или искусственную минеральную вату.

7.Отделочный элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что гранулированный материал (21) представляет собой обожженный кварцевый песок.

8. Отделочный элемент по п.2, отличающийся тем, что проходящие перпендикулярно относительно облицовочных и разделительных слоев (12, 13; 18) каналы (14) опорных структур (16) закрыты слоями (12, 13; 18).

9. Отделочный элемент по п.6, отличающийся тем, что его облицовочные и разделительные слои (12, 13; 18) и/или его опорные структуры (16) содержат вязкий полимер целлюлозы с натуральным (желатиновым или, в частности, крахмальным) клеем или водными силикатными растворами, или также синтетической смолой в качестве связующего вещества.".

Техническое решение пояснено на следующем изображении, приведенном в патенте:

В обоснование исковых требований истец указал, что ему стало известно о том, что ответчик через маркетплейс Озон реализует следующую продукцию: звукоизоляционная панель МаксФорте ЭкоПанель (1200*800*12 мм).

15 марта 2021 года истцом через маркетплейс Озон была произведена контрольная закупка звукоизоляционной панели МаксФорте ЭкоПанель (1200*800*12 мм) в количестве 2 штук, стоимостью 2 458 руб.

Факт реализации ответчиком данного товара подтверждается кассовыми чеками от 15 марта 2021 года N N 1685, 3610.

Таким образом, полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (пункт 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10)).

Истец просил суд взыскать с ответчика компенсацию в размере 500 000 руб.

Поскольку досудебный порядок урегулирования спора, инициированный и реализованный истцом, не принес положительного результата, истец обратился в суд с иском.

Суд первой инстанции признал исковое заявление обоснованным и подлежащим удовлетворению частично снизив размер взыскиваемой компенсации.

Суд первой инстанции отклонил ходатайство ответчика об истребовании доказательств, поскольку в нарушение части 4 статьи 66 АПК РФ ответчиком не доказана невозможность самостоятельно получить истребуемые доказательства. Кроме того, уважительных причин невозможности самостоятельного истребования вышеуказанных доказательств ответчиком также в ходатайстве не приведено.

Ответчиком также заявлялось ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы. Учитывая формулировку вопроса, на которой настаивал ответчик, а также имеющиеся в материалах дела доказательства, в том числе представленное истцом заключение N P6896RU специалиста по вопросам интеллектуальной собственности от 20 сентября 2021 года, суд первой инстанции оснований для удовлетворения ходатайства ответчика о назначении по делу судебной экспертизы не усмотрел.

Ответчик заявлял ходатайство о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, которое отклонено судом, поскольку основания для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, установленные частью 5 статьи 227 АПК РФ, отсутствуют. Само по себе заявление о переходе по общим правилам искового производства таким основанием не является.

Апелляционный суд не может согласиться с выводами суда первой инстанции, на основании следующего.

Вывод суда о том, что ООО "Концепт Групп" нарушило исключительное право истца на полезную модель "Плоский отделочный элемент" (патент N 141334), является необоснованным.

Суд не учёл, что 03 февраля 2021 года ООО "Концепт Групп" приобрело товар "Панель звукоизоляционная Максфорте-Экопанель" в количестве 300 штук у ООО "ТехноСонус". Этот факт подтверждается счетом-фактурой от 03.02.2021 N 848.

Между ООО "Вольф Бавария" (лицензиар) и ООО "ТехноСонус" (лицензиат) заключен лицензионный договор, в соответствии с которым ООО "ТехноСонус" было предоставлено право на использование полезной модели "Плоский отделочный элемент" (патент N 141334) сроком до 07.12.2021.

В пункте 2.1 лицензионного договора определено, что полезная модель имеет коммерческое название "ФонСтар" ("РhoneStar"). Что понимается под "коммерческим названием", в договоре не определено. При этом "коммерческое название" не входит в число предусмотренных законом результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих правовой охране.

Согласно пункту 2.1 лицензионного договора истец (лицензиар) предоставил ООО "ТехноСонус" (лицензиату) лицензию на использование полезной модели на цели и на территории, определения которых указаны в пунктах 1.5, 1.6 и 1.10 договора соответственно.

В пункте 1.5 договора разъяснено, что под использованием полезной модели понимается изготовление, применение, ввоз, рекламирование, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственной оборот продукции по лицензии.

Следовательно, ООО "ТехноСонус" в качестве лицензиата вправе изготавливать, продавать, вводить в хозяйственный оборот продукцию с использованием полезной модели "Плоский отделочный элемент" (патент N 141334).

Суд указал, что ООО "ТехноСонус" вправе было использовать полезную модель "Плоский отделочный элемент" (патент N 141334) только для продукции, имеющей коммерческое наименование "ФонСтар" ("РhoneStar"), однако в данном случае была реализована иная продукция: звукоизоляционная панель "МаксФорте ЭкоПанель (1200*800*12 мм)".

Между тем, лицензионный договор регулирует отношения сторон по поводу объекта интеллектуальных прав - полезной модели, а не вопросы маркировки товара. Маркировка товара объектом патентных прав не является.

Условие лицензионного договора о том, что товар, в котором будет использована полезная модель, должен быть маркирован определенным обозначением, не является условием о способе использования полезной модели.

По смыслу пункта 1.2 договора, понятие "коммерческое название" относится только к полезной модели (техническому решению), а не к продукции, в которой будет использована эта полезная модель. При этом в лицензионном договоре отсутствует условие о том, что ООО "ТехноСонус" обязано маркировать изготовленную на основе полезной модели продукцию неким "коммерческим названием" "ФонСтар" ("РhoneStar").

Суд по интеллектуальным правам, отменяя предыдущие судебные акты по настоящему делу, указал, что "несовпадение названия спорного товара ответчика с самостоятельно определенным истцом наименованием технического решения (полезной модели), не нашедшим отражения в охранном документе (патенте N 141334), а равно не являющимся объектом интеллектуальной собственности (средством индивидуализации), в защиту которого предъявлен иск в рамках настоящего дела, само по себе не может свидетельствовать об использовании спорного результата интеллектуальной деятельности (полезной модели) ответчиком и/ипи его поставщиком - обществом "ТехноСонус" с нарушением требований".

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведённый в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (п.З ст. 1358 ГК РФ). Однако обозначение "ФонСтар" ("РhoneStar") не является признаком полезной модели, следовательно, оно не охраноспособно. Поэтому не будет считаться нарушением прав истца продажа 000 "ТехноСонус" продукции, изготовленной на основе полезной модели "Плоский отделочный элемент" (патент N 141334) и маркированной любым обозначением, в том числе обозначением "Максфорте-Экопанель".

В настоящем споре принципиальным является то, что ООО "ТехноСонус" имело согласие на использование полезной модели как технического решения при изготовлении, применении, ввозе, рекламировании, предложении к продаже, продаже и ином введение продукции в хозяйственной оборот.

Следовательно, звукоизоляционные панели, изготовленные на основе полезной модели (патент N 141334), введены в гражданский оборот с разрешения правообладателя.

Согласно статье 1359 ГК РФ не являются нарушением исключительного права на полезную модель ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных ГК РФ.

Таким образом, права ООО "Вольф Бавария" на полезную модель "Плоский отделочный элемент" (патент N 141334) не нарушены.

Ответчик руководствовался сведениями, размещёнными на официальной сайте Федерального института промышленной собственности пНр5://уАУлу.1ф5.ги/, о наличии между ООО "Вольф Бавария" и ООО "ТехноСонус" лицензионного договора (дата и номер гос. регистрации: 13.07.2015 РД0176864), в соответствии с которым ООО "ТехноСонус" предоставлено право на использование полезной модели "Плоский отделочный элемент" (патент N 141334) сроком до 07.12.2021. Лицензионный договор в свободном доступе размещён не был, поэтому ответчику не было известно, что истец именует товар, произведённый с использованием полезной модели, обозначением "ФонСтар" ("Рпопе81аг"). Следовательно, у ответчика не было оснований считать, что ООО "ТехноСонус" нарушает права истца.

Девятый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о том, что на основании п. 1 ч. 1 ст. 270 АПК РФ, обжалуемое решение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене, с принятием по делу нового судебного акта об отказе в удовлетворении иска.

Судебные расходы по оплате госпошлины по апелляционной жалобе ответчика в сумме 3000 рублей относятся на истца в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 266 - 269 (п. 1), 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 18 марта 2024 года по делу N А40- 295005/22 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Вольф Бавария" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Концепт Групп" в возмещение судебных расходов 3 000 руб. госпошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Ким