Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 14 июня 2024 г. N 10АП-7802/24 по делу N А41-37362/2020

г. Москва

14 июня 2024 г.

Дело N А41-37362/2020

Резолютивная часть постановления 06 июня 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 июня 2024 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пивоваровой Л.В.,

судей Коновалова С.А., Семушкиной В.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кононихиной Е.О.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Телеком-прибор" на решение Арбитражного суда Московской области от 22.02.2024 по делу N А41-37362/2020.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "Компания КСС-Контакт" - Литинская Е.А. и Макаркин А.А. по доверенности от 18.05.2023;

общества с ограниченной ответственностью "Телеком-прибор" - Ладонин А.В. по доверенности от 21.11.2023.

Общество с ограниченной ответственностью "Компания КСС-Контакт" (далее - истец, ООО "Компания КСС-Контакт", компания) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Телеком-прибор" (далее - ответчик, ООО "Телеком-прибор", общество) со следующими требованиями:

1. признать нарушением исключительных прав ООО "Компания КСС-Контакт" действия ООО "Телеком-прибор" по незаконному использованию изделия -универсальный сплиттерный модуль по патенту Российской Федерации на полезную модель RU 191609 U 1 с датой приоритета от 29.11.2018;

2. запретить ООО "Телеком-прибор" использовать полезную модель - универсальный сплиттерный модуль по патенту на полезную модель RU 191609 U 1 с датой приоритета от 29.11.2018 путем предложения к продаже, продажи, хранения и иным способом введения в гражданский оборот для этих целей универсальные сплиттерные модули РS-104-УСМ-SA - PLC сплиттер 1х4 в пластиковом корпусе SC (APC) без метизов и универсальные сплиттерные модули PS-108-УСМ-SA - PLC сплиттер 1х8 в пластиковом корпусе SC (APC) без метизов, в которых использована полезная модель по патенту на полезную модель RU 191609 U 1;

3. взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 3 000 000 руб.;

4. взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату экспертных услуг - проведение патентоведческого исследования "Городисский и Партнеры" в размере 140 464 руб. 80 коп.;

6. взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату юридической помощи в размере 900 000 руб.;

5. взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату государственной пошлины в размере 50 000 руб.

Решением суда первой инстанции требования удовлетворены. Также с ответчика взысканы расходы на представителя в сумме 700 000 руб. (с учетом уточнения иска).

Ответчик с решением не согласился, обжаловав его в апелляционном порядке. В апелляционной жалобе ответчик просит решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель указывает на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, неверное применение судом норм материального и процессуального права.

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором указано на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта.

В судебном заседании представитель подателя жалобы поддержал доводы апелляционной жалобы, представители истца возражали против доводов жалобы.

Законность и обоснованность судебного акта проверяются арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

ООО "Компания КСС-Контакт" является обладателем исключительных прав на полезную модель "СПЛИТТЕРНЫЙ МОДУЛЬ" по патенту Российской Федерации на полезную модель N RU 191609 U 1 с датой приоритета от 29.11.2018.

В период с 30.10.2018 по 17.01.2019 компания принимала участие в закупке N 31807084152, проводимой ПАО "Ростелеком". Закупка проводилась на поставку оптических распределительных коробок (ОРК) и универсальных сплиттерных модулей (УСМ), используемых при строительстве домовых распределительных сетей GPON в ПАО "Ростелеком".

По результатам проведенной закупки победителями были признаны ООО "Телеком-прибор" и ООО "Вионет", которым был присвоен первый порядковый номер. В последующем ПАО "Ростелеком" заключило с указанными организациями договоры на поставку универсальных сплиттерных модулей.

ООО "Компания КСС-Контакт" заняло третье место, в связи с чем договор с ООО "Компания КСС-Контакт" заключен не был.

Далее компании стало известно, что ООО "Телеком-прибор" в рамках заключенного с ПАО "Ростелеком" договора поставки универсальных сплиттерных модулей (УСМ) для оборудования, ОРК, используемых при строительстве деловых распределительных сетей GPON , N 01/25/73-19 от 22.01.2019 поставляло универсальные сплиттерные модули, обладателем исключительных прав на которые согласно вышеназванному патенту является ООО "Компания КСС-Контакт".

В подтверждение данного обстоятельства ООО "Компания КСС-Контакт" осуществлена закупка соответствующего оборудования, а также проведено его патентоведческое исследование, по результатам которого составлено заключение от 27.12.2019.

Так, с целью фиксации указанного выше нарушения со стороны ООО "Телеком-прибор" ООО "Компания КСС-Контакт" обратилось с письмом от 02.09.2019 к ООО "Тауберг", в котором просило осуществить закупку у ООО "Телеком-прибор" универсальных сплиттерных модулей PS-104-УСМ-SA - PLC сплиттер 1x4 в пластиковом корпусе SC (APC) без метизов, в количестве 8 штук и универсальных сплиттерных модулей PS-108-УСМ-SA - PLC сплиттер 1x4 в пластиковом корпусе SC (APC) без метизов в количестве 8 штук.

ООО "Тауберг" в период с 05.09.2019 по 06.12.2019 закупило универсальные сплиттерные модули у ООО "Телеком-прибор", что подтверждается счетами на оплату N 4263 от 05.09.2019, N 5967 от 27.11.2019 и счетами-фактурами N УТПР0004149 от 16.09.2019, N УТПР0005943 от 06.12.2019.

Далее ООО "Тауберг" осуществило в адрес ООО "Компания КСС-Контакт" поставку приобретенных у ООО "Телеком-прибор" универсальных сплиттерных модулей, что подтверждается универсальными передаточными документами N 37 от 26.11.2019 и N 46 от 19.12.2019, а также актом сдачи-приемки материалов связи от 19.12.2019.

После этого для установления факта нарушения своих исключительных прав как патентообладателя, компания обратилась в юридическую фирму "Городисский и Партнеры" с целью проведения патентоведческого исследования - сравнения закупленных у ООО "Телеком-прибор" универсальных сплиттерных модулей и признаков патента на полезную модель "Сплиттерный Модуль" по патенту Российской Федерации на полезную модель RU 191609 U 1. На исследование эксперту были переданы приобретенные у ООО "Телеком-прибор" универсальные сплиттерные модули, что подтверждается актом приема-передачи оборудования от 19.12.2019.

По результатам исследования экспертом было установлено, что поставляемые ООО "Телеком-прибор" универсальные сплиттерные модули содержат все признаки полезной модели согласно независимому пункту 1 и независимым пунктам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 патента RU 191609 U1.

При таких обстоятельствах ООО "Компания КСС-Контакт" полагает, что ООО "Телеком-прибор" использует полезную модель по патенту Российской Федерации N RU 191609 U 1, исключительное право на которую принадлежит ООО "Компания КСС-Контакт", без согласия последнего.

Ввиду указанного истец, ссылаясь на нарушение своего исключительного права на полезную модель, обратился в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

В свою очередь, ООО "Телеком-прибор", возражая против требований истца, указывает на то, что до даты приоритета полезной модели по патенту Российской Федерации N RU 191609 U 1 независимо от последнего создало и осуществило подготовку к реализации устройство - сплиттерный модуль, которому присущи все существенные признаки, приведенные в формуле полезной модели "Сплиттерный Модуль" по патенту Российской Федерации N RU 191609 U 1. При таких обстоятельствах ООО "Телеком-прибор" считает, что имеет право на дальнейшую безвозмездную реализацию оборудования, а действия ООО "Компания КСС-Контакт" являются недобросовестными.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из их обоснованности.

Проверив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не усматривает оснований для отмены решения.

Согласно статье 1225 ГК РФ полезные модели являются результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных названным Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно положениям статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В силу пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием полезной модели считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Как разъяснено в абзаце четвертом пункта 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

В силу положений пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 названного Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Подпунктом 1 статьи 1406.1 ГК РФ предусмотрено, что в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных данным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

При разрешении по существу спора о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в изделии ответчика каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора.

Наличие у ООО "Компания КСС-Контакт" исключительного права на полезную модель "СПЛИТТЕРНЫЙ МОДУЛЬ" подтверждается патентом Российской Федерации N RU 191609 U 1.

Факт использования ответчиком принадлежащей истцу полезной модели подтверждается следующими, имеющимися в материалах дела доказательствами:

письмом от 02.09.2019, направленным истцом в адрес ООО "Тауберг" с просьбой осуществить у ответчика закупку универсальных сплиттерных модулей;

счетами на оплату N 4263 от 05.09.2019, N 5967 от 27.11.2019, счетами-фактурами N УТПР0004149 от 16.09.2019, N УТПР0005943 от 06.12.2019, подтверждающими факт приобретения ООО "Тауберг" у ответчика рассматриваемого оборудования;

универсальными передаточными документами N 37 от 26.11.2019 г, N 46 от 19.12.2019, актом сдачи-приемки материалов связи от 19.12.2019, актом приема-передачи оборудования от 19.12.2019, подтверждающими факт передачи ООО "Тауберг" в адрес истца закупленного у ответчика оборудования;

актом приема-передачи оборудования от 19.12.2019, подтверждающим передачу приобретенного у ответчика оборудования для проведения патентоведческого исследования;

платежным поручением N 112 от 06.09.2019 об оплате ООО "Тауберг" денежных средств в адрес ООО "Телеком прибор" по счету N 4263 от 05.09.2019;

платежным поручением N 156 от 29.11.2019 об оплате ООО "Тауберг" денежных средств в адрес ООО "Телеком-прибор" по счету N 5967 от 27.11.2019;

письменной позицией самого ответчика, изложенной в ходатайстве о рассмотрении дела по общим правилам искового производства от 17.07.2020, где в пункте 4 ответчик указывает, что переданное на исследование оборудование якобы отличается от полезной модели истца, но при этом прямо признает, что данное оборудование было приобретено у ответчика - "Модель сплиттерного модуля ООО "Телеком-прибор", направленная на патентоведческое исследование, также имеет отличия от полезной модели ООО "Компания КСС-Контакт", в том числе, в техническом устройстве крышки модуля";

заключением экспертов, составленным по результатам патентоведческого исследования от 27.12.2019. Из данного заключения следует, что поставляемые ООО "Телеком-прибор" универсальные сплиттерные модули содержат все признаки Полезной модели согласно независимому пункту 1 и независимым пунктам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 патента RU 191609 U1.

При этом заявление ответчика о зависимости эксперта компании "Городисский и партнеры", проводившего исследование и составившего заключение, от истца не подтверждено достоверными доказательствами.

Более того, истцом в ходе рассмотрения дела было заявлено ходатайство о назначении судебной патентоведческой экспертизы, а также ходатайство об истребовании у ПАО "Ростелеком" образцов оборудования УСМ 1:4, УСМ 1:8 (FBT-4/8), а также промышленных образцов данных изделий, которые предоставлялись ООО "Телеком-прибор". Истец просил передать на исследование экспертов как образцы продукции, являвшейся предметом исследования, по результатам которого было подготовлено заключение эксперта от 27.12.2019, так и образцы продукции, которые истец просил истребовать у ПАО "Ростелеком".

Однако ответчик против указанных выше ходатайств возражал.

Таким образом, указанные выше доказательства в своей совокупности подтверждают, что ответчик поставлял устройство, тождественное и аналогичное устройству истца, в том числе, в адрес ООО "Тауберг", и именно устройство ответчика являлось предметом патентоведческого исследования. Оснований полагать, что на патентоведческое исследование было передано иное изделие (не реализованное ответчиком), не имеется, соответствующих доказательств ответчиком не представлено и более того, ответчик сам настаивал на протяжении рассмотрения спора на идентичности и тождественности изделий.

Следовательно, представленными в материалы дела доказательствами в их совокупности и взаимной связи подтверждается факт использования ответчиком модели по патенту Российской Федерации RU 191609 U 1 путем предложения о продаже, продажи, хранения для этих целей универсальных сплиттерных модулей.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, суд первой инстанции дал обоснованную правовую оценку доводу ответчика о наличии у него права преждепользования.

При установлении права преждепользования в судебном процессе доказыванию подлежат следующие обстоятельства: 1) использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ); 2) независимость создания тождественного решения. Независимость проявляется в самостоятельном характере творчества преждепользователя: это означает, что решение "не было разработано на основе описаний, чертежей, моделей лица, получившего патент на полезную модель"; 3) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта; 4) объем преждепользования.

Установление более ранней даты использования тождественного решения, чем дата приоритета полезной модели, еще не является достаточным условием для возникновения права преждепользования. Право преждепользования - это право не просто использовать тождественное решение, но использовать его в определенном объеме (без расширения объема использования, достигнутого или намеченного к использованию до даты приоритета). Бремя доказывания обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение права преждепользования, возлагается на лицо, заявляющее о наличии у него данного права (статья 65 АПК РФ).

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 данной статьи.

ООО "Телеком-прибор" не представило в суд какие-либо доказательства, подтверждающие, что разработанное им тождественное решение содержит все признаки принадлежащей ООО "Компания КСС-Контакт" полезной модели "СПЛИТТЕРНЫЙ МОДУЛЬ", защищенной патентом Российской Федерации на полезную модель RU 191609 U 1.

Представленные ООО "Телеком-прибор" в суд документы, в том числе, акт приема-передачи товара от 27.06.2018, составленный между ООО "ПТК "Связь Инжиниринг" и Huatel Телеком Лимитед, а также акт о выполнении работ и оказании услуг от 29.06.2018, составленный между ООО "Телеком-прибор" и ООО "ПТК "Связь Инжиниринг", не содержат каких-либо технических характеристик переданного товара, основываясь на которых можно было бы установить тождественность рассматриваемых устройств.

Также ООО "Телеком-прибор" не представило в суд надлежащих доказательств, подтверждающих использование или приготовление к использованию им тождественного решения на территории России до даты приоритета принадлежавшей ООО "Компания КСС-Контакт" полезной модели.

Согласно позиции ответчика, он начал разработку и производство универсальных сплиттерных модулей до даты приоритета патента N RU 191609 U1. В подтверждение указанных доводов ООО "Телеком-прибор" представило в суд копии договора N СВИ-2910/2013 от 29.10.2013, заключенного между ООО "Телеком-прибор" и ООО "ПТК "Связь Инжиниринг", коммерческого предложения к указанному договору от 29.03.2018, спецификации от 04.04.2018 и акта от 29.06.2018 к указанному договору.

Из содержания указанного договора следует, что ООО "ПТК "Связь Инжиниринг" должно было изготовить и испытать новую или модернизированную продукцию - опытные образцы коммуникационного оборудования. Согласно коммерческому предложению ООО "ПТК "Связь Инжиниринг" предложило ООО "Телеком-прибор" разработать техническое предложение, эскизный проект, технический проект - коробку универсального сплиттерного модуля (1:4 и 1:8 с разъемами SC/APC). В соответствии со спецификацией ООО "ПТК "Связь Инжиниринг" приняло на себя обязательства изготовить и усовершенствовать опытные образцы универсальных сплиттерных модулей и провести их испытание.

Также ООО "Телеком-прибор" представило копию договора возмездного оказания услуг N 11-18 от 11.06.2018 между ООО "ПТК Связь Инжиниринг" и компанией Huatel Telecom Limited (расположенной по адресу Республика Сейшелы, Виктория, остров Маэ, имеющая расчетный счет в Банке Таипел, Тайвань), согласно которому Huatel Telecom Limited должно было оказать услуги согласно приложению 1 к договору N11-18 от 11.06.2018 - изготовить и поставить опытный образец сплиттерного модуля 1:4 и 1:8 с разъемами SC/APC, копию акта приема-передачи товара от 27.06.2018, из которого следует, что компания Huatel Telecom Limited передала ООО "ПТК "Связь Инжиниринг" опытный образец сплиттерного модуля и чертеж опытных образцов сплиттерного модуля 1:4 и 1:8 с разъемами SC/APC, а также копию мемориального ордера N от 10.08.2018.

Из представленных документов следует, что изготовление неких чертежей и образцов сплиттерных модулей было выполнено не ООО "Телеком-прибор", а иностранной компанией Huatel Telecom Limited на территории иностранного государства Республика Сейшелы, а не на территории РФ.

При этом со стороны ООО "Телеком-прибор" не представлено транспортных документов, подтверждающих фактическую поставку/передачу с территории иностранного государства на территорию Российской Федерации опытного образца сплиттерного модуля и чертежей опытных образцов сплиттерного модуля в адрес ООО "ПТК "Связь Инжиниринг".

Один лишь акт не может являться достаточным доказательством передачи товара, поскольку исполнителем по договору являлась иностранная компания Huatel Telecom Limited, расположенная за пределами РФ. В этой связи передача товара могла осуществляться только путем поставки или иного международного отправления с оформлением соответствующих документов.

Помимо этого представленная ООО "Телеком-прибор" в суд копия мемориального ордера, которая, согласно позиции ООО "Телеком-прибор", подтверждает оплату по договору N 11-18 со стороны ООО "ПТК "Связь Инжиниринг" в адрес Huatel Telecom Limite, в действительности не относится к договору N 11-18, так как из копии мемориального ордера следует, что оплата в размере 17 022 USD производилась не в адрес компании Huatel Telecom Limite по договору N11-18, а в адрес некой компании YUYAD LIANGPIN TELECOM EQUIPMENT Co Ltd., (расположенной в Китае), на счет Банка Китая BaNk of ChiNa NINGBO BRANCH, на что обоснованно обратил внимание суд первой инстанции.

Таким образом, ООО "Телеком-прибор" не представило доказательств того, что опытные образцы сплиттерного модуля и чертежи опытных образцов сплиттерного модуля были ввезены на территорию РФ.

Также ООО "Телеком-прибор" предоставило суду копию договора N 23101 от 23.11.2017 между ООО "Телеком-прибор" и ИП Шпарага Максимом Александровичем, зарегистрированном в соответствии с законодательством Республики Беларусь (св-во о государственной регистрации ИП N190439701). Указанный договор был заключен в городе Минск, Республики.

Кроме того, ООО "Телеком-прибор" представило спецификацию от 02.07.2018 к данному договору и акт приема-передачи от 23.07.2018.

Согласно п. 1.2 договора ИП Шпарага М.А. как исполнитель должен был по заданию заказчика (ООО "Телеком-прибор") на основании опытных образцов и планов-схем изготовить пресс-формы для изготовления коммуникационного оборудования и универсальных сплиттерных модулей с характеристиками, согласованными в спецификации.

Однако, ООО "Телеком-прибор" не представило суду доказательств, подтверждающих факт направления в адрес ИП Шпарага М.А. документации, сведении, образцов, планов, схем, содержащих все признаки технических решений, тождественных техническим решениям ООО "Компания КСС-Контакт" по патенту N RU 191609 U1, на основании которых, согласно позиции ООО "Телеком-прибор", была изготовлена пресс-форма.

В том числе, суду не представлено доказательств, подтверждающих наличие у ИП Шпарага М.А. производственных мощностей и специалистов, для изготовления пресс-формы для универсальных сплиттерных модулей. Напротив, из доступной информации, имеющейся в сети Интернет, следует, что ИП Шпарага М.А. осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с продажей вилок и розеток штепсельных, в том числе, для реализации данной продукции осуществлял поиск сотрудников - техников-сборщиков для сборки электро-розеток, корпусов. Сведений о том, что ИП Шпарага М.А. занимается или занимался изготовлением сплиттерных модулей, не имеется.

Согласно представленному суду акту приема-передачи от 23.07.2018, составленному в городе Минск, Республики Беларусь, ИП Шпарага М.А. передал ООО "Телеком-прибор" пресс-форму для универсального сплиттерного модуля 1:4, 1:8 с разъемами SC/APC.

Из указанных документов также следует, что договор на изготовление пресс-формы исполнялся на территории республики Беларусь, в городе Минске.

Таким образом, суд первой инстанции, вопреки доводам подателя жалобы, пришел к верному выводу о том, что ООО "Телеком-прибор" не представило достоверные доказательства, подтверждающие исполнение договора на территории РФ и ввоз/передачу результата работ в виде пресс-формы для универсального сплиттерного модуля на территорию РФ, то есть доказательства использования пресс-формы для универсального сплиттерного модуля на территории РФ.

Вместе с тем, в соответствии с положениями п. 1 ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 и 1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (п. 3 ст. 1358 ГК РФ), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

При этом под необходимым приготовлением понимается установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное охраняемому патентом объекту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать. Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.

Однако ООО "Телеком-прибор" не подтверждено наличие реально принятых мер по приготовлению к использованию на территории Российской Федерации технических решений, тождественных техническим решениям истца по патенту N RU 191609 U1.

Также ООО "Телеком-прибор" не представило доказательства, подтверждающие объем преждепользования якобы разработанного им решения, тождественного полезной модели, исключительные права на которую принадлежат ООО "Компания КСС-Контакт".

В Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, из содержания п. 2 ст. 1361 ГК РФ разъяснено, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Вопреки указанным выше требованиям Закона, ООО "Телеком-прибор" не представило какие-либо доказательства, подтверждающие объем якобы возникшего у него право преждепользования на полезную модель истца.

При этом ссылка ООО "Телеком-прибор" на установленные конкурсной документацией ПАО "Ростелеком" на закупку N 31807084152 (лот N 2) объемы закупаемой продукции является несостоятельной.

Так, из технического задания, являющегося приложением N 2 к документации открытого запроса котировок (закупка N 31807084152), следует, что представленная в нем информация о количестве товара носит информационно-справочный характер и не налагает на покупателя обязательств по приобретению товара в полном объеме, указанном в документации. Точное количество товара будет определяться заказами к рамочному договору.

Следовательно, отраженный в техническом задании объем продукции не может подтверждать объем якобы возникшего у ООО "Телеком-прибор" права преждепользования.

Помимо этого, из представленного суду протокола тестирования N 2018/7 от 27.12.2018 следует, что на дату тестирования в распоряжении ООО "Телеком-прибор" имелись лишь опытные образцы продукции.

Также в материалах дела имеется письмо директора ООО "Телеком-прибор" Кириченко А.В. на имя главного специалиста отдела планирования сетей доступа МРФ "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" Бушеленкова С.Н. от 12.02.2019 исх. N 4178, из которого следует, что на 12.02.2019 промышленный образец устройства ООО "Телеком-прибор" еще разработан не был. Из указанного письма также следует, что после тестирования опытного образца в декабре 2018 года ПАО "Ростелеком" рекомендовало ответчику произвести изменения конструкции устройства, что потребовало производства новой пресс-формы.

Данное обстоятельство само по себе опровергает позицию ответчика в части преждепользования, так как свидетельствует о том, что якобы изготовленная ИП Шпарага М.А. пресс-форма не могла быть использована для производства универсальных сплиттерных модулей, поставляемых ответчиком в адрес ПАО "Ростелеком".

Учитывая изложенное, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о недоказанности ООО "Телеком-прибор" наличия указанных в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ условий для признания за ним права преждепользования.

Суд первой инстанции также верно отметил, что ответчик на протяжении всего судебного процесса занимал позицию о том, что спорное изделие, защищенное патентом истца, и изделия, поставляемые ответчиком, идентичны. В том числе ответчик настаивал на том, что имеет право преждепользования в отношении спорных сплиттерных модулей. Данную позицию ответчик занимал до принятия Судом по интеллектуальным правам решения по делу N СИП-960-2020, которым ответчику было отказано в признании принадлежащего истцу патента недействительным.

Суд первой инстанции также обоснованно удовлетворил требование истца о обязании ответчика прекратить предложение к продаже и продажу сплиттерных модулей, защищенных принадлежащим истцу патентом.

В пункте 57 постановления Пленума N 10 разъяснено, что в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия. Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно- телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Представленными в материалы дела доказательствами в их совокупности и взаимной связи подтверждается факт использования ООО "Телеком-прибор" полезной модели модель "СПЛИТТЕРНЫЙ МОДУЛЬ" по патенту Российской Федерации N RU 191609 U 1 путем предложения о продаже, продажи, хранения для этих целей сплиттерных модулей.

Разрешение ООО "Компания КСС-Контакт" на использование указанной полезной модели ООО "Телеком-прибор", вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в материалы дела не представлено, равно как и доказательств того, что на момент рассмотрения спора общество "Телеком-прибор" перестало осуществлять использование спорной полезной модели указанными способами.

При этом суд апелляционной инстанции отмечает, что по настоящему делу требование истца не носит абстрактный характер, так как относится к конкретным изделиям - универсальные сплиттерные модули РS-104-УСМ-SA - PLC сплиттер 1х4 в пластиковом корпусе SC (APC) без метизов, и универсальные сплиттерные модули PS-108-УСМ-SA - PLC сплиттер 1х8 в пластиковом корпусе SC (APC) без метизов, в которых использована полезная модель по патенту на Полезную модель RU 191609 U 1, а не ко всем возможным изделиям, которые ответчик может теоретически изготавливать в будущем, и ограничено конкретными способами использования.

Удовлетворяя требование ООО "Компания КСС-Контакт" о взыскании компенсации в размере 3 000 000 руб., суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего.

В соответствии со ст. 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истец указал, что в результате противоправных действий ООО "Телеком-прибор" ООО "Компания КСС-Контакт" понесло убытки в связи с незаключенным с ним договором на поставку оптических распределительных коробок (ОРК) и универсальных сплиттерных модулей (УСМ), используемых при строительстве домовых распределительных сетей GPON в ПАО "Ростелеком", поскольку ООО "Компания КСС-Контакт" лишилось возможности заключить договор с ПАО "Ростелеком", на заключение которого рассчитывало, в том числе ООО "Компания КСС-Контакт" лишилось дохода от продажи запатентованной продукции, который оно мог бы получить при заключении с ним соответствующего договора.

Из представленного в суд ответа ПАО "Ростелеком" от 13.02.2024 на адвокатский запрос адвоката Макаркина А.А. следует, что в рамках заключенного между ООО "Телеком-прибор" и ПАО "Ростелеком" договора поставки универсальных сплиттерных модулей (УСМ) для оборудования, ОРК, используемых при строительстве деловых распределительных сетей GPON N 01/25/73-19 от 22.01.2019, ООО "Телеком-прибор" осуществило поставку спорной продукции на общую сумму 12 630 536,42 руб., что также подтверждает обоснованность заявленного ООО "Компания КСС-Контакт" требования о взыскании компенсации в размере 3 000 000 руб.

Согласно п. 61 постановления Пленума N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

ООО "Компания КСС-Контакт" представлены суду доказательства того, что ООО "Телеком-прибор" продолжительное время осуществлялись незаконные действия, связанные с использованием спорной полезный модели, что повлекло для ООО "Компания КСС-Контакт" убытки.

В свою очередь, ООО "Телеком-прибор", вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательств, опровергающих длящийся характер нарушения, равно как и доказательств, свидетельствующих о том, что данное нарушение им прекращено, суду не представлено.

Относительно требования ООО "Компания КСС-Контакт" о взыскании с ООО "Телеком-прибор" расходов на оплату экспертных услуг за проведение патентоведческого исследования "Городисский и Партнеры" в размере 140 464 руб. 80 коп. суд первой инстанции обоснованно указал на следующее.

В соответствии со статьями 101, 106 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом, в том числе, расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы, связанные с проездом представителя к месту проведения судебного заседания.

Для установления факта нарушения своих исключительных прав как патентообладателя ООО "Компания КСС-Контакт" обратилось в юридическую фирму "Городисский и Партнеры" с целью проведения патентоведческого исследования - сравнения закупленных у ООО "Телекомприбор" универсальных сплиттерных модулей и признаков патента на полезную модель "СПЛИТТЕРНЫЙ МОДУЛЬ" по патенту Российской Федерации на полезную модель RU 191609 U 1. На исследование эксперту были переданы приобретенные у ООО "Телеком-прибор" универсальные сплиттерные модули, что подтверждается актом приема-передачи оборудования от 19.12.2019. Стоимость услуг по проведению указанной экспертизы составила 140 464 руб. 80 коп.

Исходя из существа заявленных ООО "Компания КСС-Контакт" требований и специфики спора, досудебное исследование спорного сплиттерного модуля с точки зрения наличия всех признаков полезной модели, защищенной патентом, являлось необходимым, поскольку доказывает факт нарушения исключительных прав ООО "Компания КСС-Контакт".

Суд первой инстанции пришел к верному выводу, что данное заключение, согласно ст. 71 АПК РФ, является относимым доказательством по делу, а расходы на его проведение являются судебными расходами согласно положениям ст. ст. 101, 106 АПК РФ и подлежат взысканию с ответчика.

В части требований ООО "Компания КСС-Контакт" о взыскании расходов на оплату юридической помощи в размере 900 000 руб. судом установлено, что в подтверждение факта их несения истцом были представлены соглашение об оказании юридическом помощи от 03.02.2020, дополнительные соглашения к нему N 1,2,3, акты сверки за 2020 г. и платежные поручения об оплате по настоящему соглашению на общую сумму 900 000 руб. за периоды с 3 марта по 3 апреля, с 3 апреля по 3 мая, с 3 июля по 3 августа, с 3 октября по 3 ноября, с 3 ноября по 3 декабря 2020 года, с 03 декабря по 3 января 2021 года.

Относительно довода ответчика о том, что представленные в настоящем деле платежные поручения относятся к делу N СИП 960/2020, суд первой инстанции верно отметил, что в указанный период оплат в производстве суда было только настоящее дело N А41-37362/2020, дело N СИП960/2020 было инициировано ответчиком 17.11.2020, при этом иск ООО "Телеком-прибор" был оставлен судом без движения, предварительное слушание по делу было назначено только на 20.01.2021.

Суд первой инстанции, учитывая сложность дела, длительность настоящего спора, которая составила 3 года и 7 месяцев, общее количество судебных заседаний по делу (18), большой объем материалов дела и время, затраченное на подготовку правовой позиции по делу, а также добросовестное поведение представителей истца по представлению интересов своего доверителя, с другой стороны - тот факт, что представленные истцом акты выполненных работ содержат работы, касающиеся досудебного урегулирования спора и не относящиеся к судебным расходам, верно определил подлежащие возмещению ответчиком расходы в размере 700 000 руб.

Доводы подателя жалобы данный вывод суда первой инстанции также не опровергают.

При таких обстоятельствах основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта в любом случае, не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 22.02.2024 по делу N А41-37362/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Телеком-прибор" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Московской области

Председательствующий судья

Л.В. Пивоварова

Судьи

С.А. Коновалов В.Н. Семушкина