Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 июня 2024 г. N 15АП-5450/24 по делу N А32-44194/2023

город Ростов-на-Дону

21 июня 2024 г.

дело N А32-44194/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 13 июня 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 июня 2024 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Фахретдинова Т.Р.,

судей Абраменко Р.А., Мельситовой И.Н.,

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания Чекуновой А.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Зингер СПБ"

на решение Арбитражного суда Краснодарского края

от 20 марта 2024 года по делу N А32-44194/2023

по иску общества с ограниченной ответственностью "ЗИНГЕР Спб" (ИНН 7802170190)

к ответчику: индивидуальному предпринимателю Мироновой Светлане Валерьевне (ИНН 231513712916),

о взыскании компенсации за нарушение права на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЗИНГЕР Спб" обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Мироновой Светлане Валерьевне о взыскании 62500 руб. компенсации за незаконное использование права на товарный знак N 266060, а также 30 руб. расходов на покупку товара, 125 руб. почтовых расходов, 200 руб. расходов на получение выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Исковые требования мотивированы тем, что 16.12.2021 в магазине предпринимателя, расположенном в городе Геленджике был зафиксирован факт предложения и продажи от имени предпринимателя маникюрной пилочки, на которой размещено изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 266060. Указанный товар является контрафактным.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2024 исковые требования удовлетворены частично. Признав факт нарушения прав истца на товарный знак, суд первой инстанции снизил размер присуждения до 5681 рубля 82 копеек, соответственно, пропорционально распределив судебные расходы по делу. Судебный акт мотивирован тем, что предъявление исковых требований в заявленной сумме свидетельствует не о намерении защиты нарушенного права, а о формировании источника внереализационных доходов, что особенно значимо в условиях невысокой стоимости спорных товаров и массовой подачи таких исков. Суд учел, что размер компенсации необходимо определить исходя из двойной стоимости права использования товарного знака при том, что использован только один товар из 11 видов товаров 8 класса МКТУ.

Общество с ограниченной ответственностью "Зингер СПБ" обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просило решение отменить, удовлетворив исковые требования в полном объеме. Заявитель апелляционной жалобы указывает, что суд, правильно установив факт нарушения, пришел к неправильному выводу об определении размера компенсации с учетом количества товаров в 8 классе МКТУ. Суд не учел положения пункта 2.5 лицензионного договора, согласно которому сумма платежа не зависит от количества видов товаров.

Отзыв на апелляционную жалобу не поступил.

В судебное заседание стороны не явились, о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы извещены, в связи с чем дело рассмотрено в их отсутствие в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью "Зингер СПБ" является обладателем исключительного права на использование товарного знака "ZINGER" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 266060 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации26.03.2004).

16.12.2021 в магазине, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Новороссийская, 158, истцом был приобретен товар - маникюрная пилочка, на упаковке которого имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком N 266060 "ZINGER".

Факт реализации ответчиком указанного товара подтверждается представленными в материалы дела кассовым чеком от 16.12.2021, видеозаписью покупки товара.

Ссылаясь на то обстоятельство, что разрешение на использование спорного товарного знака ответчику не предоставлялось, приобретенный товар является контрафактным, истец посчитал действия ответчика по продаже набора маникюрных инструментов "ZINGER" нарушающими его исключительные права.

Неоплата ответчиком в добровольном порядке компенсации за нарушение исключительных прав истца послужила основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о доказанности факта нарушения ответчиком прав истца на товарный знак.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также коммерческие обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Ведение видеозаписи (в том числе, и скрытой камерой) в местах, очевидно и явно открытых для общего посещения и не исключенных в силу закона или правового обычая от использования видеозаписи, является элементом самозащиты гражданского права, что соответствует статье 14 ГК РФ и корреспондирует ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, согласно которой каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Судом первой инстанции установлено, что имеющаяся в материалах дела видеозапись закупки товара подтверждает факт приобретения спорного товара в торговой точке, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Новороссийская, 158, в которой осуществляет предпринимательскую деятельность ответчик.

Видеозапись процесса покупки фиксируют обстоятельства заключения договора розничной купли-продажи (процесс выбора покупателем приобретаемого товара, а также его оплату).

В соответствии со статьей 493 ГК РФ договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. Продавцом в отношениях с потребителями, приобретающими товары в торговой сети, является организация или индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи.

Представленный в материалы дела чек подтверждает факт приобретения товара у ответчика, в частности, чек содержит указание его имени, ИНН. Относимыми и допустимыми доказательствами представленные истцом доказательства не оспорены, о фальсификации не заявлено. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о доказанности истцом факта приобретения спорного товара у ответчика.

При визуальном сравнении товарного знака, права на который принадлежит истцу, с приобретенным товаром судом установлено наличие на упаковке спорного товара рисунок надписи "ZINGER", что свидетельствует о нарушении прав истца.

Согласно разъяснениям Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенным в постановлении от 18.07.2006 N 3691/06, для установления смешения товарных знаков достаточно установить вероятность их смешения, которая зависит от сходства сравниваемых обозначений и от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров. При этом для признания сходства товарных знаков достаточно самой опасности, а не реального смешения товарных знаков.

Из представленных в материалы дела доказательств усматривается явное сходство товарного знака, принадлежащего истцу, и изображения, которое размещено на товаре, реализованном ответчиком.

Таким образом, материалами дела в полной мере подтверждено воспроизведение товарного знака (использование обозначения сходного до степени смешения), исключительные права на который принадлежит истцу, на упаковке товара, реализованного ответчиком.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Пленум N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В абзаце 2 пункта 61 Пленума N 10 указано, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель (абзац 5 пункт 61 Пленума N 10).

В обоснование размера компенсации истцом представлен лицензионный договор от 11.08.2021, заключенный с ИП Макаровым К.Б. (Лицензиат), предоставляющий право использования на неисключительной основе товарного знака по свидетельству N 266060 в отношении всех товаров, включенных в 8, 35 классы Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ).

Согласно пункту 2.1 указанного договора, за предоставление права использования Товарного знака Лицензиат уплачивает Лицензиару ежегодное вознаграждение в размере 750000 руб.

Размер компенсации за нарушение прав истцом определен следующим образом: за нарушение исключительного права на товарный знак N 266060 в двукратном размере из расчета: 750000 руб. / 1 товарный знак / 2 класса МКТУ / 1 способ применения / 12 месяцев х 2.

Применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Соответственно, при избранном истцом способе расчета компенсации и, учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом способ расчета компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой цены.

В качестве обоснования своих требований истец представил заключенный с ИП Макаровым Константином Борисовичем лицензионный договор (неисключительная лицензия) от 11.08.2021 г. о предоставлении права использования товарного знака "ZINGER" по свидетельству Российской Федерации N 266060.

Исходя из сопоставления срока действия лицензионного договора (до 11.08.2026) и даты правонарушения (30.04.2023) следует, что нарушение допущено ответчиком в период действия лицензионного договора о предоставлении права использования спорного товарного знака.

По условиям анализируемого договора (пункт 1.2.) право использования спорного товарного знака предоставлено лицензиату в отношении двух классов МКТУ:

- 08 - кусачки для ногтей; кусачки для удаления заусенцев; наборы маникюрных инструментов; наборы педикюрных инструментов; ножницы; пилочки для ногтей; пинцеты; полировальные приспособления для ногтей (электрические или неэлектрические); щипцы для ногтей; щипцы для удаления заусенцев; щипцы.

- 35 - демонстрация товаров; реклама; сбыт товара через посредников.

В соответствии с пунктом 1.3 договора, право использования спорного товарного знака предоставлено лицензиату одним способом: путем его размещения на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые ввозятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью.

Согласно пункту 2.1 договора, за предоставление права использования товарного знака лицензиат уплачивает лицензиару ежегодное вознаграждение в размере 750000 руб., включая НДС 20%.

Указанный договор, недействительным не признан, о его фальсификации лицами, участвующими в деле, не заявлено, из числа доказательств по делу он не исключен, в связи с чем, суд полагает данное доказательство надлежащим в целях расчета компенсации за нарушение исключительных прав.

В свою очередь, ответчик фактически осуществил нарушение прав истца на товарный знак одним способом и путем продажи одного товара "маникюрные инструменты", относящегося к 8 классу МКТУ.

При определении размера компенсации суд первой инстанции указал, что размер компенсации в данном случае следует определять в виде двукратной стоимости права пользования в сумме 5681 руб. 82 коп. из расчета: - 750000 руб. / 1 товарный знак / 2 класса МКТУ / 11 (количество товаров 8 класса)/ 12 месяцев х 2, что соответствует характеру и способу нарушения ответчиком исключительных прав истца и соразмерно стоимости права использования товарного знака путем реализации одного товара, относящегося к 8 классу МКТУ.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем, суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе. При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования (например, если ответчик неправомерно использовал произведение путем его воспроизведения, то за основу размера компенсации может быть взята стоимость права за правомерное воспроизведение).

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательствах и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Соответственно, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение исходя из этой цены.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

В лицензионном договоре от 11.08.2021 вознаграждение установлено в фиксированном размере и не дифференцируется по способам использования товарного знака и по классам МКТУ, данные о том, как определяется именно такой размер вознаграждения, в лицензионном договоре от 11.08.2021 отсутствуют, в связи с чем, в обычных условиях способы и классы товаров должны оказывать влияние на размер уплачиваемого лицензиатом лицензиару вознаграждения.

Иных доказательств в подтверждение стоимости права использования товарного знака при сравнимых обстоятельствах сторонами не представлено.

С учетом изложенного, установление стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель, определено судом на основании лицензионного договора на использование товарного знака от 11.08.2021.

Вместе с тем, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" суд признал подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 и 55 (часть 3), в той мере, в какой он в системной связи с общими положениями ГК РФ о защите исключительных прав, в том числе с пунктом 3 его статьи 1252 ГК РФ, не позволяет суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности исключительного права на один товарный знак, снизить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела размер компенсации, если такой размер многократно превышает величину причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

В названном Постановлении отражено, что суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака).

Ответчиком не представлено доказательств наличия совокупности критериев, указанных в постановлении N 40-П, позволяющих снизить размер взыскиваемой компенсации ниже минимально установленных размеров.

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о необходимости учитывать количество товаров в конкретном классе МКТУ не соответствует условиям лицензионного договора, в связи с чем судом первой инстанции неправильно определена стоимость использования товарного знака. Если по лицензионному договору предоставлено право использования в отношении товаров одного класса МКТУ, то вознаграждение по такому договору, по общему правилу, составляет стоимость права использования, взимаемую при использовании любого товара из этого класса, если ответчиком не доказано, что товары по этому лицензионному договору относятся к разным видам, поэтому для целей расчета компенсации вознаграждение должно быть снижено. Таких доказательств в данном деле ответчик не представил.

При таких обстоятельствах ввиду неправильного применения материального закона решение суда первой инстанции подлежит отмене с принятием нового судебного акта об удовлетворении иска.

Судебные расходы по делу подлежат распределению согласно ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2024 по делу N А32-44194/2023 отменить и принять новый судебный акт.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Мироновой Светланы Валерьевны в пользу общества с ограниченной ответственностью "Зингер Спб" 62500 рублей компенсации за нарушение права на товарный знак, 5500 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску и по апелляционной жалобе, 355 рублей судебных издержек.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в кассационном порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия постановления.

Председательствующий

Т.Р. Фахретдинов

Судьи

Р.А. Абраменко И.Н. Мельситова