Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 июля 2024 г. N 09АП-12767/24 по делу N А40-220643/2021

г. Москва

08 июля 2024 г.

Дело N А40-220643/21

Резолютивная часть постановления объявлена 24 июня 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 июля 2024 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,

судей Е.А. Птанской, О.Н. Лаптевой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Солодовниковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А40- 220643/21,

по исковому заявлению ООО "Максимус" (ОГРН 1217700029942)

к ООО Фирма "Здоровье" (ОГРН 5147746145730)

третье лицо: Forianelli Trading Limited (Форианелли Трэйдинг Лимитед), ООО "Курортмедсервис"

о взыскании компенсации в размере 800 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей: от истца - Семенов А.В. по доверенности от 01.03.2024, Кожемякин Д.В. по доверенности от 01.03.2024; от ответчика - Луговой Д.И. по доверенности от 19.01.2024; от третьих лиц - от Forianelli Trading Limited (Форианелли Трэйдинг Лимитед) - извещен, представитель не явился, от ООО "Курортмедсервис" - от Кожемякин Д.В. по доверенности от 15.12.2022.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Максимус" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью Фирма "Здоровье" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527696 в размере 800 000 рублей.

Дело рассмотрено судом первой инстанции в порядке упрощенного производства без вызова сторон на основании главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением от 12 января 2022 года по делу N А40-220643/21 Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, Forianelli Trading Limited (Форианелли Трэйдинг Лимитед) в порядке ст. 42 АПК РФ обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой в которой ссылается что оспариваемый судебный акт принят о правах и обязанностях не привлеченной к участию в деле компании, а также просит решение суда отменить.

ООО "Максимус" также обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2022 года производство по апелляционной жалобе Forianelli Trading Limited (Форианелли Трэйдинг Лимитед) на решение Арбитражного суда города Москвы от 12 января 2022 года прекращено.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2022 года решение Арбитражного суда города Москвы от 12 января 2022 года оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ООО "Максимус" - без удовлетворения.

Не согласившись с судебным актом суда апелляционной инстанции о прекращении производства по делу, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21 июля 2022 года определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2022 по делу N А40-220643/21 о прекращении производства по апелляционной жалобе Forianelli Trading Limited (Spyrou Kyprianou, 84, 4004, Limassol, Cyprus) на решение Арбитражного суда города Москвы от 12 января 2022 года по тому же делу, отменил, направил апелляционную жалобу Forianelli Trading Limited (Spyrou Kyprianou, 84, 4004, Limassol, Cyprus) в Девятый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение по существу.

Постановлением от 04 октября 2022 года суд апелляционной инстанции постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2022 года по делу N А40-220643/21 отменил применительно к правилам пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, предусмотренным статьями 309, 317 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, перешел к рассмотрению дела N А40-220643/21 по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлек компанию Forianelli Trading Limited (рег. N 327363, Спиру Киприану, 84, 4004, Лимассол, Кипр).

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06 декабря 2022 года решение Арбитражного суда города Москвы от 12 января 2022 года отменено, с ООО Фирма "Здоровье" в пользу ООО "Максимус" взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527696 в размере 800 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления и апелляционной жалобы в размере 22 000 рублей.

Постановлением от 19 февраля 2024 года Суд по интеллектуальным правам постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06 декабря 2022 года по делу N А40-220643/2021 отменил, дело направил на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

В постановлении Суд по интеллектуальным правам указал, что суд апелляционной инстанции не рассмотрел довод ответчика о наличии в действиях истца и компании признаков злоупотребления правом, не учел факт взыскания с общества Фирма "Здоровье" компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 183422, N 338019 на основании вступившего в законную силу решения Арбитражного суда города Москвы от 21.05.2021 по делу N А40-210216/2020, не установил факт наличия/отсутствия аффилированности между истцом, обществом "Курортмедсервис" и компанией, тогда как исследование и установление данных обстоятельств, а равно установление наличия/отсутствия оснований для снижения размера компенсации находится за пределами полномочий, предусмотренных в статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и установление указанных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемого судебного акта с направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции следует учесть изложенное выше и, исходя из заявленных требований, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам и, с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт. При рассмотрении доводов ответчика о наличии аффилированности истца, компании и общества "Курортмедсервис", суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть вопрос о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица общества "Курортмедсервис".

Определением от 25 марта 2024 года по настоящему делу суд апелляционной инстанции в порядке статьи 49 АПК РФ принял уточнения исковых требований истца о взыскании с ООО Фирма "Здоровье" компенсации в размере 4 000 000 руб., исходя из двукратной стоимости нарушенного права за нарушение исключительных прав на товарный знак "Баю-Бай" по свидетельству РФ N 527696 при производстве продукта: чай детский травяной "Баюшки-Баю" в количестве 2928 упаковок в партии N020319 от 18.03.2019, а также в порядке статьи 51 АПК РФ привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований - ООО "Курортмедсервис".

Определением от 22 апреля 2024 года по настоящему делу суд апелляционной инстанции в порядке статьи 49 АПК РФ принял уточнения исковых требований истца о взыскании с ООО Фирма "Здоровье" компенсации в размере 4 000 000 руб., исходя из двукратной стоимости нарушенного права за нарушение исключительных прав на товарный знак "Баю-Бай" по свидетельству РФ N 527696 способами производство, продажа, предложение к продаже, в сети "Интернет" продукта: чай детский травяной "Баюшки-Баю" в количестве 2928 упаковок в партии N020319 от 18.03.2019.

В судебном заседании представители истца требования поддержали в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения исковых требований возражал.

Представитель третьего лица ООО "Курортмедсервис" поддержал позицию и исковые требования истца.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание иска, исследовав и оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех имеющихся в деле доказательств, суд апелляционной инстанции полагает, что заявленные исковые удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, компания Forianelli Trading Limited (Форианелли Трэйдинг Лимитед) (третье лицо) является правообладателем товарного знака "БаюБай" по свидетельству Российской Федерации N 527696, зарегистрированного 26.11.2014 с приоритетом 17.05.2013 в отношении товаров 5-го класса "биологически активные добавки к пище" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Обозначение "Баю-бай" защищается также следующими товарными знаками:

-товарный знак "Баю-бай" по свидетельству Российской Федерации N 183422, зарегистрирован на имя общества с ограниченной ответственностью "Фортуна" (далее - общество "Фортуна") с приоритетом 20.09.1999 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды" (первоначальный правообладатель - общество с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" (далее - общество "Курортмедсервис")).

- товарный знак "БАЮ-БАЙ" по свидетельству Российской Федерации N 338019, зарегистрирован на имя общества "Фортуна" с приоритетом 17.11.2005 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды" (первоначальный правообладатель - общество "Курортмедсервис").

В качестве обоснования наличия права на заявление соответствующих исковых требований, ООО "Максимус" сослалось на договор цессии от 23.08.2021 N 23/08-21, заключенный между ООО "Максимус" (цессионарий) и Forianelli Trading Limited (Форианелли Трэйдинг Лимитед) (цедент), согласно условиям которого последний уступает требования по возмещению убытков и выплаты компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527696 за период с 19.10.2017 по 23.08.2021.

Обращение ООО "Максимус" с исковым заявлением по настоящему делу мотивировано нарушением ООО Фирма "Здоровье" исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527696, который был использован ответчиком при производстве, предложении к продаже и рекламе продукта: чай детский травяной под наименованием "Баюшки-Баю" (партия товара N 020319 в количестве 2928 штук, дата изготовления партии 18.03.2019 по удостоверению качества и безопасности N 23), в подтверждение факта реализации контрафактного товара истец ссылался также на следующие доказательства: кассовый чек от 03.02.2020, удостоверение качества и безопасности от 18.03.2019 N 23, свидетельство о государственной регистрации на продукт от 13.02.2015.

Решением Роспатента от 21.05.2018 ООО Фирма "Здоровье" отказано в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) "БАЮШКИБАЮ" по заявке N 2017707101 на основании установленного сходства до степени смешения, в том числе с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 527696, зарегистрированным на имя компании Forianelli Trading Limited в отношении однородных товаров 5-го класса МКТУ.

Компанией 19.10.2020 в адрес ООО Фирма "Здоровье" была направлена претензия в порядке досудебного урегулирования, содержащая требование о выплате компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527696.

Претензионные требования истца остались без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Посчитав действия ответчика нарушением прав правообладателя, истец рассчитал сумму компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 4 000 000 руб., исходя из двукратной стоимости нарушенного права за нарушение исключительных прав на товарный знак "Баю-Бай" по свидетельству РФ N 527696 способами производство, продажа, предложение к продаже, в сети "Интернет" продукта: чай детский травяной "Баюшки-Баю" в количестве 2928 упаковок в партии N 020319 от 18.03.2019.

Право истца основано на договоре цессии от 23.08.2021 N 23/08-21, заключенного между ООО "Максимус" (цессионарий) и правообладателем Forianelli Trading Limited (Форианелли Трэйдинг Лимитед (цедент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Согласно пункту 1 статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору.

Пунктом 2 статьи 389 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что соглашение об уступке требования по сделке, требующей государственной регистрации, должно быть зарегистрировано в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 17 Обзора практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 N 120, в пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки", в абзаце третьем пункта 70 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования.

Из приведенных разъяснений следует, что стороны вправе заключить договор уступки требования возмещения убытков или выплаты компенсации, размер которых не установлен на момент заключения договора.

По смыслу пункта 3 статьи 1252, пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации право требования правообладателем компенсации возникает с момента нарушения исключительного права, при доказанности факта правонарушения. Размер подлежащей взысканию компенсации определяется судом.

Исходя из данных нормативных положений, для определения предмета договора уступки права требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права сторонам необходимо указать в договоре исключительное право, а также обстоятельства нарушения в объеме, достаточном для удовлетворения требования о взыскании компенсации в определенном судом размере.

Из приведенных норм права и разъяснений Верховного Суда Российской Федерации следует, что требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. Правообладатель по соглашению об уступке требования может лишь один раз передать требование о выплате компенсации в отношении лица, допустившего нарушение исключительного права правообладателя исходя из определенного случая (факта) такого нарушения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2022 по делу N А40-195148/2021 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 10.10.2022 N 11 305-ЭС22-16391 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации).

Суд апелляционной инстанции установил, что в договоре уступки права указаны исключительное право, подлежащее защите, нарушитель исключительного права и период, в течение которого допущено нарушение, то есть необходимые и достаточные обстоятельства нарушения.

Поскольку в данном случае, денежная компенсация не связана с правами на недвижимое имущество и сделок с ним, данное обстоятельство исключает государственную регистрацию такого договора уступки требования.

Указанное соответствует правовой позиции изложенной в определении N 305- ЭС22-5013 от 25.04.2022 по делу N A40-210216/2020 об отказе в передаче кассационной жалобы ООО Фирма "Здоровье" на определение Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2022 для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В рамках настоящего спора заявлено требование о взыскании компенсации в размере 4 000 000 руб., исходя из двукратной стоимости нарушенного права за нарушение исключительных прав на товарный знак "Баю-Бай" по свидетельству РФ N 527696 способами производство, продажа, предложение к продаже, в сети "Интернет" продукта: чай детский травяной "Баюшки-Баю" в количестве 2928 упаковок в партии N 020319 от 18.03.2019.

При этом правообладателем товарного знака "Баю-Бай" по свидетельству N 527696 является компания Форианелли Трейдинг Лимитед.

В рамках дела N А40-210216/20 ООО Фирма "Здоровье" выступает ответчиком по иску ООО "Курортмедсервис" (правопреемник ООО "Фортуна") о взыскании компенсации в размере 21 504 642 руб. 39 коп. за нарушение исключительного права на товарный знак "Баю-Бай" за период с 2017 года по 2020 год включительно по двум свидетельствам N 183422 (дата приоритета 20.09.1999. дата регистрации 14.01.2000), зарегистрированного в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства: препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды" и N 338019 (дата приоритета 17.11.2005, дата регистрации 23.11.2007), в отношении товаров 30- класса МКТУ "кофе, чай, какао, сахар, рис, саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия. кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, в том числе товары 30 класса, содержащие биологически-активные добавки; добавки к пищевым продуктам, включая биологически активные вещества - пищевые добавки к товарам 30 класса".

ООО "Курортмедсервис" в рамках дела N А40-210216/20 заявило расчет компенсации за нарушенное право с учетом двукратного размера стоимости товаров за весь период с 2017 года по 2020 год по свидетельству N 183422 "детское питание" и N 338019 "чай".

Суды удовлетворили в полном объеме требования истца о взыскании двукратного размера компенсации с ответчика за весь период по двум заявленным свидетельствам и двум классам МКТУ - 05 "детское питание", 30 "чай", взыскав с ООО Фирма "Здоровье" компенсацию в размере 21 504 642 руб. 39 коп. по двум свидетельствам N 183422 и N 338019 за период с 2017 по 2020 годы включительно - двукратная стоимость продукции по всему объему.

Следовательно, нарушение, признанное доказанным в отношении ООО Фирма "Здоровье" по делу N А40-210216/20, и за которое уже были установлены предусмотренные законом санкции, полностью охватывает требования, предъявленные истцом по настоящему делу.

Факт аффилированности между ООО "Курортмедсервис" и компанией Форианелли Трэйдинг Лимитед был установлен судом по интеллектуальным правам в постановлениях от 13.02.2024 по делу N А40-215387/21 и от 14.02.2024 по делу N А40-215927/21. При этом, Суд по интеллектуальным правам, приходя к указанным выводам, не основывался лишь на факте единства представителей, принимая во внимание и иные фактические обстоятельства дела. Необходимо обратить внимание, что данные постановления были оставлены в силе определениями Верховного Суда Российской Федерации от 05.04.2024 по делу N А40-215387/21 и от 19.04.2024 по делу N А40-215927/21.

Кроме того, в силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Учитывая очевидную высокую вероятность смешения спорного товарного знака с товарными знаками, принадлежащими ООО "Курортмедсервис", последним, в условиях конкурентных отношений, должна была быть инициирована процедура оспаривания правовой охраны спорного товарного знака со ссылками на указанное выше положение закона, чего, однако, сделано не было.

Данные обстоятельства, а также отсутствие информации об инициировании ООО "Курортмедсервис" дел об оспаривании правовой охраны "младшего" товарного знака, принадлежащего компании Форианелли Трейдинг Лимитед, свидетельствует о безусловном его согласии с регистрацией сходного до степени смешения товарного знака и, в том числе, о факте аффилированности упомянутых лиц.

Схожая правовая позиция представлена в решении Арбитражного суда города Москвы от 25.10.2022 по делу N A40-195148/2021.

Принимая во внимание, что компания Форианелли Трейдинг Лимитед сама не использует принадлежащий ей спорный товарный знак, а в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие наличие разумных экономических оснований согласия ООО "Курортмедсервис" с регистрацией сходного до степени смешения товарного знака на имя компании, можно прийти к выводу, что такое правообладание было получено и использовано исключительно лишь в качестве способа обогащения, что подтверждается инициированием многочисленных споров о взыскании компенсации против ответчика и его дистрибьютеров с участием компании в роли истца.

Доказательств обратного истцом или третьим лицом в материалы настоящего дела не представлено.

При этом, отсутствие действий со стороны ООО "Курортмедсервис" по оспариванию правовой охраны спорного товарного знака, принадлежащего компании свидетельствует о безусловном его согласии с регистрацией такого товарного знака.

Также постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2021 по делу N А40-263652/2019 подтверждено, что товарные знаки ООО "Курортмедсервис" по свидетельствам РФ N 183422, N 338019, а также товарные знаки компании Форианнелли Трейдинг Лимитед по свидетельству РФ N 527696 охраняют одно и то же обозначение "Баю-Бай" и поэтому нужно считать, что одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков, произведение дизайна (упаковки) представляет собой одно нарушение, охватываемое единством намерений.

При этом ООО "Курортмедсервис" имеет право использовать схожий до степени смешения со знаками N 183422 и N 338019 товарный знак по свидетельству N 527696 "Баю-Бай", зарегистрированный за компанией Форианелли Трейдинг Лимитед, могло само инициировать судебное разбирательство, но не сделало этого в целях максимизации сумм взыскания.

Согласно разъяснениям изложенным в пунктах 65 и 68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", указано, что одновременное нарушение прав на несколько товарных знаков, фактически устанавливающие охрану одного и того же обозначения, представляет собой одно нарушение, за которое взыскивается одна компенсация.

Кроме того, как указал Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 13.02.2024 по делу N А40-215387/21, дальнейшее предъявление исковых требований о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости продукции по тем же партиям и объемам при наличии вступившего в законную силу судебного акта по делу N А40-210216/2020 не соответствует основным началам гражданского законодательства, направленного на обеспечение восстановления нарушенных прав (пункт статьи 1 ГК РФ).

Таким образом, все три свидетельства представляют охрану одному и тому же обозначению "Баю-Бай", а критерий в виде повторного взыскания компенсации по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации за нарушение исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак в фактических обстоятельствах настоящего дела присутствует.

Также истец ссылается на умышленный, грубый, многократный и длительный характер нарушений, который был установлен в рамках дела N А40-210216/20 и должен быть учтем в рамках настоящего дела.

Принимая во внимание, что всему нарушению в целом по всем партиям продукции за весь период в ранее рассмотренном деле N А40-210216/20 дана оценка, а также отсутствие доказательств нового факта нарушения со стороны ответчика, на котором бы он основывал свою правовую позицию в настоящем деле, доводы ООО "Максимус" о характере правонарушения и необходимости повторной его оценки и учета в настоящем деле являются необоснованными и подлежат отклонению.

Уточняя исковые требования ООО "Максимус", указало об изменении способа расчета компенсации в рамках подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации с двукратного размера стоимости товаров на которых незаконно размещен товарный знак - на двукратный размер стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. В подтверждение стоимости права использования товарного знака по свидетельству РФ N 527696 ООО "Максимус" представило в материалы настоящего дела сублицензионный договор N 30/10-19 от 30.10.2019 заключенный между ООО "Курортмедсервис" и ООО "Рассвет".

Вместе с тем, усматривая правовую неопределенность, Конституционным Судом Российской Федерации был рассмотрен вопрос о возможности снижения судами компенсации, исчисленной по правилам, указанным в подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского Кодекса Российской Федерации, или отказа в ее взыскании, при многократном обращении истцов с соответствующими исковыми требованиями в отношении одного и того же нарушения, с целью недопущения явной несоразмерности, налагаемой на ответчика имущественной санкции ущербу, причиненному правообладателю.

В пункте 6 указанного Постановления от 14.12.2023 N 57-П указаны цели вынесения этого постановления - а именно пресечение ситуаций, в которых суды лишены правомочий снижать компенсацию, исчисленную по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (или отказывать в ее взыскании) при явной несоразмерности налагаемой на ответчика имущественной санкции ущербу, причиненному правообладателю.

В результате рассмотрения указанного выше вопроса, Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 14.12.2023 N 57-П пришел к выводу о несоответствии пункта 3 статьи 1252 и подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35, 55 (часть 3) и 751 Конституции Российской Федерации, указав, что впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из указанного Постановления, в случае установления судом наличия между одним правообладателем и тем правообладателем, по иску которого ранее была взыскана компенсация, либо в отношениях третьего лица с ними влияния в форме контроля и отсутствия разумных экономических оснований предоставления правообладателем другим лицам согласия на регистрацию сходных до степени смешения товарных знаков, кроме как в целях использования такого правообладания исключительно как способа обогащения, во взыскании с нарушителя компенсации может быть отказано.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 02.04.2013 N 16449/12, поскольку пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами. Соответственно, изменение истцом способа расчета компенсации не устраняет тех обстоятельств, на которые указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 14.12.2023 N 57-П, а также обстоятельств, установленных Судом по интеллектуальным правам в постановлениях от 14.02.2024 по делу N А40-215927/21, от 13.02.2024 по делу N А40-216736/21, от 13.02.2024 по делу N А40-215387/21.

Более того, принимая постановление от 13 февраля 2024 года по настоящему делу, Суд по интеллектуальным правам сделал вывод о том, что изложенный в Постановлении от 14.12.2024 N 57-П подход применим к любым объектам интеллектуальных прав (т.е. фактически признал возможность применения указанного постановления по аналогии).

В отношении злоупотребления правом суд апелляционной инстанции полагает необходимым отметить следующее.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно пункту 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны.

Для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

Конституционный Суд Российской Федерации также среди прочего в Постановлении N 57-П указал, что по смыслу статей 8, 17 (часть 3), 34 (часть 2), 35 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации права и свободы в сфере предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности не должны осуществляться с нарушением прав и свобод других лиц и ставить под угрозу конституционно защищаемые ценности. Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что в силу принципа справедливости, проявляющегося, в частности, в необходимости обеспечения баланса прав и обязанностей всех участников рыночного взаимодействия, свобода, признаваемая за хозяйствующими субъектами, и гарантируемая им защита должны быть уравновешены обращенным к ним требованием ответственного отношения к правам и свободам тех, кого затрагивает их хозяйственная деятельность. Это согласуется и с положением статьи 75.1 Конституции Российской Федерации о необходимости обеспечивать сбалансированность прав и обязанностей гражданина (постановления от 18 июля 2008 года N 10-П, от 13 февраля 2018 года N 8-П, от 7 февраля 2023 года N 6-П).

Согласно позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 154 Постановления N 10, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

С учетом установленного Кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака, действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, являются недобросовестными и не подлежат судебной защите.

Следовательно, у компании Форианелли Трейдинг Лимитед, не приложившей в установленный законом период усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право, подлежащее судебной защите, равно как такое право отсутствует и у ООО "Максимус" (постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2021 по делу N А27-18035/20).

Аналогичный вывод указан Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении N 57-П, которым, в частности, отмечается, что не допускается приобретение лицом права на товарный знак с намерением предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на данный товарный знак в отсутствие экономического интереса и цели использовать товарный знак для индивидуализации товаров, т.е. имитация нарушения исключительного права с целью получения судебной защиты (пункт 2); вывод о недобросовестности действий истца и отказ в удовлетворении его требований могут последовать при установлении аффилированности правообладателя с его лицензиатом и мнимого характера соответствующего лицензионного договора (пункт 5).

Таким образом, из указанных разъяснений судов высших судебных инстанций следует, что в случае, если по материалам дела и исходя из конкретных фактических обстоятельств, усматривается, что товарный знак правообладателем не используется, однако им применены конкретные меры по защите исключительного права, такие действия могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, если такой правообладатель действует недобросовестно.

Схожая правовая позиция представлена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2021 по делу N А27-18035/20, постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2022 по делу N А40-29590/20.

Также, Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении N 57-П отметил, что суд, при рассмотрения спора, связанного с защитой интересов лица, которому принадлежит исключительное право на товарный знак, имеет право оценить поведение правообладателей в отношении товарных знаков, сходных до степени смешения, на предмет их добросовестности и, действуя на основании статей 17 (часть 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, а также пунктов 3 и 4 статьи 1, пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК Российской Федерации, может отказать в применении мер ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак полностью или частично в тех случаях, когда вследствие недобросовестности поведения правообладателей с учетом выстраиваемой ими модели использования товарных знаков, сходных до степени смешения, предъявление требований о применении таких мер используется исключительно как способ обогащения, в том числе при последовательном обращении с соответствующими исками в связи с вызванным использованием одного обозначения нарушением исключительных прав аффилированных лиц, а тем более при наличии между ними либо в отношениях одного третьего лица с ними степени влияния в форме контроля.

Ответчик полагает, что не могут быть признаны "нормальной экономической деятельностью" действия субъектов, которые эту экономическую деятельность не ведут, а только приобретают исключительное право на товарный знак или право требования компенсации, после чего подают претензии и иски в суд к производителям и продавцам данного рынка.

Доказательств наличия добросовестных целей в действиях упомянутых лиц в материалы настоящего дела не представлено.

Отсутствие потенциального или реального использования компанией Форианелли Трейдинг Лимитед или ООО "Максимус" в своей хозяйственной деятельности спорного товарного знака, равно как и отсутствие доказательств фактического исполнения лицензионного договора или договора уступки права (требования) N 23/08-21 от 23.08.2021 свидетельствуют об отсутствии правового интереса в защите нарушенных прав и лишь о намерении со стороны названных лиц извлечь имущественную выгоду посредством предъявления множества исковых требований и взыскании компенсации в крупных размерах, учитывая факт восстановления прав в ранее рассмотренном деле N А40-210216/20, что может быть квалифицировано как злоупотреблением правом.

Верховный Суд Российской Федерации в определении от 08.08.2022 N 307-ЭС22-8816 указал, что процессуальный закон основан на принципах правовой определенности, стабильности судебного решения и недопустимости повторного рассмотрения уже решенного дела. Судебное разрешение спора ставит в нем точку, освобождая ответчика от опасений дальнейших претензий истца по тому же поводу.

При этом, признание же подобных действий злоупотреблением правом направлено не на ограничение реализации субъективных прав компании Форианелли Трейдинг Лимитед или ООО "Максимус", а служит средством защиты интересов добросовестного лица от недобросовестного поведения иных лиц.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2021 по делу N А41-2486/20.

Суд апелляционной инстанции полагает, что действия истца и правообладателя по предъявлению настоящих требований являются злоупотреблением правом, которые не подлежат правовой защите.

Учитывая изложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд считает, что требования истца удовлетворению не подлежат.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 января 2022 года по делу N А40-220643/21 отменить.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

Е.А. Птанская О.Н. Лаптева