Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 сентября 2013 г. N С01-40/2013 по делу N А40-126936/2012 Суд оставил без изменения принятые по делу судебные акты о признании недействительным решения, в соответствии с которым отклонены возражения общества на решение об отказе в регистрации обозначения в качестве словесного товарного знака в отношении всех заявленных товаров, поскольку установлено отсутствие сходства до степени смешения между заявленным на регистрацию обозначением и существующими товарными знаками

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 сентября 2013 г. N С01-40/2013 по делу N А40-126936/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 11 сентября 2013 г.

Полный текст постановления изготовлен 13 сентября 2013 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей - Снегура А.А., Силаева Р.В.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24, Москва, 107140, ОГРН 1027700247618)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2013 (судья Чадов А.С.) по делу N А40-126936/2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2013 (судьи Попов В.И., Поташова Ж.В., Яковлева Л.Г.) по тому же делу

по заявлению открытого акционерного общества "Оркла Брэндс Россия" (ул. Социалистическая, д. 24, Санкт-Петербург, 191119, ОГРН 1027809173446)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200)

о признании недействительным решения от 16.06.2012 N 2009730717, касающегося словесного обозначения "Солнечный Кызыл-Кум", а также об обязании ответчика устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", при участии представителей:

от заявителя по делу - открытого акционерного общества "Оркла Брэндс Россия" - Иванов А.С. по доверенности от 03.09.2012 б/н;

от органа, принявшего оспариваемый акт, - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) - Королев С.В. по доверенности от 11.06.2013 N 01/25-333/41;

от третьего лица - открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" - Бостан О.Н. по доверенности от 21.12.2012 б/н, установил:

открытое акционерное общество "Оркла Брэндс Россия" (далее - общество "Оркла Брэндс Россия") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 16.06.2012 N 2009730717, в соответствии с которым отклонены возражения общества "Оркла Брэндс Россия" на решение Роспатента от 27.09.2011 об отказе в регистрации обозначения "Солнечный Кызыл-Кум" в качестве словесного товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), кроме товара "мед". Кроме того, общество "Оркла Брэндс Россия" просило обязать Роспатент устранить допущенные нарушения его прав и законных интересов.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.11.2012 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее - фабрика "Красный Октябрь").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2013 решение Роспатента от 16.06.2012 N 2009730717 признано недействительным, суд обязал Роспатент устранить нарушение прав и законных интересов заявителя в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2013 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Фабрика "Красный Октябрь" обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит принятые судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение. Заявитель полагает, что выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным на регистрацию обозначением "Солнечный Кызыл-Кум" и товарными знаками "Кара-Кум" фабрики "Красный Октябрь" сделан с нарушением пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктов 14.4.2 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, правовых подходов, выработанных Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлении от 18.07.2006 N 3691/06. Заявитель считает, что в нарушение пункта 14.4.2.2 Правил N 32 суды не провели надлежащего сравнительного анализа заявленного на регистрацию обозначения с товарными знаками "Кара-Кум", в том числе с позиции восприятия обозначений в целом, не учли, что для признания сходства товарных знаков достаточно не реального смешения, а уже самой опасности такового в глазах потребителей, а вывод судов о фонетических, графических и смысловых отличиях является неправильным.

Кроме того, по мнению заявителя, суд апелляционной инстанции неправомерно указал на невозможность применения к рассматриваемым правоотношениям статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В отзыве на кассационную жалобу общество "Оркла Брэндс Россия" просит оставить состоявшиеся по делу судебные акты без изменения, считая их законными и обоснованными, кассационную жалобу фабрики "Красный Октябрь" просит оставить без удовлетворения.

Роспатент отзыв на кассационную жалобу не представил.

В судебном заседании суда кассационной инстанции, состоявшемся 4-11 сентября 2013 года (с учетов объявленного перерыва), представитель фабрики "Красный Октябрь" поддержал доводы кассационной жалобы, уточнил, что просит отменить обжалуемые решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, принять новый судебный акт, которым в удовлетворении заявленных требований отказать.

Представитель общества "Оркла Брэндс Россия" поддержал доводы, изложенные в отзыве на кассационную жалобу, просил оставить судебные акты без изменения.

Представитель Роспатента поддержал доводы фабрики "Красный Октябрь", просил кассационную жалобу удовлетворить.

Изучив материалы дела, содержание обжалуемых судебных актов, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов о применении норм права, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции считает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции следует оставить без изменения, кассационную жалобу фабрики "Красный Октябрь" - без удовлетворения по нижеследующим основаниям. Как следует из материалов дела и установлено судами, открытым акционерным обществом "Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской" (в настоящее время наименование общества изменено на общество "Оркла Брэндс Россия") было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение "Солнечный Кызыл-Кум" в отношении товаров 30 класса МКТУ (заявка N 2009730717 с приоритетом от 01.12.2009).

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом принято решение от 27.09.2011, которым названное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении товаров 30 класса МКТУ - "мед", в отношении остальных товаров в регистрации этого обозначения в качестве товарного знака отказано на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отказывая в регистрации заявленного обозначения в отношении остальных товаров 30 класса МКТУ, Роспатент указал на сходство до степени смешения этого обозначения со словесным товарным знаком "КАРА-КУМ" и словесным элементом комбинированного товарного знака "Кара-кум", зарегистрированных на имя фабрики "Красный Октябрь" в отношении тех же товаров 30 класса МКТУ.

Не согласившись с принятым решением общество "Оркла Брэндс Россия" обратилось в палату по патентным спорам Роспатента с возражением от 18.01.2012.

По результатам рассмотрения возражений палатой по патентным спорам составлено заключение, на основании которого решением Роспатента от 16.06.2012 обществу "Оркла Брэндс Россия" отказано в удовлетворении возражения от 18.01.2012, оставлено в силе решение Роспатента от 27.09.2011.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества "Оркла Брэндс Россия" в арбитражный суд с настоящим заявлением об оспаривании решения Роспатента от 16.06.2012.

На основании положений части 2 статьи 11, статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суды правильно определили, что заявление общества "Оркла Брэндс Россия" об оспаривании решения Роспатента от 16.06.2012 N 2009730717 подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Руководствуясь статьями 198, 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суды указали, что при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или отдельных его положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушает ли оспариваемый акт, решение или действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. При этом обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", суды признали, что рассмотрение возражений общества и принятие решения по результатам рассмотрения таких возражений находится в рамках компетенции Роспатента.

При исследовании вопроса о соответствии оспариваемого ненормативного акта закону суды руководствовались пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), приняли во внимание положения, содержащиеся в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации).

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований данной нормы, суды указали, что в настоящем деле для целей возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению подлежат исследованию следующие обстоятельства: наличие тождества или сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков; однородность товаров, применительно к которым заявлено на регистрацию спорное обозначение и зарегистрированы противопоставленные этому обозначению товарные знаки.

Делая вывод об однородности товаров, применительно к которым используются противопоставленные товарные знаки ("КАРА-КУМ" и "Кара-кум") и заявленное на регистрацию словесное обозначение ("Солнечный Кызыл-Кум"), суды исходили из наличия доказательств, подтверждающих такую однородность, а также из того, что участвующие в деле лица не оспаривали факт однородности товаров, применительно к которым используются противопоставленные товарные знаки и заявленное на регистрацию обозначение.

При таких обстоятельствах суды пришли к выводу, что предметом исследования по настоящему делу является вопрос о сходстве до степени смешения заявленного на регистрацию словесного обозначения "Солнечный Кызыл-Кум" и противопоставленных ему словесного товарного знака "КАРА-КУМ" (свидетельство N 221036) и словесного элемента комбинированного товарного знака "Кара-кум" (свидетельство N 107908).

При анализе названного словесного обозначения и противопоставленных товарных знаков на предмет наличия или отсутствия сходства до степени смешения, суды руководствовались пунктом 14.4.2 Правил N 32, предписывающим считать обозначение сходным до степени смешения с другим обозначении при ассоциировании с ним в целом, пунктом 14.4.2.2 Правил N 32, устанавливающим необходимость определения звукового (фонетического), графического (визуального), смыслового (семантического) сходства и определяющим признаки, по которым такое сходство устанавливается (в том числе общее зрительное впечатление), учитывали положения параграфа 4 Методических рекомендаций, раскрывающие названные признаки, способы усиления или ослабления сходства, а также содержащие указания на необходимость при исследовании словесного обозначения проводить экспертизу как отдельных слов, так и всего обозначения в целом, оценили по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, и по результатам их оценки пришли к выводу об отсутствии сходства до степени смешения как по каждому признаку в отдельности, так и по их совокупности, как отдельных элементов словесного обозначения, так и его общего восприятия, а также признали отсутствие вероятности их смешения со стороны потребителей при индивидуализации товаров, для которых они предназначаются.

Удовлетворяя заявленные требования, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что общество "Оркла Брэндс Россия" в подтверждение отсутствия сходства до степени смешения заявленного на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "Солнечный Кызыл-Кум" и противопоставленных словесного товарного знака "КАРА-КУМ" и словесного элемента комбинированного товарного знака "Кара-кум" представило достаточно доказательств, подтверждающих его позицию, однако Роспатент не дал надлежащую оценку каждому из них, что помешало полно, всесторонне и объективно принять законное решение, соответствующее фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основанное на правильном применении пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд кассационной инстанции полагает, что судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении спора правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, разрешен вопрос о круге лиц, интересы которых затрагиваются возникшим спором, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

Доводы фабрики "Красный Октябрь", изложенные в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции отклоняет по следующим основаниям.

Довод заявителя о неправильном применении судами норм материального права опровергается содержанием судебных актов, из которых усматривается, что применимые к отношениям сторон законы и иные нормативные правовые акты (в том числе статья 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 14.4.2 Правил N 32) судами определены правильно.

Вопреки доводам заявителя, из судебных актов следует, что вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также отсутствие вероятности (опасности) их смешения со стороны потребителей при индивидуализации товаров, сделан, в том числе, и на основании оценки спорного обозначения в целом, его общего восприятия, а не только вследствие сравнения отдельных элементов обозначения по каждому признаку в отдельности.

При этом само по себе отсутствие упоминания в судебных актах постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06 не свидетельствует о том, что суды не использовали заложенные в названном постановлении рекомендации о необходимости при сопоставлении обозначений вывод о смешении или об отсутствии такового делать на основании общего впечатления, учитывая не только реальность, но и саму опасность смешения в глазах потребителя.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на неправильное применение судами пункта 14.4.3 Правил N 32 (Установление однородности товаров) не принимается судом кассационной инстанции, поскольку, как следует из судебных актов, вопрос однородности товаров, для идентификации которых предполагается использование заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных товарных знаков, не был спорным при рассмотрении дела: Роспатент, общество "Оркла Брэнд Россия" и фабрика "Красный Октябрь" признавали товары однородными.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что суд апелляционной инстанции неправомерно указал на невозможность применения к рассматриваемым правоотношениям статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, не может быть признан состоятельным.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.04.2012 N 16912/11, признание действий по регистрации товарного знака недобросовестной конкуренцией возможно по инициативе суда в рамках дела об оспаривании решения Роспатента. При рассмотрении же настоящего спора суд апелляционной инстанции указал на невозможность использования Роспатентом такого основания для отказа в регистрации товарного знака в связи с установлением статьей 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации исчерпывающего перечня оснований для отказа в регистрации товарного знака.

При этом следует учитывать, что в деле, рассмотренном судом надзорной инстанции, недобросовестной конкуренцией признаны действия по регистрации тождественного товарного знака, но в отношении товаров разных классов МКТУ, в то время как при рассмотрении настоящего спора судами не установлено даже вероятности смешения заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных товарных знаков, что исключало возможность признать недобросовестной конкуренцией действия общества "Оркла Брэндс Россия" по регистрации словесного обозначения.

Что же касается ссылки заявителя кассационной жалобы на недобросовестные действия общества "Оркла Брэндс Россия" по введению в оборот товаров с использованием спорного обозначения в обертке, вызывающей смешение товаров, она также не может быть признана обоснованной, поскольку настоящий спор касается словесного, а не комбинированного обозначения, доказательств введения в оборот товаров в обертке, способной вызвать смешение товаров, в период подачи заявки на регистрацию и в последующий промежуток времени, материалы дела не содержат, попытка общества "Оркла Брэндс Россия" зарегистрировать в предшествующий период комбинированный товарный знак, способный вызвать смешение товаров, не свидетельствует о недобросовестном поведении названного общества при подаче заявки на регистрацию словесного обозначения. При этом при наличии документального подтверждения действий общества "Оркла Брэндс Россия, связанных с введением в оборот товара в обертке, способной вызвать его смешение с товаром фабрики "Красный Октябрь", последняя не лишена возможности защищать свои права всеми предусмотренными законом способами, в том числе и с использованием инструментов антимонопольного законодательства.

Остальные доводы заявителя, в том числе касающиеся звукового (фонетического), графического (визуального), смыслового (семантического) сходства, не принимаются судом кассационной инстанции, поскольку свидетельствуют не о нарушении судами норм материального права, а об иной оценке самим заявителем фактических обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств.

Упоминание судом апелляционной инстанции "сорта конфет КАРА-КУМ", а также ссылка на деятельность других предприятий, выпускающих конфеты "КАРА-КУМ" в период, предшествующий регистрации товарного знака "КАРА-КУМ" за фабрикой "Красный Октябрь", не может быть основанием для отмены судебных актов, поскольку указание на эти обстоятельства не влияет на вывод судов об отсутствии опасности смешения заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Не усматривает суд кассационной инстанции и безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, связанных с процессуальными нарушениями, перечисленными в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2013 по делу N А40-126936/2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2013 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" - без удовлетворения.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

А.А. Снегур

Судья

Р.В. Силаев