Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 сентября 2013 г. N С01-51/2013 по делу N А40-77848/2012 Суд отменил ранее принятые по делу судебные решения в части отказа в иске о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака и направил дело в этой части на новое рассмотрение, поскольку суду необходимо определить круг лиц, чьи права могут быть затронуты разрешением спора по существу, и круг обстоятельств, подлежащих доказыванию

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 сентября 2013 г. N С01-51/2013 по делу N А40-77848/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 18 сентября 2013 г.

Полный текст постановления изготовлен 25 сентября 2013 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Кручининой Н.А.,

судей: Булгакова Д.А., Пашковой Е.Ю.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Вилор" (Преображенского, 33, г. Вологда; ул. Петровка, д. 27, г. Москва 107031, ОГРН: 108352501376) на решение Арбитражного суда города Москвы (Караева Н.Ю.) от 26 февраля 2013 года по делу N А40-77848/2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда (Верестова М.Е., Солопова А.А., Лаптева О.Н.) от 10 июня 2013 года по тому же делу,

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Вилор" к обществу с ограниченной ответственностью "Симфо-Групп" (пер. Гороховский, д. 18, стр. 2, г. Москва, 103064, ОГРН: 1067746310092) о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков, при участии третьих лиц: общества с ограниченной ответственностью "РЕСУРС" (Одоевского проезд, д. 2, корп. А, кв.оф. 4007Б, г. Москва, 117574, ИНН: 7724579900) и общества с ограниченной ответственностью Многопрофильная фирма "Полистрой Юг" (ул. Селенского, д. 13, к. 406, г. Астрахань, 414056, ИНН: 3016057978),

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Вилор": представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от общества с ограниченной ответственностью "Симфо-Групп": представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от третьих лиц:

от общества с ограниченной ответственностью "РЕСУРС" - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от общества с ограниченной ответственностью Многопрофильная фирма "Полистрой Юг" - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Апликс" (далее - ООО "Апликс") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Симфо Групп" (далее - ООО "Симфо Групп") о взыскании 100 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков "Рейнир" (по свидетельству N 395166) и "Дока" (по свидетельству N 336045).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 1 октября 2012 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "РЕСУРС" (далее - ООО "РЕСУРС") и общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная фирма "Полистрой Юг" (далее - ООО Многопрофильная фирма "Полистрой Юг").

Определением Арбитражного суда города Москвы от 5 декабря 2012 года произведена процессуальная замена истца (ООО "Апликс") в связи с реорганизацией путем присоединения на его правопреемника - общество с ограниченной ответственностью "Вилор" (далее - ООО "Вилор").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26 февраля 2013 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 июня 2013 года, в удовлетворении заявленных требований отказано в полном объеме.

Не согласившись с решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, ООО "Вилор" обратилось с кассационной жалобой, в которой просит вышеуказанные судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение в части отказа в удовлетворении требований о защите исключительных прав на товарный знак "Рейнир" по свидетельству N 395166.

В обоснование кассационной жалобы ООО "Вилор" ссылалось на неправильное применение судами норм материального права, а именно: статьи 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку истец являлся обладателем исключительных прав на товарный знак "Рейнир" по свидетельству N 395166, как на момент обнаружения факта нарушения ответчиком его прав, так и на момент обращения с настоящим иском в арбитражный суд.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

27 августа 2013 года от ООО "Симфо Групп" по средствам электронной связи в Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв на кассационную жалобу, в котором общество просило в удовлетворении кассационной жалобы отказать, решение Арбитражного суда города Москвы от 26 февраля 2013 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 июня 2013 года оставить без изменения.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов в оспариваемых судебных актах установленным по фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции, ООО "Апликс" являлось правообладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

- по свидетельству N 395166, представляющий собой словесное обозначение "Рейнир" (с датой приоритета 15 октября 2007 года, сроком действия до 15 октября 2017 года), в отношении товаров и услуг 9-го класса МКТУ;

- по свидетельству N 336045, представляющий собой словесное обозначение "Дока" (с датой приоритета 10 марта 2006 года, сроком действия до 10 марта 2016 года), в отношении товаров и услуг 25-го класса МКТУ.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно положениям статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Считая, что ООО "Симфо Групп" незаконно осуществляет продажу комплектов рабочей одежды (костюмов) под обозначениями "Рейнир" и "Дока", а также использует указанные обозначений в сети Интернет на сайте www.specodezdoff.ru, ООО "Вилор" (ранее - ООО "Апликс") обратилось в суд с настоящим исковым заявлением.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции и апелляционный суд исходили из того, что введение в гражданский оборот товара, маркированного товарным знаком "Дока" по свидетельству N 336045, было произведено с ведома и при согласии прежнего правообладателя - ООО "Ресурс". В отношении товарного знака "Рейнир" по свидетельству N 395166 суды пришли к выводу об отсутствии со стороны ответчика нарушения прав истца. Факт использования ответчиком указанного товарного знака на сайте в сети Интернет не подтвержден надлежащим образом - не представлен нотариально удостоверенный протокол осмотра сайта в сети Интерет www.specodezdoff.ru. Кроме того, на дату вынесения судебного акта по существу спора судом первой инстанции правообладателем товарного знака "Рейнир" являлся ООО "Профит" в виду заключения договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак от 20 декабря 2012 года N РД0115773.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции пришли к обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований в удовлетворении заявленный требований в части взыскания компенсации за незаконное использование словесного обозначения тождественного товарному знаку "Дока" по свидетельству N 336045 по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, товарный знак "Дока" по заявке N 2006705490 с приоритетом от 10 марта 2006 года был зарегистрирован 19 октября 2007 года за правообладателем ООО "РЕСУРС", в отношении товаров 25-го класса МКТУ, о чем выдано свидетельство N 336045.

В соответствии с приложением к указанному свидетельству, на основании договора N РД0072171 об отчуждении товарного знака в отношении всех товаров и/или услуг 8 ноября 2010 года произведена государственная регистрация названного договора в связи с чем произведена смена правообладателя с ООО "РЕСУРС" на ООО "Апликс", о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания внесена соответствующая запись.

Судами установлено, что костюм рабочий с наименованием "Дока-2" приобретен ответчиком у ООО МФ "Полистрой Юг" на основании товарной накладной от 25 августа 2011 года N 796, который в свою очередь ранее был приобретен ООО МФ "Полистрой Юг" у ООО "РЕСУРС" на основании товарной накладной от 10 июня 2009 года N РЕС00000993.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции сделан правильный вывод об отсутствии нарушения со стороны ответчика исключительных прав истца на товарный знак "Дока" по свидетельству N 336045 в силу статьи 1487 ГК РФ, поскольку спорная продукция с наименованием "Дока-2" была введена в гражданский оборот с ведома и при согласии правообладателя названного товарного знака по состоянию на 10 июня 2009 года, то есть до заключения с ООО "Апликс" договора от 8 ноября 2010 года N РД0072171 об отчуждении исключительных прав на товарный знак "Дока".

Кроме того, вступившим в законную силу постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 апреля 2012 года по делу N А40-95470/11 установлено, что единственным учредителем и генеральным директором ООО "РЕСУРС" с 31 мая 2010 года является Серякова О.М., о чем имеется выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) по состоянию на 25 октября 2011 года. Вместе с этим Серякова О.М. также является единственным участником ООО "Апликс" и его генеральным директором, что подтверждается решением от 22 апреля 2010 года N 5 и выпиской из ЕГРЮЛ от 13 сентября 2011 года.

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

На основании изложенного суды при рассмотрении спора по существу пришли к правильному и обоснованному выводу о том, что ООО "Апликс" и ООО "РЕСУРС" являются аффилированными лицами и генеральный директор которых (Серякова О.М.) не мог не обладать информацией о хозяйственной деятельности каждого из указанных юридических лиц. Доказательств обратного суду не представлено.

Таким образом, суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции пришли к обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований для признания действий ответчика по использованию товарного знака "Дока" по свидетельству N 336045 незаконными.

Между тем отказывая в удовлетворении требований о взыскании компенсации на нарушение исключительных прав на товарный знак "Рейнир" по свидетельству N 395166 судами не учтено следующее.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований в отношении товарного знака "Рейнир" по свидетельству N 395166, суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции указали на тот факт, что правообладателем указанного товарного знака на дату вынесения решения является ООО "Профит", что исключает нарушение прав истца.

Однако в силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Так, согласно свидетельству N 395166 товарный знак "Рейнир" по заявке N 2007731690 с приоритетом от 15 октября 2007 года зарегистрирован 2 декабря 2009 года за правообладателем ООО "Апликс" (правопредшественником ООО "Вилор") в отношении товаров 9-го класса МКТУ.

20 декабря 2012 года на основании договора об отчуждении товарного знака в отношении всех товаров и/или услуг N РД0115773 произведена смена правообладателя с ООО "Апликс" на ООО "Профит", о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания внесена соответствующая запись.

ООО "Вилор" является универсальным правопреемником ООО "Апликс".

Таким образом, действительно, на момент принятия решения судом первой инстанции и постановления апелляционного суда правообладателем товарного знака по свидетельству N 395166 являлось ООО "Профит".

Между тем в обоснование заявленных требований истец ссылался на тот факт, что нарушение ответчиком исключительных прав на товарный знак путем продажи товаров, на которых размещено словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "Рейнир" по свидетельству N 395166, имело место 23 сентября 2011 года (товарная накладная N 1250), то есть до отчуждения истцом прав на данный товарный знак.

Также, по мнению истца, факт использования ответчиком словесного обозначений "Рейнир" в сети Интернет на сайте www.specodezdoff.ru, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 395166, подтверждено распечаткой с данного сайта от 3 июня 2012 года.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований в части взыскания с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "Рейнир" по свидетельству N 395166, суды исходили из недоказанности истцом самого факта нарушения, поскольку указали на непредставление истцом протокола осмотра сайта ответчика, произведенного нотариусом, до подачи настоящего иска в суд.

В силу части 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном названном Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона (части 2, 3 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Следовательно, для исполнения возложенной на арбитражный суд обязанности по совершению действий при подготовке дела к судебному разбирательству судья в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязан оказывать содействие сторонам в получении необходимых доказательств, в связи с чем истребует по ходатайству сторон, а в случаях, предусмотренных названным Кодексом, по своей инициативе необходимые доказательства, разрешает вопросы о назначении экспертизы, вызове в судебное заседание экспертов, свидетелей, привлечении переводчика, специалиста, необходимости осмотра на месте письменных и вещественных доказательств, а также принимает иные меры для представления сторонами доказательств, что в свою очередь корреспондируется с нормами части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом.

Однако в материалах дела отсутствуют доказательства совершения судом первой инстанции вышеназванных действий.

Также в нарушение требований статьи 67, части 7 статьи 71, пункта 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не указал какими нормами права он руководствовался, делая вывод о том, что единственным доказательством нарушения исключительных прав истца на товарный знак "Рейнир" по свидетельству N 395166, допущенного ответчиком в сети Интернет путем размещения словесного обозначения "Рейтер" на сайте www.specodezdoff.ru, является нотариально удостоверенный протокол осмотра названного сайта. Также суд первой инстанции не мотивировал невозможность проведения судом непосредственно в судебном заседании применительно к нормам статьи 78 названного Кодекса осмотра сайта www.specodezdoff.ru, и составления протокола о совершении процессуального действия в порядке статьи 155 Кодекса.

Указанные нарушения норм процессуального права не были устранены судом апелляционной инстанции.

Между тем в силу части 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Кроме того, ни суд первой инстанции, ни суд апелляционной инстанции не дали правовой оценки представленной в материалы дела товарной накладной от 23 сентября 2011 года N 1259, согласно которой ООО "Симфо Групп" поставило ООО "Апликс" костюм "Рейнир" (л.д. 33 т. 1).

Также суд кассационной инстанции не может признать состоятельным вывод суда первой инстанции и суда апелляционной инстанции об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований истца ввиду отчуждения им ООО "Профит", не привлеченному к участию в настоящем деле, на основании договора от 8 ноября 2012 года исключительных прав на товарный знак "Рейнир" по свидетельству N 395166. По мнению судебных инстанций, удовлетворение требований о защите исключительных прав на товарный знак, заявленных лицом, не являющимся обладателем таких прав, невозможно.

Однако судами не учтены разъяснения, данные в пункте 43.5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26 марта 2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которым, если на основании статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака уже прекращена, требование о возмещении убытков или выплате компенсации может быть заявлено лицом, являвшимся правообладателем на момент совершения правонарушения.

При передаче третьему лицу исключительного права по договору об отчуждении этого права к нему не переходит право требования возмещения убытков, причиненных нарушением, допущенным до заключения указанного договора или выплаты компенсации за такое нарушение. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

Вместе с тем право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке права (требования).

При рассмотрении спора по существу ни судом первой инстанции, ни судом апелляционной инстанции правовая квалификация договору об отчуждении товарного знака от 20 декабря 2012 года N РД0115773 не была дана.

На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции допущены нарушение норм материального права и норм процессуального права, повлекшие принятие неправильных судебных актов в оспариваемой части в связи с чем, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежат отмене в части отказа в удовлетворении требований ООО "Вилор" к ООО "Симфо-Групп" о взыскании 50 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака "Рейнир" с направлением дела в указанной части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении спора по существу суду надлежит устранить допущенные нарушения норм права, определить круг лиц, чьи права могут быть затронуты разрешением спора по существу, определить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию при рассмотрении спора по существу, в том числе определить лицо которому принадлежит интернет-ресурс www.specodezdoff.ru и являющееся администратором названного сайта.

Руководствуясь статьями 286, 287, часть 3 статьи 288, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 26 февраля 2013 года по делу N А40-77848/2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 июня 2013 года по тому же делу отменить в части отказа в удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью "Вилор" к обществу с ограниченной ответственностью "Симфо-Групп" о взыскании 50 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака "Рейнир", направить дело в указанной части на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 26 февраля 2013 года по делу N А40-77848/2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 июня 2013 года по тому же делу оставить без изменения.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Е.Ю. Пашкова