Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 октября 2013 г. по делу N СИП-58/2013 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчик не доказал использование товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 октября 2013 г. по делу N СИП-58/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 26 сентября 2013 г.

Полный текст решения изготовлен 3 октября 2013 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - Мындря Д.И.,

судьей - Рогожина С.П., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Тертычной Е.В.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Ликероводочный завод "Саранский" (просп. Ленина, д. 58А, Саранск, Республика Мордовия, 430003; ОГРН 1071326004111)

к обществу с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Надым" (ул. Зверева, д. 1, Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629730; ОГРН 1028900578080)

с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995; ОГРН 1047730015200), общества с ограниченной ответственностью "НадымСтройИнвест" (ул. Ямальская, д. 10а, кв. 27, г. Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629730; ОГРН 1078903004180),

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЛЬДИНКА" по свидетельству Российской Федерации N 170285;

при участии судебном заседании представителей:

истца - Копылова С.В. по доверенности от 15.07.2013, Коваленко Н.В. по доверенности от 15.07.2013,

ответчика - не явились, извещен,

третьих лиц - не явились, извещены, установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Ликероводочный завод "Саранский" (далее - общество "Ликероводочный завод "Саранский") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Надым" (далее - общество "Газпром добыча Надым") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЛЬДИНКА" по свидетельству Российской Федерации N 170285.

Определением от 31.07.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Определением от 28.08.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "НадымСтройИнвест" (далее - общество "НадымСтройИнвест").

В судебное заседание представитель истца явился, исковые требования поддержал. В обосновании иска сослался на то, что товарный знак "ЛЬДИНКА" по свидетельству N 170285 (приоритет от 19.09.1997) зарегистрирован 07.12.1998 в отношении товаров 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ, исключительные права на него принадлежат обществу "Газпром добыча Надым". Согласно информации из открытых источников в сети Интернет товарный знак "ЛЬДИНКА" ответчиком не используется. Истец намерен производить и осуществлять введение в гражданский оборот товара с использованием обозначения "ЛЬДИНКА", а именно - водки. Разработка новой линии продукции велась длительное время и продолжается по сегодняшний день. В настоящее время разработана и утверждена рецептура водки "Льдинка". Истец подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков "ЛЬДИНКА" N 2012744470, и "L'DINKA" N 2012744471, дата подачи 19.12.2012. Заявки поданы для товаров 32 и 33 классов МКТУ. Однако при проведении поиска в базе данных Роспатента был выявлен товарный знак "ЛЬДИНКА" по свидетельству N 170285 (приоритет от 19.09.1997), зарегистрированный для товаров 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ. Указанный товарный знак препятствует регистрации заявленных истцом обозначений в качестве товарных знаков на основании подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как является тождественным заявленному истцом обозначению "ЛЬДИНКА" и сходным до степени смешения с заявленным истцом обозначением "L'DINKA". В период действия правовой охраны товарного знака по свидетельству N 170285 на имя истца не могут быть зарегистрированы соответствующие товарные знаки в отношении товаров 32 и 33 класса МКТУ. При этом товарный знак ответчика зарегистрирован в отношении однородных товаров 32 класса "пиво", товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)" и однородных услуг 42 класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; товары (разработка новых видов пищевых продуктов и напитков); реализация пищевых продуктов и напитков".

Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил. Через канцелярию суда 26.08.2013 представил отзыв на исковое заявление, исковые требования не признал, ссылаясь на то, что он является правообладателем товарного знака "ЛЬДИНКА" по свидетельству N 170285 от 07.12.1998. На основании лицензионного договора N 2010/10/0559 от 31.10.2012 право использования товарного знака "ЛЬДИНКА" предоставлено обществу "НадымСтройИнвест", срок договора - до 30.06.2015. По данному договору общество "НадымСтройИнвест" занимается поставкой бутилированной питьевой воды "ЛЬДИНКА". Товарный знак размещается на этикетках товара, используется в рекламе. Данные обстоятельства подтверждаются наличием договоров на поставку питьевой воды и на выполнение лабораторных исследований, публикациями рекламного характера в периодических изданиях (т. 3, л.д. 1-3).

Третье лицо - общество "НадымСтройИнвест" - явку представителя в судебное заседание не обеспечило. Через канцелярию суда 23.09.2013 представило отзыв, в котором исковые требования не признало, ссылаясь на то, что на основании лицензионного договора от 31.10.2012 N 2012/10/0559 обществу "НадымСтройИнвест" предоставлено право использования товарного знака "ЛЬДИНКА" на товарах, этикетках, упаковке, в рекламе производимого и распространяемого им товара.

Третье лицо - Федеральная служба по интеллектуальной собственности - явку представителей в судебное заседание не обеспечило. Через канцелярию суда 13.08.2013 представило отзыв, в котором указало, что словесный товарный знак по заявке N 97714105 с приоритетом от 19.09.1997 зарегистрирован Роспатентом 07.12.1998 за N 170285 в отношении товаров 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ на имя общества с ограниченной ответственностью "Лечминвод". На основании договора отчуждения 30.04.2002 N 714 право на указанный товарный знак было передано обществу "Газпром добыча Надым". Вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 170285 вследствие неиспользования не относится к вопросам, входящим в компетенцию Роспатента, в связи с чем его разрешение указанное лицо оставляет на усмотрение суда (т. 2, л.д. 71-73).

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии не явившихся лиц, участвующих в дела, извещенных надлежащим образом, в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив представленные в дело доказательства в совокупности, суд считает, что исковые заявленные требования подлежат частичному удовлетворению.

Как следует из материалов дела и подтверждается справкой об актуальном состоянии государственной регистрации товарного знака N 170285, общество "Газпром добыча Надым" является обладателем исключительного права на товарный знак, представляющий собой словесное обозначение "ЛЬДИНКА", в отношении товаров 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, 33 - алкогольные напитки (за исключением пива) и услуг 42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; товары (разработка новых видов пищевых продуктов и напитков); реализация пищевых продуктов и напитков, классов МКТУ, с датой приоритета 19.09.1997.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 12 и статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации иск о прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен заинтересованным лицом.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении Президиума от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Согласно лицензиям N А607991 и N А643376 обществу "Ликероводочный завод "Саранский" разрешено осуществлять следующие виды деятельности: производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков (водки, ликероводочных изделий, коньяков из обработанных коньяков), закупка, хранение и поставка алкогольной продукции.

Как следует из служебной записки от 23.05.2013 о согласовании дизайн - макета, начальник отдела маркетинга общества "Ликероводочный завод "Саранский" просит директора рассмотреть и выбрать предварительный дизайн для начала работ по изготовлению внешнего вида продукта из предложенных эскизов.

Из протоколов дегустационной комиссии от 25.04.2013 N 24 и от 30.04.2013 N 30 следует, что общество "Ликероводочный завод "Саранский" провело органолептическую оценку образцов водки "Льдинка".

Обществом "Ликероводочный завод "Саранский" 19.12.2012 в Роспатент поданы заявки N 2012744470, N 2012744471 на регистрацию товарных знаков "ЛЬДИНКА", "L'DINKA" по 32, 33 классам МКТУ.

На основании положений подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

Учитывая изложенное и исходя из пункта 4.2 "Методических рекомендация по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания", утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198, суд считает, что общество "Ликероводочный завод "Саранский" является заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в части товаров 33 (алкогольные напитки (за исключением пива) и однородных им товаров 32 (пиво) классов МКТУ.

Согласно части 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Правообладатель товарного знака по свидетельству N 70285 - общество "Газпром добыча Надым" - в подтверждение использования товарного знака "ЛЬДИНКА" в отношении товаров 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ представил копии лицензионного договора, договоров поставки питьевой воды, актов сдачи-приемки работ (услуг) по аренде товарного знака "ЛЬДИНКА" и платежных поручений, журналы с рекламой продукции, копии договоров на выполнение лабораторных исследований питьевой воды, этикетку девятнадцатилитровой бутыли питьевой воды "ЛЬДИНКА" с указанием номера свидетельства о государственной регистрации, химического состава воды, наименования и контактных данных общества "НадымСтройИнвест".

Согласно лицензионному договору N 2012/10/0559 от 31.10.2012 общество "Газпром добыча Надым" передало обществу "НадымСтройИнвест" право использования товарного знака "ЛЬДИНКА" по свидетельству N 170285 от 07.12.1998 для обозначения обществом "НадымСтройИнвест" производимого и распространяемого им товара. Срок действия договора с 01.07.2012 по 30.06.2015.

Из договора поставки питьевой воды N т1-01-10/0101-0000 от 22.12.2010 следует, что общество "НадымСтройИнвест" поставляет разлитую в девятнадцатилитровые бутылки питьевой воду "ЛЬДИНКА".

Суд, оценив указанные доказательства, считает, что ответчик не доказал использование товарного знака в отношении товаров 32 (пиво) и 33 (алкогольные напитки (за исключением пива) классов МКТУ, поскольку данные документы не подтверждают, что ответчиком либо под его контролем вводились в гражданский оборот и доведены до потребителя соответствующие товары и что ответчиком при этом использовался товарный знак "ЛЬДИНКА" по свидетельству N 170285.

Иных доказательств, подтверждающих использование товарного знака, ответчик не представил и не обосновал наличие уважительных причин, препятствовавших ему представить эти доказательства в суд первой инстанции.

В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

На основании изложенного суд признает заявленные требования о прекращении правовой охраны товарного знака "ЛЬДИНКА" по свидетельству N 170285 (приоритет от 19.09.1997) в отношении товаров 32 (пиво) и 33 (алкогольные напитки (за исключением пива) классов МКТУ обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Оснований для удовлетворения требований в отношении услуг 42 класса МКТУ не имеется, поскольку, как следует из представленных ответчиком документов, соответствующие услуги оказываются третьим лицом под контролем ответчика в ходе деятельности по предложению к продаже и поставке питьевой воды; при этом о прекращении охраны указанных в свидетельстве N 170285 товаров 32 класса МКТУ - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, иск не заявлен. Кроме того, учитывая предоставляемый законом (ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации) объем полномочий правообладателя товарных знаков, о регистрации которых заявлено истцом, и отсутствие в деле доказательств оказания истцом услуг, предусмотренных 42 классом МКТУ по свидетельству N 170285, истец не обосновал свою заинтересованность в прекращении правовой охраны указанного товарного знака ответчика в соответствующей части исковых требований.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании вышеизложенного суд приходит к выводу, что судебные расходы на уплату государственной пошлины по частично удовлетворенному неимущественному исковому требованию в размере 4000 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Ликероводочный завод "Саранский" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "ЛЬДИНКА" по свидетельству Российской Федерации N 170285 в отношении части товаров 32 (пиво) и товаров 33 (алкогольные напитки (за исключением пива) классов МКТУ.

В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Надым" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ликероводочный завод "Саранский" 4000 (четыре тысячи) рублей судебных расходов на уплату государственной пошлины по иску.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Д.И. Мындря

Судьи

Н.Н. Тарасов

С.П. Рогожин