Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 октября 2013 г. по делу N СИП-46/2013 Суд прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, не допускается (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 октября 2013 г. по делу N СИП-46/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 30 сентября 2013 г.

Полный текст решения изготовлен 4 октября 2013 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2013 г. N С01-273/2013 по делу N СИП-46/2013 настоящее решение отменено

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Тарасов Н.Н.,

судьи - Рогожин С.П., Рассомагина Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ларшиным Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Гагариной Елены Юрьевны (Москва)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, ОГРН 1047730015200)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) N 442186,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

1) общество с ограниченной ответственностью "Торгово-развлекательный центр Гагаринский";

2) федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности".

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя - Пфейфер Е.Г. и Перова Т.Д. по доверенности от 01.07.2013 г.;

от ответчика - Чеканов А.А. по доверенности 11.06.2013 N 01/25-332/41;

от 1-го третьего лица - Митин М.С. по доверенности от 12.03.2013 г., Зуйков С.А. по доверенности от 16.08.2013;

от 2-го третьего лица - Чеканов А.А. по доверенности от 06.06.2013 N 41-916-12,

установил:

Гагарина Елена Юрьевна обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.04.2013 по заявке N 2010718196 на товарный знак N 442186 об отказе в удовлетворении возражения от 26.12.2012 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству N 442186.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечены общество с ограниченной ответственностью "Торгово-развлекательный центр Гагаринский", федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности".

Заявитель в судебное заседание явился, заявленные требования поддержал по мотивам, изложенным в заявлении.

Заинтересованное лицо в судебное заседание явилось, против удовлетворения заявленных требований возражало по мотивам, изложенным в отзыве, считая, что решение об отказе в аннулировании государственной регистрации товарного знака N 442186 от 15.04.2013 вынесено правомерно.

Третьи лица в судебное заседание явились, против удовлетворения заявленных требований возражали по мотивам, изложенным в представленных суду письменных отзывах.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные в деле доказательства, внимательно выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд признает заявленное требование правомерным и подлежащим удовлетворению по следующим обстоятельствам.

Как следует из материалов дела, товарный знак по свидетельству N 442186 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.08.2011 с приоритетом от 04.06.2010 в отношении услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, а именно: аренда площадей для размещения рекламы; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств; сдача в аренду складов; услуги автостоянок.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из словесного обозначения "ГАГАРИНСКИЙ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР", выполненного в красном цвете стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента, представляющего собой стилизованную фигуру, состоящую из звезды желтого цвета, треугольника желтого цвета и красного многоугольника.

Знак выполнен в красном, желтом цветовом сочетании.

Все словесные элементы знака являются неохраняемыми.

Как установлено Коллегией палаты по патентным спорам, сторонами не оспаривается, спорным товарным знаком маркируется торгово-развлекательный центр, расположенный в городе Москва на улице Вавилова, на пересечении с третьим транспортным кольцом, "рядом" с площадью Гагарина и Гагаринским тоннелем.

26.12.2012 в Палату по патентным спорам поступило возражение от Гагариной Елены Юрьевны против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 442186 в отношении услуг 35, 36, 39 классов МКТУ.

15.04.2013 Роспатент вынес решение, согласно которому в удовлетворении данного возражения было отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству N 442186 оставлена в силе.

Не согласившись с вынесенным решением, заявитель обратился с настоящим заявлением в суд. 

По мнению заявителя, решение заинтересованного лица от 15.04.2013 об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе правовой охраны товарного знака N 442186 является незаконным и необоснованным, поскольку оно принято в нарушение требований, установленных пунктом 3 части 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации в совокупности с подпунктом 2 пункта 4 части 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пунктом 2 части 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кроме того, требования были мотивированы тем, что последствием оставления в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству N 442186 является нарушение личных неимущественных прав и интересов, а именно права на имя Первого космонавта СССР и мира - Юрия Алексеевича Гагарина, поскольку правообладателем не было получено согласие наследников Первого космонавта на использование его имени.

Кроме того, требования были мотивированы тем, что оспариваемый товарный знак по свидетельству N 442186 является комбинированным обозначением, включающим в себя графический элемент, а также словесный элемент "ГАГАРИНСКИЙ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР". В описании заявленного обозначения, содержащемся в заявке, поданной 4 июня 2010 г., третье лицо не указало на наличие какого-либо назначения слова "Гагаринский", включенное в обозначение.

По мнению заявителя, в соответствии с практикой экспертизы, эксперт в данном случае должен был направить третьему лицу уведомление, указав на следующие обстоятельства, препятствующие регистрации обозначения в качестве товарного знака:

1. Известность имени космонавта Ю.А. Гагарина (пункт 2 часть 9 статья 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации), требующая согласия его наследников на регистрацию обозначения в качестве товарного знака;

2. Отсутствие доказательств территориального расположения третьего лица (заявителя по заявке) в г. Гагарин (пункт 3 часть 1 статья 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из справки о ходе делопроизводства по заявке N 2010718196 следует, что упомянутое выше уведомление было направлено третьему лицу 15.04.2011.

В ответном письме, поступившем в Федеральный институт промышленной собственности 20.05.2011, заявитель представил дополнительные материалы.

Данные материалы не могли содержать документы, подтверждающие согласие наследников Ю.А. Гагарина на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, являющегося производным от имени Ю.А. Гагарина, поскольку наследники такого согласия не давали.

Дополнительные материалы не могли также содержать данных, подтверждающих местонахождение третьего лица в городе Гагарин или на площади Гагарина, поскольку адресом местонахождения Заявителя является улица Орджоникидзе.

Несмотря на указанные выше обстоятельства, экспертиза вынесла решение о регистрации обозначения, причем при регистрации обозначения все словесные элементы были включены экспертизой в товарный знак как неохраняемые элементы, а значит, в ходе экспертизы указанное словесное обозначение не проверялось на соответствие требованиям законодательства об исключительных правах на средства индивидуализации товаров, работ, услуг.

Правообладателем на заседании Коллегии и в отзыве на возражение было заявлено, что словесный элемент "ГАГАРИНСКИЙ" в составе оспариваемого товарного знака N 442186 используется в качестве наименования места оказания услуг, поскольку торгово-развлекательный центр "ГАГАРИНСКИЙ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" находится "рядом с площадью Гагарина". К материалам дела приобщена фотография со спутника местности, в районе которой расположен, где ясно видно, что он расположен на улице Вавилова на значительно удаленном расстоянии от Площади Гагарина.

Согласно разделу 2.4. Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39, в процессе проверки соответствия заявленного на регистрацию обозначения, представляющего собой или включающего географическое название, требованиям, установленным Законом, рекомендуется, в первую очередь, проанализировать, будет ли заявленное географическое название восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя в отношении товаров, указанных заявителем в перечне.

Между тем, по мнению заявителя, место оказания правообладателем услуг не совпадает с территорией площади Гагарина, а значит, правообладатель не вправе был осуществлять действия, направленные на включение в регистрируемое им обозначение словесного элемента "ГАГАРИНСКИЙ" в качестве неохраняемого.

Лексема "ГАГАРИНСКИЙ" является словом, производным от фамилии "Гагарин", образованным путем присоединения к основе-фамилии суффикса "ск" и окончания. Прилагательные с суффиксом -ск- имеют общее значение "относящийся к тому или свойственный тому, что названо мотивирующим словом". Из обозначения "ГАГАРИНСКИЙ" не следует указание на территорию, как например в обозначениях "на площади Гагарина", "площадь Гагарина, д. 2", нет указания на территориальный объект, только на производность от фамилии Первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.

Кроме того, согласно пункту 14.4.1. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила ТЗ) при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Кроме того, правообладатель в процессе рассмотрения возражения коллегией палаты по патентным спорам Роспатента указал, что в оформлении здания торгового центра, а также в оформлении рекламных материалов не было использовано имя и/или изображение первого космонавта - Ю.А. Гагарина. Между тем, изобразительный элемент, присутствующий в оспариваемом товарном знаке N 422186, по своей стилистике и семантике (устремление к звездам) ассоциируется с космической тематикой, то есть с Ю.А. Гагариным, а не с другими лицами (например, князьями).

Известность первого космонавта СССР и мира, советского летчика-космонавта, Героя Советского Союза, кавалера высших знаков отличия ряда государств, почетного гражданина многих российских и зарубежных городов Юрия Алексеевича Гагарина сторонами по делу не оспаривается, а также является общеизвестным фактом.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения "Русские кумиры двадцатого века", главным кумиром россиян является Юрий Алексеевич Гагарин (35% голосов). Согласно данным опроса Аналитического центра Юрия Левады Ю.А. Гагарин в 2008 г. был на 6 месте "самых выдающихся людей всех времен и народов".

Материалы, по мнению заявителя, подтверждающие соответствующие данные, представлены им на заседании Коллегии.

При рассмотрении возражения Гагариной Е.Ю. правообладатель заявил, что при выборе названия торгово-развлекательного центра "ГАГАРИНСКИЙ" за основу бралась территориальная привязка Торгово-развлекательного центра, поскольку он располагается на улице Вавилова, на пересечении с Третьим транспортным кольцом, рядом с площадью Гагарина, Гагаринским тоннелем, расположенным на Третьем транспортном кольце под площадью Гагарина и станцией метро "Ленинский проспект".

Вместе с тем, ответчиком при вынесении спорного решения, не были приняты во внимания доводы заявителя о том, что подходящее наименование торгово-развлекательного центра было избрано не в соответствии с его будущим территориальным расположением, поскольку устойчивая ассоциация наименования ТРЦ с территорией его размещения существовала бы в сознании потребителей, если бы название топонимического объекта было уникально и имело самобытное словесное происхождение, что в доказательство территориальной привязки наименования ТРЦ "ГАГАРИНСКИИ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" к площади Гагарина и Гагаринскому тоннелю Правообладателем на заседании Коллегии Палаты по патентным спорам Роспатента была представлена распечатка сведений о социологическом опросе, проведенном среди случайных прохожих около нескольких станций Московского метрополитена, с целью выяснения вопроса о приоритетном наименовании ТРЦ, что данная распечатка является, по сути, единственным доводом, подтверждающим версию Правообладателя о происхождении наименования ТРЦ от названия площади Гагарина. Между тем, правообладателем не было представлено никаких материалов опроса - анкет, сведений об организации или лицах, проводивших опрос (что не позволяет установить наличие у них нужной квалификации в области социологических исследований), также не были представлены сведения об опрашиваемых лицах, а именно их имена и контактные данные, что необходимо для проверки реальности проведения опроса, его итогов. Таким образом, Заявитель констатирует, что достоверность единственного доказательства, которое могло свидетельствовать о намерениях и мотивах правообладателя при выборе наименования будущего ТРЦ, не может быть проверена, а значит, доказательство опроса является недостоверным.

Попытка правообладателя соотнести товарный знак N 422186 с названиями территориальных объектов города Москвы, а также включить в него спорное словесное обозначение "ГАГАРИНСКИЙ" в качестве неохраняемого элемента, с целью избежать его проверки экспертизой на соответствие требованиям пункта 2 части 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, является недобросовестным подходом, направленным на обход прямого требования законодательства.

Кроме того, по мнению заявителя, утверждение правообладателя о том, что природа наименования ТРЦ восходит не к имени Ю.А. Гагарина, а к наименованию Площади Гагарина и Гагаринского тоннеля, которые в свою очередь названы в честь Первого космонавта, логически неверна. В 1968 г. наименования территориальных единиц присваивались органами советской власти на основании Постановления Президиума ВС РСФСР от 28.01.1965 "О порядке наименования и переименования административно-территориальных единиц, населенных пунктов, предприятий, колхозов, учреждений, организаций, улиц и площадей в РСФСР". В частности, наименование бывшей площади Калужской Заставы в честь имени Ю.А. Гагарина было присвоено решением исполкома Моссовета от 04.04.1968.

Поскольку Площадь Гагарина была названа в честь Ю.А. Гагарина, то основным фактором в выборе наименования ТРЦ является не территориальная привязка (ТРЦ не находится на этой площади), а именно - стремление ассоциировать название ТРЦ с именем Ю.А. Гагарина.

Кроме того, заявителем было указано на несостоятельность доводов Коллегии Палаты по патентным спорам Роспатента, приведенных с целью показать отсутствие какой-либо связи наименования ТРЦ с именем Ю.А. Гагарина, например, упоминание о городе Гагарин (бывший город Гжатск), который был переименован именно в связи с личностью Ю.А. Гагарина, а не по иным причинам.

Возражения правообладателя сводятся к указанию на то, что заявителем не представлено доказательств тому, что словесный элемент "Гагаринский" будет ассоциироваться как производное от фамилии космонавта Ю.А. Гагарина, что спорный словесный элемент используется для указания на местонахождение торгово-развлекательного центра, что спорный словесный элемент, исключенный из самостоятельной правовой охраны, не занимает доминирующего положения в товарном знаке, что существуют иные регистрации, содержащие, в частности, словесный элемент "Гагаринское".

Спорный ненормативно-правовой акт мотивирован тем, что словесный элемент "Гагаринский" не будет вызывать однозначные ассоциации с личностью Ю.А. Гагарина, что в оспариваемом товарном знаке не присутствуют элементы, связанные с тематикой освоения космоса, что в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие связь заявителя с Ю.А. Гагариным, что спорный словесный элемент "Гагаринский" исключен из самостоятельной правовой охраны, а также является указанием на место оказания услуг.

В пункте 14.4.2 Правил ТЗ, указано, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил ТЗ сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил ТЗ. Признаки сходства могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Однако, основным критерием для определения сходства, является наличие ассоциации между обозначениями.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения, каковым является спорный товарный знак, сравниваются как с комбинированными обозначениями, так и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 6.3 "Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство", утвержденных приказом Роспатента от 27 марта 1997 года N 26 (далее - Методические рекомендации), определяющих общие методологические подходы экспертизы и отражающих ее многолетнюю практику, если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение следует признать сходным до степени смешения с указанным товарным знаком.

Таким образом, при сравнении на предмет установленного сходства сравниваемых обозначений за основу берется анализ на сходство их доминирующих словесных элементов.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах а - в упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт "в" пункта 14.4.2 Правил ТЗ).

В данном случае, имеется полное вхождение противопоставленного словесного элемента "Гагаринский" в оспариваемый товарный знак, которое прямо относится пунктом 14.4.2.2 (1) Правил ТЗ к признакам фонетического сходства и может свидетельствовать о наличии достаточного основания для признания данных товарных знаков сходными до степени смешения в целом.

Что касается семантического сходства спорного товарного знака и противопоставленного словесного обозначения, то следует исходить из положений пункта 14.4.2.2 (3) Правил ТЗ, согласно которым признаком семантического (смыслового) сходства является совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Противопоставленный словесный элемент полностью включен в оспариваемый товарный знак и занимает в нем доминирующее положение, поскольку он расположен в центральной части оспариваемого товарного знака N 442186, а также выполнен шрифтом в размере более чем в 3 раза большем, чем словосочетание "ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР", а значит, внимание потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака будет, прежде всего, обращено на словесный элемент "ГАГАРИНСКИЙ" и изобразительный элемент.

Данный вывод суда соответствует положениям Методических рекомендаций, определяющим общие методологические подходы экспертизы и отражающим ее многолетнюю практику, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, т.к. он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Кроме того, семантический фактор усиливается за счет включения в состав комбинированного товарного знака изобразительного элемента в виде упрощенного рисунка летательного аппарата и звезды, с очевидностью свидетельствующий на устремление к звездам.

Фонетическое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначение, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение (подпункт "а" пункта 14.4.2 Правил ТЗ).

Учитывая фонетическое тождество доминирующего словесного элемента оспариваемого обозначения "Гагаринский", на которое падает логическое ударение и противопоставленного товарного знака, можно сделать вывод о фонетическом сходстве указанных словесных обозначений товарных знаков в целом.

Этим обстоятельствам при их исследовании Палатой по патентным спорам надлежащей оценки не дано.

Фактически же, в ходе рассмотрения Палатой по патентным спорам возражений, исследования проводились безотносительно к тому в каком именно виде используется правообладателем оспариваемый товарный знак в хозяйственной деятельности.

В то же время, следует признать, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак (словесное обозначение) воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию. Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Таким образом, включение доминирующего словесного обозначения "ГАГАРИНСКИЙ" в оспариваемый товарный знак N 442186 в качестве неохраняемого элемента нарушает положение подпункта 2 пункта 4 части 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, что влечет незаконность регистрации оспариваемого товарного знака N 442186.

Согласно статье 1480 Гражданского кодекса Российской Федерации государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары (услуги), в том числе указывающих на их вид, место их производства или сбыта (оказания).

На основании абзаца 2 подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 2 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

В соответствии с подпунктом 3.5.7 Правил ТЗ, в том случае, если заявляемое обозначение тождественно имени известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, к заявке прилагается документальное подтверждение согласия соответствующего лица или его наследника.

Отсутствие такого согласия (непредоставление его по запросу органа, рассматривающего заявку) влечет отказ в регистрации заявленного обозначения.

Кроме того, согласно пункту 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации) товарный знак и знак обслуживания должен обладать способностью "отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц".

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2.3.1 Правил ТЗ, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Заявляемому обозначению, не обладающему различительной способностью, не может быть предоставлена правовая охрана.

Согласно пункту 2.3 вышеозначенных Правил ТЗ, регистрация обозначений, воспроизводящих иные фамилии, псевдонимы, в качестве товарных знаков может быть произведена, если обозначение, состоящее из фамилии или включающее фамилию, обладает различительной способностью и не способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя.

Различительная способность может быть свойственна заявленному обозначению либо приобретена им в результате его использования.

Если заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему в соответствии со статьей 6quinquies (с) Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция) может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве доводов для преодоления мотивов отказа в регистрации заявленного обозначения в связи с отсутствием различительной способности, приведенных в запросе экспертизы.

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки:

- объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

- территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;

- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;

- объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;

- сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;

- сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением;

- сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;

а также иные сведения.

Означенные доказательства при вынесении спорного ненормативного акта предметом исследования не были, а в материалы судебного дела они не представлены.

Возражения ответчика, мотивированные тем, что спорное словесное обозначение включено в спорный товарный знак в качестве неохраняемого элемента, судом отклоняются, т.к. в силу пункта 2.11 Рекомендаций, спорное словесное обозначение может быть включено в состав товарного знака как неохраняемый элемент только в том случае, если оно не занимает в нем доминирующего положения.

Как с очевидностью следует из материалов дела, в частности, из представленных самим правообладателем фотографий, на которых изображен способ фактического использования в коммерческих целях спорного обозначения, словесное обозначение "Гагаринский" является доминирующим элементом в составе спорного товарного знака.

Возражения ответчика и третьих лиц, мотивированы тем, что в оспариваемом товарном знаке не присутствуют элементы, связанные с тематикой освоения космоса, что в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие связь заявителя с Ю.А. Гагариным, что спорный словесный элемент "Гагаринский" исключен из самостоятельной правовой охраны, а также является указанием на место оказания услуг.

Возражения ответчика и третьих лиц, мотивированные тем, что в оспариваемом товарном знаке не присутствуют элементы, связанные с тематикой освоения космоса, судом отклоняются, т.к. в составе комбинированного товарного знака присутствует изобразительный элемент, с очевидностью свидетельствующий на устремление к звездам.

Возражения ответчика и третьих лиц, мотивированные тем, что в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие связь заявителя с Ю.А. Гагариным, судом отклоняются, т.к. в судебном заседании судом обозревалось свидетельство о рождении серии 1-СВ N 093564 от 23.05.1959, квалифицированное судом как бесспорное и исчерпывающее доказательство родственных связей заявителя и Ю.А. Гагарина, не оспоренное остальными лицами, участвующими в деле.

Возражения ответчика и третьих лиц, мотивированные тем, что спорный словесный элемент "Гагаринский" является указанием на место оказания услуг, судом отклоняются, т.к. как следует из представленных в дело правообладателем доказательств, торгово-развлекательный центр "Гагаринский", маркированный означенным спорным товарным знаком, располагается в Донском районе города Москвы, т.е. указание на иное место оказания услуг, чем Донской район города Москвы, будет квалифицировано как введение потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя". К таким обозначениям относятся, в частности, согласно пункту 2.5.1 Правил ТЗ, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Там же указано, что "обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов".

Озвученные в судебном заседании возражения ответчика, мотивированные тем, что суду не представлены доказательства наличия единой воли наследников Ю.А. Гагарина, судом отклоняются, т.к. заявителем указано на обратное, а документарного подтверждения данный довод ответчика в судебном заседании не нашел.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

При этом в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Кроме того, в силу статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно статье 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Судом были рассмотрены все доводы заинтересованного лица, однако они не могут служить основанием для отказа в удовлетворении данного заявления.

Кроме того, судом была предоставлена заинтересованному лицу возможность как полного изложения своей правовой позиции, так и предоставления необходимого объема дополнительных доказательств в обоснование правомерности заявленной позиции.

Заинтересованное лицо своими процессуальными правами распорядилось самостоятельно, убедительных и бесспорных доказательств в обоснование правомерности оспариваемого по делу ненормативного правового акта суду не представило.

В силу статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, а неисполнение процессуальных обязанностей несет негативные последствия

Как разъяснено в пункте 53 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В силу изложенных обстоятельств, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что спорная регистрация товарного знака была осуществлена вопреки положениям федерального законодательства, а также нормативной базы, утвержденной самим ответчиком, что заявленные против предоставления правовой охраны возражения подлежали безусловному удовлетворению, а правовая охрана спорного товарного знака N 442186, в свою очередь, безусловному прекращению, что оспариваемое решение вынесено Роспатентом с нарушением норм действующего законодательства и нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя, в связи с чем заявленные по делу требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

При признании решения органа незаконным у Роспатента возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке, т.е. путем внесения изменений в сведения, содержащиеся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, исключить сведения о регистрации товарного знака по свидетельству РФ N 442168 по заявке по заявке N 2010718196 с приоритетом от 04.06.2012, поскольку именно орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с положениями статьей 1503, 1505 и 1513 ГК РФ осуществляет регистрацию товарного знака путем внесения в реестр сведений о правообладателе, перечня товаров, для которых зарегистрирован знак, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.

Согласно пункту 5 статьи 1513 ГК РФ в случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Законодательством не предусмотрены возврат заявителю уплаченной государственной пошлины из бюджета в случае, если судебный акт принят в его пользу, а также освобождение государственных органов, органов местного самоуправления от возмещения судебных расходов.

В связи с этим, если судебный акт принят не в пользу государственного органа (органа местного самоуправления), расходы заявителя по уплате государственной пошлины подлежат возмещению этим органом в составе судебных расходов.

Таким образом, в связи с удовлетворением заявленных требований госпошлина в сумме 200 рублей в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с заинтересованного лица в пользу заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.04.2013 г. об отказе Гагариной Елене Юрьевне (Москва) в удовлетворении возражения от 25.12.2012 г. и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству N 442186, не соответствующим статье 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации и недействительным полностью.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, ОГРН 1047730015200) в пользу Гагариной Елены Юрьевны (Москва) 200 (двести) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Тарасов

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Н.Л. Рассомагина