Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 октября 2013 г. N С01-122/2013 по делу N А40-162063/2012 Суд оставил без изменения ранее принятые по делу судебные решения об отказе в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, поскольку отсутствие у истца права использовать спорное обозначение применительно к соответствующему классу оказания услуг не препятствует ему осуществлять такую деятельность без использования обозначения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 октября 2013 г. N С01-122/2013 по делу N А40-162063/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 14 октября 2013 г.

Полный текст постановления изготовлен 17 октября 2013 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А., судей Химичева В.А., Силаева Р.В.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "РОДОНИТ" (Лазоревый проезд, 24, квартира 96, г. Москва, 129323, ОГРН 1027739514516)

на решение Арбитражного суда города Москвы (судья Матюшенкова Ю.Л.) от 04.04.2013 по делу N А40-162063/2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда (судьи Лаврецкая Н.В., Расторгуев Е.Б., Левченко Н.И.) от 04.07.2013 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "РОДОНИТ" (Лазоревый проезд, 24, квартира 96, г. Москва, 129323, ОГРН 1027739514516)

к открытому акционерному обществу "Ювелирная торговля Северо-Запада" (ул. Б. Морская, 24, Санкт-Петербург, 191186, ОГРН 1037843004638)

с участием третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., 30, корп. 1, г. Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам N N 203223, 331629 в отношении части услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ),

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Подколзиной С.В., по доверенности от 20.11.2012;

от ответчика: Ускова В.В., по доверенности N 298 от 30.01.2013;

от третьего лица: не явились,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.

Установил:

Общество с ограниченной ответственностью "РОДОНИТ" (далее - ООО "РОДОНИТ", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОАО "Ювелирная торговля Северо-Запада" (далее - ОАО "Ювелирная торговля Северо-Запада", ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика в части услуг 35 класса МКТУ:

по свидетельству N 203223 по услугам: выпуск рекламных материалов; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; демонстрация товаров; почтовая рассылка рекламных материалов (проспектов, брошюр и т.п.); публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных объявлений; реклама, реклама в газете, реклама телевизионная, сбыт товара через посредников; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей в отношении товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак истца N 434499 по 09 и 16 классам МКТУ, с дальнейшим уточнением услуг 35 класса МКТУ в свидетельстве на товарный знак ответчика N 203223: "Перечисленные услуги оказываются правообладателем за исключением услуг в отношении товаров 09 класса МКТУ: аппаратура высокочастотная; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура для поиска кладов; бинокли; вакуумметры; вариометры; весы; вехи [геодезические инструменты]; волномеры; вольтметры; газометры; гальванометры; гидрометры; дальномеры; детекторы фальшивых монет; доски объявлений электронные; зонды глубоководные; измерители; инструменты измерительные; инструменты топографические; компасы морские; манометры; металлодетекторы; металлодетекторы для промышленных или военных целей; металлоискатели; объективы для астрофотографии; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; перископы; приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских целей]; приборы для измерения расстояния; приборы записывающие дистанционные; приборы и инструменты астрономические; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы метеорологические; приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы точные измерительные; публикации электронные [загружаемые]; радары; радиопередатчики дальней связи; рации портативные; сонары; сонометры; спектрографы; спектроскопы; спидометры; счетчики; тахометры; телескопы, уклономеры; устройства и машины для зондирования; фонари сигнальные; частотомеры; шагомеры;

16 класса МКТУ: альманахи; атласы; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; издания печатные; карты географические; книги; книги записей; периодика; продукция печатная; проспекты.

по свидетельству N 331629 по услугам: демонстрация товаров; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе коммерческие операции, связанные с их розничной продажей через сети ювелирных магазинов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов: распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети, в том числе в виде доменного имени; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; составление рекламных рубрик в газете, в отношении товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак истца N 434499 по 09 и 16 классам МКТУ, с дальнейшим уточнением услуг 35 класса МКТУ в свидетельстве на товарный знак ответчика N 331629: "Перечисленные услуги оказываются правообладателем за исключением услуг в отношении товаров 09 класса МКТУ: аппаратура высокочастотная; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура для поиска кладов; бинокли; вакуумметры; вариометры; весы; вехи [геодезические инструменты]; волномеры; вольтметры; газометры; гальванометры; гидрометры; дальномеры; детекторы фальшивых монет; доски объявлений электронные; зонды глубоководные; измерители; инструменты измерительные; инструменты топографические; компасы морские; манометры; металлодетекторы; металлодетекторы для промышленных или военных целей; металлоискатели; объективы для астрофотографии; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; перископы; приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских целей]; приборы для измерения расстояния; приборы записывающие дистанционные; приборы и инструменты астрономические; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы метеорологические; приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры];

приборы навигационные спутниковые; приборы точные измерительные; публикации электронные [загружаемые]; радары; радиопередатчики дальней связи; рации портативные; сонары; сонометры; спектрографы; спектроскопы; спидометры; счетчики; тахометры; телескопы, уклономеры; устройства и машины для зондирования; фонари сигнальные; частотомеры: шагомеры;

16 класса МКТУ: альманахи; атласы; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; издания печатные; карты географические; книги; книги записей; периодика; продукция печатная; проспекты.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, была привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.04.2013 по делу N А40-162063/2012, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2013 по тому же делу, в удовлетворении иска было отказано.

В кассационной жалобе истец, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, просит обжалуемые судебные акты отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска.

В обоснование своей жалобы указывает на ошибочность вывода судов о том, что требование об ограничении объема использования товарного знака может быть удовлетворено только при условии, что право использования товарного знака предоставлено на основании государственной регистрации товарного знака в отношении данных товаров, полагает данный вывод не соответствующим закону.

Считает, что суды неправильно применили статью 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации и не признали истца заинтересованным лицом.

Обращает внимание, что им осуществляется предпринимательская деятельность по оказанию услуг, описанных в 35 классе МКТУ, в частности розничная и оптовая торговля поисковым, навигационным и измерительным оборудованием; он имеет фирменное наименование "РОДОНИТ"; подавал заявку на регистрацию спорного товарного знака в отношении, в том числе 35 класса МКТУ.

По мнению заявителя кассационной жалобы, регистрация товарных знаков ответчика в отношении широкого спектра услуг 35 класса МКТУ препятствует осуществлению истцом нормальной хозяйственной деятельности, мешая маркировке реализуемых и продвигаемых товаров своим товарным знаком.

Также истец отмечает, что суды неправильно применили статью 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, указав на неисполнимость решения суда в случае удовлетворения иска.

Ответчиком представлен письменный отзыв на кассационную жалобу, в котором выражено согласие с ранее принятыми судебными актами.

Третье лицо в письме, направленном в суд, не выразило правовой позиции относительно настоящего спора, просило рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие его представителя.

Представитель истца в судебном заседании на доводах кассационной жалобы настаивал.

Представитель ответчика поддержал доводы отзыва на кассационную жалобу, просил суд обжалуемые судебные акты оставить без изменения.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания суда кассационной инстанции, явку представителей в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, ООО "РОДОНИТ" является правообладателем товарного знака "РОДОНИТ RODONIT" по свидетельству N 434499 (дата регистрации - 06.04.2011, дата приоритета - 19.10.2009) в отношении товаров и услуг 09 и 16 классов МКТУ - аппаратура высокочастотная; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура для поиска кладов; бинокли; вакуумметры; вариометры; весы; вехи [геодезические инструменты]; волномеры; вольтметры; газометры; гальванометры; гидрометры; дальномеры; детекторы фальшивых монет; доски объявлений электронные; зонды глубоководные; измерители; инструменты измерительные; инструменты топографические; компасы морские; манометры; металлодетекторы; металлодетекторы для промышленных или военных целей; металлоискатели; объективы для астрофотографии; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; перископы; приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских целей]; приборы для измерения расстояния; приборы записывающие дистанционные; приборы и инструменты астрономические; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы метеорологические; приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы точные измерительные; публикации электронные [загружаемые]; радары; радиопередатчики дальней связи; рации портативные; сонары; сонометры; спектрографы; спектроскопы; спидометры; счетчики; тахометры; телескопы, уклономеры; устройства и машины для зондирования; фонари сигнальные; частотомеры: шагомеры; альманахи; атласы; брошюры; буклеты; бюллетени; информационные; газеты; издания печатные; карты географические; книги; книги записей; периодика; продукция печатная; проспекты.

При рассмотрении заявки ООО "РОДОНИТ" на соответствующий товарный знак в отношении услуг 35 класса Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) установила, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками обслуживания "РОДОНИТ" по свидетельствам N 331629, 203223, приоритет от 26.05.2006, 15.03.2000 соответственно, зарегистрированными на ОАО "Ювелирная торговля Северо-Запада" для однородных услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем регистрация товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ для истца не была произведена.

Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления ООО "РОДОНИТ" настоящего иска.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что ответчиком представлены в материалы дела доказательства, подтверждающие осуществление им деятельности в области услуг, отнесенных к 35 классу МКТУ; истец не маркирует реализуемые им товары обозначением "РОДОНИТ"; доказательства осуществления истцом деятельности, относимой к услугам 35 класса МКТУ, не представлены; отсутствие у истца права использовать обозначение "РОДОНИТ" применительно к оказанию услуг по 35 классу МКТУ не препятствует ему осуществлять такую деятельность без использования обозначения; заявленное исковое требование в случае, если бы исковые требования были удовлетворены, не отвечает признаку исполнимости судебного акта.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил правильность его выводов, кроме того отметил, что юридически прекратить правовую охрану оспариваемых знаков в отношении тех товаров, в отношении которых такая охрана не была предоставлена в установленном законом порядке, невозможно; регистрация оспариваемых товарных знаков не может препятствовать осуществлению истцом деятельности по рекламе собственно производимых и (или) маркируемых товаров.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, отзыва на нее, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для отмены либо изменения обжалуемых судебных актов.

В соответствии с частью 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно части 1 статьи 1486 названного кодекса, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В силу части 3 той же статьи бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 2.4 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого не использования вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Из системного толкования вышеперечисленных норм следует, что законодателем установлен принцип обязательности использования правообладателем товарного знака в гражданском обороте, правовым последствием несоблюдения которого может являться досрочное прекращение арбитражным судом правовой охраны такого товарного знака по иску лица, которое признано заинтересованным в прекращении правовой охраны. При этом не установление признаков заинтересованности применительно к лицу, обратившемуся с таким требованием, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении этого требования.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Как усматривается из материалов дела, ответчик осуществляет деятельность по оказанию услуг, относящихся к 35 классу МКТУ, в частности, по розничной продаже ювелирных товаров, рекламированию этих услуг, с использованием товарного знака "РОДОНИТ".

Истец, ссылаясь на наличие заинтересованности в получении исключительного права на товарный знак "РОДОНИТ" по 35 классу МКТУ, представил доказательства осуществления им с использованием фирменного наименования "РОДОНИТ" оптовой торговли поисковым, навигационным и измерительным оборудованием, которое не маркируется им товарным знаком "РОДОНИТ". Доказательств осуществления им деятельности по оказанию услуг, относящихся к 35 классу МКТУ, вопреки доводам кассационной жалобы, истцом не представлено. Отнесение им деятельности по оптовой торговле оборудованием к услугам 35 класса МКТУ является ошибочным.

Несмотря на наличие у истца исключительного права на использование товарного знака "РОДОНИТ RODONIT" по 09 и 16 классам МКТУ, данный товарный знак им фактически не используется.

Вместе с тем, учитывая право истца на использование товарного знака "РОДОНИТ RODONIT" по вышеназванным товарным классам МКТУ, а также принимая во внимание, что любой товар производится с целью его продажи, в связи с чем самим производителем либо лицом, обладающим право маркировать такой товар своим товарным знаком, уже оказывается услуга по удовлетворению потребности в приобретении товара (в силу части 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации рекламирование, демонстрация товара на выставках и ярмарках, его реализация входят в содержание исключительного права на товарный знак как одни из правомочий правообладателя), то истцу как правообладателю товарного знака принадлежат и права на рекламирование, демонстрацию и реализацию производимого или маркируемого им товара.

Таким образом, обладание ответчиком товарными знаками "РОДОНИТ" по 35 классу МКТУ не создает препятствий для истца по осуществлению деятельности, связанной с рекламированием, демонстрацией и реализацией маркируемых им своим товарным знаком товаров, в связи с чем соответствующий довод кассационной жалобы подлежит отклонению.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны принадлежащих ответчику товарных знаков по 35 классу МКТУ вследствие их неиспользования.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что использование фирменного наименования "РОДОНИТ" и подача им заявки на регистрацию спорного товарного знака в отношении, в том числе 35 класса МКТУ, являются безусловными признаками его заинтересованности в получении исключительного права на товарный знак в отношении именно этого класса МКТУ, судом кассационной инстанции не принимается, поскольку фирменное наименование является самостоятельным средством индивидуализации юридического лица, а сама по себе подача заявки на регистрацию товарного знака в отсутствие иных доказательств осуществления такой деятельности либо приготовлений к ней, не может быть признана достаточным основанием для установления заинтересованности.

Между тем в рамках настоящего спора ответчиком представлены в материалы дела доказательства, подтверждающие осуществление им деятельности в сфере услуг, отнесенных к 35 классу МКТУ, и использования принадлежащих ему товарных знаков. Факт использования ответчиком товарных знаков в отношении услуг, отнесенных к 35 классу МКТУ, истцом не оспаривается.

Установление факта отсутствия заинтересованности заявителя и факта использования правообладателем своего товарного знака являются самостоятельными основаниями для отказа в удовлетворении иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

С учетом изложенного, нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

Доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, в основном направлены на переоценку доказательств и обстоятельств дела, что в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается в суде кассационной инстанции. Несогласие истца с произведенной судами оценкой имеющихся в деле доказательств не является в рассматриваемом случае основанием для отмены судебных актов.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанций являются законными и отмене (изменению) не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб., понесенные при подаче кассационной жалобы, по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя данной жалобы.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 04.04.2013 по делу N А40-162063/2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2013 по тому же делу оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

В.А. Химичев

Судья

Р.В. Силаев