Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2013 г. N С01-136/2013 по делу N А40-169450/2012 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2013 г. N С01-136/2013 по делу N А40-169450/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 16 октября 2013 г.

Полный текст постановления изготовлен 18 октября 2013 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Химичев В.А.,

судьи - Тарасов Н.Н., Силаев Р.В.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт" на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда (судьи Левченко Н.И., Лаврецкая Н.В., Расторгуев Е.Б.) от 08.07.2013 по делу N А40-169450/2012

по исковому заявлению федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт" (ул. Щепкина, д. 4, Москва, 129090, ОГРН 1027700240150)

к закрытому акционерному обществу "Союзплодимпорт" (ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 2, Москва, 127006, ОГРН 1037700027750),

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1027739154343)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

при участии в судебном заседании: от федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт" - представитель Лукьянов В.Н. (доверенность от 09.01.2013);

от закрытого акционерного общества "Союзплодимпорт" - представитель не явился, извещено надлежащим образом;

от Федеральной службы интеллектуальной собственности - представитель не явился, извещена надлежащим образом, заявлено ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие представителя, установил:

федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" (далее - истец, ФКП "Союзплодоимпорт") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к закрытому акционерному обществу "Союзплодимпорт" (далее - ответчик, ЗАО "Союзплодимпорт") о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака N 263346 "MirStoli" на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг 32, 33, 34, 35 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), вследствие его неиспользования.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.04.2013 исковые требования удовлетворены частично: прекращена правовая охрана товарного знака "MirStoli" в отношении товаров и услуг 32, 33, 34, 35 классов МКТУ, а также 42 класса МКТУ применительно к деятельности по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; промышленным и научным разработкам, исследованиям досрочно в связи с неиспользованием. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2013 решение Арбитражного суда города Москвы от 04.04.2013 отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2013, ФКП "Союзплодоимпорт" обратилось с кассационной жалобой, в которой просит постановление отменить, а решение суда первой инстанции оставить без изменения.

В качестве основания, по которому в кассационной жалобе заявлены требования о проверки законности постановления, ФКП "Союзплодоимпорт" указывает на то, что суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии у истца заинтересованности в прекращении правовой охраны словесного товарного знака N 263346 "MirStoli", не приняв во внимание представленные в дело доказательства заинтересованности в самостоятельном использовании товарного знака, не дав надлежащей оценки договору о намерениях от 06.03.2013, заключенному ФКП "Союзплодоимпорт" и ООО "ИТАР", приложением к которому является лицензионный договор, а также утвержденная этикетка, которой будет маркироваться производимая продукция. При этом, как указывает заявитель, суд не учел, что истец в силу делегированных ему полномочий на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2002 N 494 от имени Российской Федерации осуществляет права пользования и распоряжения товарными знаками на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в том числе товарным знаком "Stolichnaya". В силу подпункта "и" пункта 11 Устава, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.03.2002 N 286-р, ФКП "Союзплодоимпорт", в том числе осуществляет использование в установленном порядке товарных знаков на алкогольную, спиртосодержащую продукцию и другие продовольственные товары, а также табачную продукцию.

В судебном заседании представитель ФКП "Союзплодоимпорт" доводы кассационной жалобы поддержал и суду пояснил, что имеющие в материалах дела доказательства свидетельствуют о заинтересованности истца в самостоятельном использовании товарного знака.

Представитель ЗАО "Союзплодимпорт" в судебное заседание не явился. В отзыве на кассационную жалобу ЗАО "Союзплодимпорт" просит суд в удовлетворении кассационной жалобы отказать. В качестве доводов, изложенных в отзыве на кассационную жалобу, указывает на то, что суд апелляционной инстанции принял во внимание правовую позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащуюся в постановлении от 01.03.2011 N 14503/2010, и обоснованно применил критерии определения заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. При этом считает, что истец обязан был доказать наличие у него собственного интереса в прекращении правовой охраны товарного знака.

Третье лицо поддерживает доводы, изложенные в отзыве, представленном в суд первой инстанции, просило рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие его представителя.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.

Суд на основании статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает возможным рассмотреть кассационную жалобу в отсутствии не явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. Как установлено судами и следует из материалов дела, ФКП "Союзплодоимпорт" создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 N 1741-р. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2002 N 494 ФКП "Союзплодоимпорт" от имени Российской Федерации осуществляет права пользования и распоряжения товарными знаками на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в том числе товарным знаком "Stolichnaya". Согласно пункту 10 Устава ФКП "Союзплодоимпорт", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.03.2002 N 286-р, предприятие создано в целях организации производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в области организации производства продуктов питания, оптово-розничной торговли всеми видами алкогольной и безалкогольной продукции, свежих и переработанных овощей и фруктов, чая, кофе, специй и других товаров растительного происхождения. Согласно подпункту "и" пункта 11 Устава ФКП "Союзплодоимпорт" осуществляет, в том числе использование в установленном порядке товарных знаков на алкогольную, спиртосодержащую продукцию и другие продовольственные товары, а также табачную продукцию. В соответствии с пунктом 3 Порядка пользования ФКП "Союзплодоимпорт" товарными знаками на алкогольную и спиртосодержащую продукцию (в редакции Приказа Минсельхоза РФ N 1445, Минимущества РФ N 490 от 05.11.2003 г.) ФКП "Союзплодоимпорт" предоставляет третьим лицам право использовать в предпринимательской деятельности права на товарные знаки, в том числе права исключительного использования товарных знаков (исключительная лицензия), на основании лицензионных договоров.

Судами установлено, что ФКП "Союзплодоимпорт" является обладателем прав на ряд словесных и комбинированных товарных знаков, включающих в свой состав охраняемый словесный элемент "Stolichnaya", а также словесные элементы производные от словесного обозначения "Stolichnaya" и "Столичная", а именно: в отношении 33 класса МКТУ: N 38388 "STOLICHNAYA"; N 262682 "STOLICHNAYA"; N 275045 "STOLICHNAYA"; N 263016 "STOLICHNAYA"; N 275940 "STOLICHNAYA"; N 263741 "STOLICHNAYA"; N 283119 "Столичная"; N 283120 "Столичная"; N 292671 "Столичный"; N 292672 "Столичный"; N 292673 "Столичный"; N 53 "Stolichnaya".

С целью расширения ассортимента выпускаемых товаров в 2008 году ФКП "Союзплодоимпорт" приняло решение о регистрации словесных обозначений "STOLI" и "СТОЛИ" в отношении товаров 33 класса МКТУ, которые являются производными от словесного обозначения "Stolichnaya" и "Столичная", и 20.08.2008 направило в Роспатент соответствующие заявки N 2008726860 и N 2008726862.

Решениями Роспатента от 29.06.2010 ФКП "Союзплодоимпорт" было отказано в предоставлении правовой охраны заявленным обозначениям, в том числе ввиду их сходства со словесным товарным знаком N 263346, содержащим в своем составе словесный элемент "Stoli".

Товарный знак N 263346 "MirStoli" зарегистрирован 06.02.2004 на имя ЗАО "Союзплодимпорт" в отношении товаров 32, 33, 34, 35 и 42 классов МКТУ. Данный товарный знак зарегистрирован в качестве словесного обозначения в виде слитного написания двух словесных элементов "Mir" и "Stoli", выполненных в латинице.

Считая, что ответчик не использует товарный знак "MirStoli" и, указывая на свою заинтересованность в прекращении правовой охраны данного товарного знака, ФКП "Союзплодоимпорт" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав положения устава истца и правовые акты, регулирующие его деятельность, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ФКП "Союзплодоимпорт" наделено Правительством Российской Федерации объемом прав, которые имеет правообладатель товарных знаков в соответствии с законодательством в области охраны и защиты интеллектуальных прав, за исключением права заключать договор об отчуждении исключительного права (договор уступки).

Согласно выводу суда первой инстанции, в целях укрепления охраноспособности товарных знаков ФКП "Союзплодоимпорт" вправе подавать заявки и приобретать права на новые товарные знаки, а также подавать возражения против регистрации сходных с государственными знаками товарных знаков третьих лиц и совершать иные действия, необходимые для охраны государственной интеллектуальной собственности.

Суд первой инстанции отклонил доводы ответчика о том, что заявитель не доказал намерений использования спорного товарного знака, и принял в качестве доказательств заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака N 263346 "MirStoli" следующие документы: копию письма венесуэльской компании Comercial Marinex Inernational, С.А. от 22.01.2008 с предложением начать производство и реализацию алкогольной продукции под товарным знаком "STOLI" с приложениями отчетов о рекламе алкогольной продукции под товарным знаком "STOLICHNAYA" и "STOLI"; копию письма завода изготовителя общества с ограниченной ответственностью "ИТАР" от 24.03.2008 N 142 с предложением о заключении лицензионного договора на право использования товарного знака "STOLI" при производстве и реализации алкогольной продукции; копию письма словацкой компании Carat Distillery spol s.r.o от 05.03.2008 с предложением о начале поставок алкогольной продукции под товарным знаком "STOLI"; копию протокола совещания в ФКП "Союзплодоимпорт" от 06.05.2008; копию письма бразильской компании OSTALCO DO BRAZIL S.A. от 13.04.2009 с предложением о заключении договора на поставку алкогольной продукции под товарным знаком "STOLI"; договор намерениях с обществом с ограниченной ответственностью "ИТАР" от 06.03.2013.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу ответчика на решение суда первой инстанции, пришел к выводу об отсутствии доказательств заинтересованности истца с учетом правовой позиции, определенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10. При этом указал, что соглашения и письма о намерениях производить алкогольную продукцию датированы 2008-2009 годами, что не гарантирует готовность заявителя производить указанную продукцию в настоящее время. Использование товарного знака "MirStoli" в отношении товаров 32, 33, класса МКТУ невозможно без производства, изготовления и реализации (оптовой или розничной) соответствующих товаров, то есть осуществления деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Суду не представлено доказательств наличия у истца обязательных лицензий на производство либо оборот алкогольной продукции. В материалах дела отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие осуществление истцом деятельности, предметом которой является оказание услуг, относящихся к указанным классам МКТУ. Сама по себе потенциальная возможность осуществления конкретных видов коммерческой деятельности не подтверждает наличия заинтересованности или непосредственного намерения в их осуществлении.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, отзывы на нее, выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отмене обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции и оставлению в силе решения суда первой инстанции в связи со следующим.

Согласно статьи 5 C(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статей 15, 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Поэтому применительно к части 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

При этом однородность товаров, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, определяется по следующим обстоятельствам: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Суд первой инстанции, исследовав положения устава истца и правовые акты, регулирующие его деятельность, пришел к обоснованному выводу о том, что ФКП "Союзплодоимпорт" наделено Правительством Российской Федерации объемом прав, которые имеет правообладатель товарных знаков в соответствии с законодательством в области охраны и защиты интеллектуальных прав, за исключением права заключать договор об отчуждении исключительного права (договор уступки).

Суд апелляционной инстанции на основе неправильного толкования части 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации и неверного понимания правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, пришел к ошибочному выводу о том, что заинтересованность лица в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака обязательно должна быть связана с производством однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Указанное постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации не содержит исчерпывающих критериев определения заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Согласно правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N ВАС-14483/12 от 19.03.2013, владельцев доменного имени, в том числе физических лиц, не обладающих статусом индивидуального предпринимателя, можно рассматривать в качестве заинтересованных в случаях, если обращение с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием направлено на защиту их прав на доменное имя. При этом не имеет правового значения отсутствие у данных лиц статуса индивидуального предпринимателя, поскольку такой статус необходим, если соответствующее обозначение используется в качестве товарного знака. Использовать обозначение не как товарный знак, а как доменное имя, может любое лицо, в том числе не обладающее статусом индивидуального предпринимателя.

Следовательно, исходя из вышеизложенной позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, субъектом заинтересованности может быть не только физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и вступающее в правоотношения в этом качестве или юридическое лицо как коммерческое, так и некоммерческое, но и физическое лицо, не обладающее статусом индивидуального предпринимателя. Соответственно, отсутствие у физического лица статуса индивидуального предпринимателя не является определяющим в установлении заинтересованности лица.

Таким образом, лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на конкретный товарный знак.

Поэтому не осуществление ФКП "Союзплодоимпорт" деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, отсутствие у него обязательных лицензий на производство либо оборот алкогольной продукции само по себе не является определяющим для вывода об отсутствии заинтересованности. Заинтересованность может проявляться не только в намерении и возможности самостоятельно производить продукцию.

При разрешении вопроса о том, является ли лицо, подавшее заявление, заинтересованным, в каждом конкретном случае следует исходить из совокупности всех доказательств по делу и конкретных обстоятельств спора.

Выводы об отсутствии заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака "MirStoli" сделаны судом апелляционной инстанции без учета положений устава ФКП "Союзплодоимпорт" и правовых актов, регулирующих его деятельность и определяющих объем его прав в сфере использования товарных знаков, а также представленных в качестве доказательств заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака N 263346 "MirStoli" следующих документов: копия письма венесуэльской компании Comercial Marinex Inernational, С.А. от 22.01.2008 с предложением начать производство и реализацию алкогольной продукции под товарным знаком "STOLI"; с приложениями отчетов о рекламе алкогольной продукции под товарным знаком "STOLICHNAYA" и "STOLI"; копия письма завода изготовителя ООО "ИТАР" от 24.03.2008 N 142 с предложением о заключении лицензионного договора на право использования товарного знака "STOLI" при производстве и реализации алкогольной продукции; копия письма словацкой компании Carat Distillery spol s.r.o от 05.03.2008 с предложением о начале поставок алкогольной продукции под товарным знаком "STOLI"; копии протокола совещания в ФКП "Союзплодоимпорт" от 06.05.2008; копия письма бразильской компании OSTALCO DO BRAZIL S.A. от 13.04.2009 с предложением о заключении договора на поставку алкогольной продукции под товарным знаком "STOLI"; договор о намерениях с ООО "ИТАР" от 06.03.2013.

На основе оценки имеющихся в материалах дела доказательств, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака N 263346 "MirStoli" в отношении товаров и услуг 32, 33, 34, 35 классов МКТУ, а также 42 класса МКТУ применительно к деятельности по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; промышленным и научным разработкам исследованиям досрочно, в связи с его неиспользованием.

Решение о частичном удовлетворении исковых требований принято судом первой инстанции в отсутствие доказательств использования рассматриваемого товарного знака.

Выводы суда первой инстанции соответствуют действующему законодательству и установленным по делу фактическим обстоятельствам.

В материалах дела имеются предоставленные истцом заявки N 2008726860 и N 2008726862 на регистрацию словесных обозначений "STOLI" и "СТОЛИ" в отношении товаров 33 класса МКТУ, являющихся производными от словесного обозначения "Stolichnaya" и "Столичная". Истцом также представлены договор, протокол совещания и письма, в подтверждение совершения им подготовительных действий к такому использованию.

В соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильным применением норм материального права является, в том числе неправильное истолкование закона.

Постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене, как основанное на неправильном истолковании части 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации при определении заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. Выводы суда, содержащиеся в постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или постановлений.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 04.04.2013, как основанное на правильном применении норм материального права, содержащее выводы соответствующие обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, следует оставить в силе.

Расходы по уплате государственной пошлины в размере 2000 руб., понесенные истцом в связи с подачей кассационной жалобы, по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2013 по делу N А40-169450/2012 Арбитражного суда города Москвы отменить, решение Арбитражного суда города Москвы от 04.04.2013 по тому же делу оставить в силе.

Взыскать с закрытого акционерного общества "Союзплодимпорт" в пользу федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт" 2000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных в связи с подачей кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.А. Химичев

Судья

Н.Н. Тарасов

Судья

Р.В. Силаев