Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 октября 2013 г. N С01-153/2013 по делу N А41-49077/2012 Суд отменил ранее принятые по делу судебные решения и направил дело о взыскании убытков за нарушение исключительных прав на полезную модель на новое рассмотрение, поскольку вывод суда о достижении правообладателями соглашения об ином использовании объекта патентных прав не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 октября 2013 г. N С01-153/2013 по делу N А41-49077/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 21 октября 2013 г.

Полный текст постановления изготовлен 22 октября 2013 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Рассомагиной Н.Л., Силаева Р.В.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Медиастрой" (ул. Коминтерна, 15 А, г. Королев, Московская область, 141009, ОГРН 1105018006048)

на решение Арбитражного суда Московской области от 10.04.2013 (судья Гарькушова Г.А.) и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2013 (судьи Мизяк В.П., Быков В.П., Миришова Э.С.), принятые в рамках дела N А41-49077/2012,

по иску Горячева Максима Львовича (г. Королев Московской области)

к обществу с ограниченной ответственностью "Медиастрой" (ул. Коминтерна, 15 А, г. Королев, Московская область, 141009, ОГРН 1105018006048)

с участием третьих лиц - общества с ограниченной ответственностью "СТАЛЕС 2М" (ул. Карла Маркса, д. 1А, г. Королев, Московская область, 141070, ОГРН 1095018003607); Захарова Михаила Михайловича (г. Королев Московской области); федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, 123995, ОГРН 1027739154343)

о взыскании убытков за нарушение исключительных прав на полезную модель,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Климова А.С., доверенность 77 АА N 7920067 от 12.09.2012;

от ответчика - Яшкова Д.В., доверенность от 23.07.2013;

от третьих лиц - не явились, надлежащим образом извещены,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, установил:

Горячев Максим Львович обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Медиастрой" (далее - ООО "Медиастрой") о взыскании убытков за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту Российской Федерации N 86209 "Опорный модуль для ступеней лестницы" в размере 8 282 руб. 

Определениями Арбитражного суда Московской области от 01.11.2012, 05.12.2012, 18.02.2013 по делу N А41-49077/2012 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены общество с ограниченной ответственностью "СТАЛЕС 2М" (далее - ООО "СТАЛЕС 2М"), Захаров Михаил Михайлович (далее - Захаров М.М.), федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФГБУ "ФИПС") соответственно.

Решением Арбитражного суда Московской области от 10.04.2013 по делу N А41-49077/12 исковые требования были удовлетворены, с ООО "Медиастрой" в пользу Горячева М.Л. взысканы убытки в размере 8 282 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб. 

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2013 решение Арбитражного суда Московской области от 10.04.2013 по делу N А41-49077/12 было оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения. 

Не согласившись с принятыми судебными актами, ООО "Медиастрой" обратилось с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, а производство по делу прекратить, ссылаясь на нарушение и неправильное применение норм материального и процессуального права. 

По мнению заявителя кассационной жалобы, представленный истцом на обозрение суда первой инстанции опорный модуль для лестницы не имеет никакого отношения к полезной модели по патенту Российской Федерации N 86209, а является новым изобретением Захарова М.М. - полезной моделью "Модульная конструкция ступеней лестницы", заявка на регистрацию которой была подана им 19.03.2013. 

Полагает, что расчет убытков произведен истцом неверно, поскольку доля прибыли истца как участника ООО "СТАЛЕС 2М" должна рассчитываться из чистой прибыли от реализации модулей, а не исходя из выручки. 

ООО "Медиастрой" считает, что не является надлежащим ответчиком по настоящему делу, поскольку не получало чистой прибыли от реализации товара. 

Обращает внимание, что из учредительного договора и устава ООО "СТАЛЕС 2М" не усматривается, что цель создания данного общества была направлена на использование спорной полезной модели, при этом учредительный договор и устав общества были утверждены общим собранием участников 02.04.2009, тогда как заявка на регистрацию спорной полезной модели была подана 27.05.2009, в связи с чем вывод суда первой инстанции о заключении патентообладателями соглашения об ином (совместном) использовании результата интеллектуальной деятельности путем учреждения ООО "СТАЛЕС 2М" не может быть признан обоснованным. 

Кроме того, ответчик отмечает, что поскольку спор вытекает из гражданских правоотношений и не связан с предпринимательской деятельностью, Арбитражным судом Московской области при рассмотрении настоящего дела нарушены правила подведомственности споров. 

Ответчиком к кассационной жалобе приложены отчет о патентном поиске с целью выявления аналогов полезной модели по патенту Российской Федерации N 86209, расчет себестоимости выпускаемой продукции. 

Истцом представлен письменный отзыв на кассационную жалобу, в котором он просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения. 

Третьим лицом - ФГБУ "ФИПС" представлено письмо, в котором оно ссылается на позицию, изложенную в отзыве от 26.03.2012, и информирует о возможности рассмотрения дела в отсутствие его представителя. 

Иными третьими лицами письменные отзывы на кассационную жалобу не представлены. 

В судебном заседании представитель ответчика заявил ходатайство о приобщении к материалам дела отчета о патентном поиске с целью выявления аналогов полезной модели по патенту Российской Федерации N 86209, расчета себестоимости выпускаемой продукции, в удовлетворении которого судом было отказано на основании статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые судебные акты и прекратить производство по делу.

Представитель истца возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения. 

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о месте и времени рассмотрения жалобы, явку своих представителей в судебное заседание суда кассационной инстанции не обеспечили, что согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. 

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах, применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Кодекса о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела, решением общего собрания учредителей от 02.04.2009 (протокол N 01/2009) был утвержден учредительный договор и устав ООО "СТАЛЕС 2М", 09.04.2009 запись о государственной регистрации данного юридического лица была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ). Согласно статье 2 названного учредительного договора, участниками общества являются: Захаров М.М., владеющий долей в размере 51% уставного капитала, и Горячев М.Л., владеющий долей в размере 49% уставного капитала. При этом уставный капитал общества сформирован путем внесения Захаровым М.М. монитора компьютерного оценочной стоимостью 5 100 руб., Горячевым М.Л. - принтера оценочной стоимостью 4 900 руб. Единоличным исполнительным органом общества был избран Захаров М.М. 

27 мая 2009 года Захаров М.М. и Горячев М.Л. подали заявку о выдаче патента Российской Федерации на полезную модель "Опорный модуль для ступеней лестницы", по результатам рассмотрения которой данная полезная модель 27.08.2009 была зарегистрирована Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за номером 86209, заявителям выдан патент на данную полезную модель, согласно которому авторами и патентообладателями являются Захаров М.М. и Горячев М.Л. 

По мнению истца, ООО "Медиастрой" незаконно используется полезная модель "Опорный модуль для ступеней лестницы", охраняемая патентом Российской Федерации N 86209, что подтверждается товарной накладной N 165 от 26.07.2011 и счет-фактурой N 165 от 26.07.2011, согласно которым гражданин Силуанов М.Ю. приобрел у ООО "Медиастрой" следующие товары: модуль средний 225 цвет "серебро" (код по ОКЕИ 796) в количестве 6 шт. по цене 14 100 руб. в том числе НДС 18%; модуль верхний цвет "серебро" (код по ОКЕИ 796) в количестве 1 шт. по цене 1 950 руб. в том числе НДС 18%; модуль нижний цвет "серебро" (код по ОКЕИ 796) в количестве 1 шт. по цене 2 800 руб. в том числе НДС 18%; столб опорный 1 м. "серебро" (код по ОКЕИ 796) в количестве 1 шт. по цене 920 руб. в том числе НДС 18%. 

Между Горячевым М.Л. (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Оценочно-рейтинговая компания ИНТЕЛМЕР" (далее - ООО "ИНТЕЛМЕР", Исполнитель) был заключен договор N 110704/01 на оказание услуг от 04.07.2011, предметом которого является проведения патентно-технической экспертизы с выдачей письменного экспертного заключения на предмет использования полезной модели "Опорный модуль для ступеней лестницы", охраняемой патентом Российской Федерации N 86209 (приоритет от 27.05.2009), в продуктах, изготавливаемых и продаваемых ООО "СТАЛЕС 2М", ООО "Медиастрой" и ИП Захаров М.М. 

В результате проведения указанной патентно-технической экспертизы было установлено, что все признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 86209 "Опорный модуль для ступеней лестницы" присутствуют в модулях, представленных к экспертизе; полезная модель по патенту N 86209 "Опорный модуль для ступеней лестницы" используется в продуктах, изготавливаемых и продаваемых ООО "СТАЛЕС 2М", ООО "Медиастрой", ИП Захаров М.М. (экспертное заключение от 26.08.2011, выполненное экспертом Бочкаревым А.В.). 

Учитывая вышеприведенные обстоятельства и полагая свое исключительное право нарушенным, Горячев М.Л. обратился в Арбитражный суд Московской области с настоящим иском. 

Удовлетворяя заявленные исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что правообладатели заключили соглашение об ином (совместном) использовании результата интеллектуальной деятельности путем учреждения ООО "СТАЛЕС 2М", осуществлявшего производство и реализацию продукции, в которой использована спорная полезная модель; Горячев М.Л. согласия Захарову М.М. на распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности не давал; все признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 86209 присутствуют в продукции, реализованной ответчиком Силуанову М.Ю.; действия по использованию ответчиком полезной модели являются незаконными; сумма, составляющая стоимость реализованной ответчиком продукции, в которой использована спорная полезная модель, должна была поступить на счет ООО "СТАЛЕС 2М", что привело бы к увеличению действительной стоимости доли участника Горячева М.Л.; убытки в виде упущенной выгоды составляют размер несостоявшегося увеличения действительной стоимости доли истца. 

Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда без изменения, в полном объеме согласился с выводами суда первой инстанции, отклонив при этом доводы ответчика о несоответствии представленного истцом экспертного заключения закону и не извещении третьего лица (Захарова М.М.) о времени и месте судебного разбирательства. 

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам. 

В силу части 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин, обладающий исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе использовать такой результат по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом. 

Согласно части 3 той же статьи, в случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать такой результат по своему усмотрению, если настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними. 

Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности распределяются между всеми правообладателями поровну, если соглашением между ними не предусмотрено иное. 

Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. 

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 1348 Гражданского кодекса Российской Федерации каждый из соавторов вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное; к отношениям соавторов, связанным с распределением доходов от использования изобретения, полезной модели или промышленного образца и с распоряжением исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, соответственно применяются правила пункта 3 статьи 1229 настоящего Кодекса. 

Частью 4 статьи 1358 названного кодекса установлено, что если обладателями патента на одно изобретение, одну полезную модель или один промышленный образец являются два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности. 

В силу пункта 1 части 2 той же статьи продажа продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец считается использованием этого изобретения, полезной модели или промышленного образца. 

Согласно части 3 этой же статьи, изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. 

По смыслу вышеприведенных норм каждый из патентообладателей вправе использовать полезную модель по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное. 

Делая вывод о том, что правообладатели (Захаров М.М. и Горячев М.Л.) заключили соглашение об ином (совместном) использовании спорной полезной модели путем учреждения ООО "СТАЛЕС 2М" и ссылаясь на учредительный договор и устав данного общества, суд первой инстанции фактически основывался на доказательствах, которые в материалах дела на тот момент отсутствовали. Суд апелляционной инстанции, в который были представлены учредительный договор и устав ООО "СТАЛЕС 2М", не исследовал их содержание на предмет наличия в них условий, позволяющих установить наличие соглашения учредителей об ином (совместном) использовании спорной полезной модели. 

При этом исключительное право на спорный результат интеллектуальной деятельности в силу статьи 1353 Гражданского кодекса Российской Федерации считается признанным и подлежащим правовой охране лишь с момента государственной регистрации полезной модели (27.08.2009), тогда как учредительный договор и устав ООО "СТАЛЕС 2М" были утверждены решением общего собрания учредителей от 02.04.2009. Доказательства внесения каких-либо изменений в указанные документы в материалах дела отсутствуют. 

С учетом изложенного, вывод о достижении правообладателями соглашения об ином использовании объекта патентных прав не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. 

Таким образом, применительно к настоящему делу каждый из патентообладателей на основании статей 1229, 1348, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации может использовать исключительное право на спорную полезную модель по своему усмотрению. 

Вывод суда первой инстанции об отсутствии согласия Горячева М.Л. на распоряжение Захаровым М.М. исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности также не может быть признан обоснованным, поскольку доказательств распоряжения Захаровым М.М. указанным исключительным правом в порядке статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации в материалах дела не имеется. Реализация изделий, содержащих признаки полезной модели, не является распоряжением исключительным правом на эту полезную модель, данные действия следует рассматривать как использование полезной модели. 

Представленным ответчиком доказательствам: договору комиссии N 01/07-2011 от 01.07.2011, договору купли-продажи N 05/07-2011 от 05.07.2011, товарной накладной N 200 от 01.07.2011 правовая оценка судами не дана. 

Исходя из разъяснения, содержащегося в пункте 11 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал помимо указания на это в учредительном договоре необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 Кодекса, такой отдельный договор подлежит государственной регистрации. 

Из материалов дела усматривается, что участники ООО "СТАЛЕС 2М" не вносили принадлежащее им исключительное право на спорную полезную модель в уставный капитал данного общества, сведений о заключении соответствующих договора об отчуждении исключительного права в пользу общества или лицензионного договора с ним также не имеется, в связи с чем использование спорной полезной модели со стороны ООО "СТАЛЕС 2М" не может быть признано правомерным. 

Следовательно, нет и оснований считать, что сумма, составляющая стоимость реализованной ответчиком продукции, в которой использована спорная полезная модель, должна была поступить именно на счет ООО "СТАЛЕС 2М".

Признавая размер подлежащих взысканию убытков обоснованным, суды не учли, что в соответствии с пунктом 5.1. учредительного договора ООО "СТАЛЕС 2М" распределению между участниками подлежит чистая прибыль общества, тогда как сумма, полученная ответчиком в качестве оплаты за переданные изделия, является выручкой. 

Согласно пункту 1 Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 N 10н/03-6/пз, под стоимостью чистых активов понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы активов, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету. При этом в состав пассивов входят также расходы (пункт 4 указанного Порядка). 

Таким образом, учету подлежат также расходы на производство данной продукции и прочие расходы. 

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка необходимых доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе, установить наличие либо отсутствие соглашения между патентообладателями об ином использовании исключительных прав на спорную полезную модель; наличие у ООО "СТАЛЕС 2М" основанного на законе права на использование данной полезной модели; исследовать представленные доказательства использования полезной модели Захаровым М.М.; дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, при новом рассмотрении суду первой инстанции в первую очередь следует разрешить вопрос о подведомственности настоящего спора арбитражному суду, учитывая при этом, что при рассмотрении данного вопроса приниматься во внимание должны оба критерия подведомственности, установленные статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (субъектный состав спора и его характер). Суд кассационной инстанции обращает внимание, что иск заявлен физическим лицом, однако в судебном заседании 21.10.2013 представителем истца было заявлено о наличии у истца статуса индивидуального предпринимателя. В связи с этим суду первой инстанции необходимо исследовать вопрос о наличии у истца соответствующего статуса и вытекает ли спор из предпринимательской деятельности истца, обусловленной его статусом. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 10.04.2013 по делу N А41-49077/2012 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2013 по тому же делу отменить. 

Направить дело N А41-49077/2012 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

Н.Л. Рассомагина

Р.В. Силаев