Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 октября 2013 г. N С01-155/2013 по делу N А40-12151/2013 Суд отменил апелляционное постановление, оставив в силе решение суда первой инстанции о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку истец заинтересован в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 октября 2013 г. N С01-155/2013 по делу N А40-12151/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 29.10.2013

Полный текст постановления изготовлен 30.10.2013

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Рогожин С.П.,

судьи - Тарасов Н.Н., Химичев В.А.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Торговая сеть "Вещь!" МО" и Рэд Континент Инвестментс

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда (судьи Лаврецкая Н.В., Левченко Н.И., Расторгуев Е.Б.) от 09.07.2013 по делу N А40-12151/2013

по иску общества с ограниченной ответственностью "Торговая сеть "Вещь!" МО" (Остаповский проезд, д. 51, стр. 1, г. Москва, 109316, ОГРН 1035003381907) и РЭД КОНТИНЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RED CONTINENT INVESTMENTS LIMITED) (Виронос авеню, 1096-28, г. Никосия, Республика Кипр 109628)

к обществу с ограниченной ответственностью "Виктория" (Каменноостровский проспект, д. 24, л. А, г. Санкт-Петербург, 197101,ОГРН 5067847538810)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ N 186734,

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (123995, Москва, Бережковская набережная, 30, корп. 1),

при участии в судебном заседании представителей:

от истцов: от ООО "Торговая сеть "ВЕЩЬ!" МО" - Сергеева Н.А., по доверенности от 01.07.2013; Михайленко Р.В., по доверенности от 25.02.2013; от RED CONTINENT INVESTMENTS LIMITED - Харченко О.Ф., по доверенности от 22.01.2013,

от ответчика: Хонахбеев А.А., по доверенности от 30.04.2013,

от третьего лица: не явился, извещён,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Торговая сеть "Вещь!" МО" и РЭД КОНТИНЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RED CONTINENT INVESTMENTS LIMITED) (далее - соистцы) обратились в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Виктория" (далее - ООО "Виктория", ответчик) о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ N 186734 в отношении услуг 35 класса МКТУ (агентства по импорту-экспорту; сбыт товара через посредников), в отношении услуг 42 класса МКТУ (прокат форменной одежды; прокат одежды; снабжение продовольственными товарами). 

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.04.2013 исковые требования удовлетворены. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2013 указанное решение суда первой инстанции отменено, в иске отказано. 

Не согласившись с указанным судебным актом, соистцы обратились с кассационной жалобой, в которой просят постановление суда апелляционной инстанции отменить в связи с неправильным применением норм материального права, решение суда первой инстанции оставить в силе. 

В качестве основания, по которому в кассационной жалобе заявлены требования о проверке законности постановления, соистцы указывают на то, что суд апелляционной инстанции пришёл к выводу об отсутствии у истцов заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака N 186734, однако факт заинтересованности всесторонне и полно установлен судом первой инстанции. 

В отзыве на кассационную жалобу ООО "Виктория" просит суд в удовлетворении кассационной жалобы отказать. В качестве доводов, изложенных в отзыве на кассационную жалобу, указывает на то, что суд апелляционной инстанции принял во внимание правовую позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащуюся в постановлении от 01.03.2011 N 14503/2010, и обоснованно применил критерии определения заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Считает, что использовал товарный знак в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

В судебном заседании представители соистцов доводы кассационной жалобы поддержали и суду пояснили, что имеющиеся в материалах дела доказательства свидетельствуют о их заинтересованности в использовании товарного знака, а номинальное владение доменным именем вещь.рф не является подтверждением использования товарного знака. 

Представитель ООО "Виктория" поддержал доводы, изложенные в отзыве на кассационную жалобу.

Третье лицо поддерживает доводы, изложенные в отзыве, представленном в суд первой инстанции, просило рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие его представителя. 

Третье лицо о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещено надлежащим образом путём направления в его адрес копии определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru. 

Суд на основании статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает возможным рассмотреть кассационную жалобу в отсутствии третьего лица, извещённого надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. 

При рассмотрении спора судами установлено, что 29.03.2000 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ произведена регистрация товарного знака "Вещь!" с приоритетом от 19.11.1999 в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 36, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ЗАО "АЛЕКО СПб". На основании договора от 19.11.2009 правообладателем товарного знака в настоящее время является ООО "Виктория". 

РЭД КОНТИНЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД является правообладателем товарного знака "Вещь!", зарегистрированного 30.10.2002 под номером 226348 с приоритетом от 15.08.2000 в отношении товаров 25 класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы) и услуг 42 класса МКТУ (реализация промышленных товаров). Услуга 42 класса МКТУ с 2001 года была перенесена в 35 класс МКТУ. 

ООО "Торговая сеть "Вещь!" МО" является обладателем исключительной лицензии на товарный знак РЭД КОНТИНЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД с 2005 года. 

Соистцы, утверждая о намерении использовать для индивидуализации своих услуг, относящихся к услугам 35 класса и 42 класса МКТУ, сходный товарный знак, обратились с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ N 186734. 

Исследовав материалы дела, суд первой инстанции пришёл к выводу о том, что компания РЭД КОНТИНЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД является правообладателем товарного знака "Вещь!" с приоритетом от 15.08.2000 в отношении товаров 25 класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы) и услуг 42 (нынче - 35) класса МКТУ (реализация промышленных товаров). ООО "Торговая сеть "Вещь!" МО", являясь обладателем исключительной лицензии на данный товарный знак, реализует одежду и аксессуары на территории РФ через собственную торговую сеть "Вещь!", которая включает 43 магазина в различных регионах РФ. Представленные истцами документы свидетельствуют о наличии прямой экономической заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 186734. Доказательств использования ответчиком указанного товарного знака суду не представлено. 

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу ответчика на решение суда первой инстанции, пришёл к выводу об отсутствии доказательств заинтересованности соистцов с учётом правовой позиции, определённой в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10. При этом указал, что в материалах дела отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие осуществление соистцами деятельности, предметом которой является оказание услуг, относящихся к указанным классам МКТУ. Сама по себе потенциальная возможность осуществления конкретных видов коммерческой деятельности не подтверждает наличия заинтересованности или непосредственного намерения в их осуществлении. 

Также судом апелляционной инстанции установлено, что суд первой инстанции не учёл обстоятельство, свидетельствующее об использовании ответчиком товарного знака путём размещения его в сети "Интернет" в доменном имени.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, отзыв на неё, выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришёл к выводу об отмене обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции и оставлению в силе решения суда первой инстанции в связи со следующим. 

Согласно статье 5C (1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883 (в Стокгольмской редакции 1976 года), статей 15, 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15.04.1994, если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трёх лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия. 

Как отмечается в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определённого срока, рассматривает её как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения. 

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трёх лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трёх лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. При этом, указанное постановление не содержит исчерпывающих критериев определения заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. 

Поэтому применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. 

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. 

При этом однородность товаров, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, определяется по следующим обстоятельствам: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. 

Суд первой инстанции, исследовав представленные в материалы дела доказательства, пришёл к обоснованному выводу о том, что соистцы обладают прямой экономической заинтересованностью в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 186734. 

Суд апелляционной инстанции на основе неправильного толкования части 1 статьи 1486 ГК РФ и неверного понимания правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, пришел к ошибочному выводу о том, что заинтересованность лица в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака обязательно должна быть связана с производством однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Указанное постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации не содержит исчерпывающих критериев определения заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. 

Таким образом, лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на конкретный товарный знак. 

Поэтому не осуществление соистцами деятельности по реализации однородных товаров (услуг), в отношении которых зарегистрирован товарный знак "Вещь!" и совершения подготовительных действий, для планируемого использования товарного знака "Вещь!" по спорным классам МКТУ само по себе не является определяющим для вывода об отсутствии заинтересованности. Заинтересованность может проявляться не только в намерении и возможности самостоятельно оказывать услуги.

При разрешении вопроса о том, является ли лицо, подавшее заявление, заинтересованным, в каждом конкретном случае следует исходить из совокупности всех доказательств по делу и конкретных обстоятельств спора. 

На основе оценки имеющихся в материалах дела доказательств, суд первой инстанции пришёл к обоснованному выводу о наличии у соистцов заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ N 186734 в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ. 

Решение об удовлетворении исковых требований принято судом первой инстанции в отсутствие доказательств использования ответчиком рассматриваемого товарного знака. 

Суд апелляционной инстанции указал, что ответчик использует товарный знак путём размещения его в сети "Интернет" в доменном имени. Доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединённых друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров. 

Основной функцией доменного имени является преобразование адресов IP (Internet protokol), выраженных в виде определённых цифр, в доменное имя для облегчения поиска и идентификации владельца информационного ресурса. 

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Сама по себе регистрация правообладателем доменного имени с наименованием товарного знака и отсутствие его действий по фактическому введению товаров (услуг) в гражданский оборот, не может быть признана использованием товарного знака в целях статьи 1486 ГК РФ. 

Таким образом, выводы суда первой инстанции соответствуют действующему законодательству и установленным по делу фактическим обстоятельствам. 

В соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права. 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильным применением норм материального права является, в том числе неправильное истолкование закона. 

Постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене, как основанное на неправильном истолковании статьи 1486 ГК РФ при определении заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака и подтверждения фактического использования товарного знака. Выводы суда, содержащиеся в постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или постановлений. 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 09.04.2013, как основанное на правильном применении норм материального права, содержащее выводы, соответствующие обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, следует оставить в силе. 

Расходы по уплате государственной пошлины в размере 2000 руб., понесённые истцами в равных долях, в связи с подачей кассационной жалобы, по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2013 по делу N А40-12151/2013 отменить, решение Арбитражного суда г. Москвы от 09.04.2013 по делу N А40-12151/2013 оставить в силе. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Виктория" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Торговая сеть "Вещь!" МО" судебные расходы по уплате госпошлины в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Виктория" в пользу Рэд Континент Инвестментс судебные расходы по уплате госпошлины в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.А. Химичев

Судья

Н.Н. Тарасов