Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2013 г. по делу N СИП-168/2013 О признании недействительным решения уполномоченного органа о признании правовой охраны товарного знака недействительной (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2013 г. по делу N СИП-168/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 25 ноября 2013 г.

Полный текст решения изготовлен 2 декабря 2013 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 марта 2014 г. N С01-90/2014 по делу N СИП-168/2013 настоящее решение отменено

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Тарасов Н.Н.,

судьи - Рассомагина Н.Л., Силаев Р.В.,

при ведении протокола судебного заседание секретарем Ларшиным Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Компании "Ваказим Пропертиз Лимитед"/Vacasim Properties Limited (17, Гр. Ксенопоулоу, 3106, Лимассол, Кипр/Gr. Xenopoulou 17, P.O. Box 3106, Limassol, Cyprus)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

третье лицо - компания "Штадлер Форм Актиенгеселлшафт" (г. Цуг, Чамерштрассе 174 СиЭйч-6300 Швейцария)

о признании недействительным решения Роспатента от 14.06.2013 по заявке N 2011718787 (481000)

при участии в судебном заседании:

от заявителя - Шутков А.В. по доверенности от 25.03.2011

от ответчика - Слепенков А.С. по доверенности N 01/25-604/41 от 03.10.2013

от третьего лица - Юрьева О.Е. по доверенности от 20.06.2012,

установил:

компания "Ваказим Пропертиз Лимитед" обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 14.06.2013 по заявке N 2011718787 (481000). 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечена компания "Штадлер Форм Актиенгеселлшафт". 

Заявитель в судебное заседание явился, заявленные требования поддержал по мотивам, изложенным в заявлении. 

Заинтересованное лицо в судебное заседание явилось, против удовлетворения заявленных требований возражало по мотивам, изложенным в отзыве, считая, что решение от 14.06.2013 N 2011718787 (481000), которым признана недействительной правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 481000, вынесено правомерно. 

Третье лицо в судебное заседание явилось, представило отзыв, в котором поддержало правовую позицию заинтересованного лица. 

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные в дело доказательства, внимательно выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд признает заявленное требование правомерным и подлежащим удовлетворению по следующим обстоятельствам.

Как следует из материалов дела, словесный товарный знак "STAHLER" по свидетельству Российской Федерации N 481000 был зарегистрирован Роспатентом 18.02.2013 с приоритетом заявки от 15.06.2011 на имя Компании "Ваказим Пропертиз Лимитед" в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 21 и услуг 35, 37 классов МКТУ. 

7 марта 2013 г. в Роспатент поступило возражение от компании "Штадлер Форм Актиенгеселлшафт" против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

14 июня 2013 г. обжалуемым ненормативным правовым актом возражение компании "Штадлер Форм Актиенгеселлшафт" было удовлетворено, а правовая охрана означенного товарного знака была признана недействительной по мотивам ее несоответствия положениям пунктов 6 и 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

Будучи несогласным с означенным решением, заявитель обратился за судебной защитой нарушенного права. 

Заявленные требования (с учетом уточнения их оснований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) мотивированы тем, что правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 481000 не нарушает требования указанной выше нормы права. 

В судебном заседании установлено следующее. 

С учетом даты приоритета товарного знака с выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесным обозначением "STAHLER" по свидетельству Российской Федерации N 481000 (15.06.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 N 4322 (далее - Правила). 

Товарный знак "STAHLER" по свидетельству N 481000 является продолжением серии товарных знаков "STAHLER" по свидетельствам Российской Федерации N 437591 (дата приоритета от 01.11.2005) и N 437592 (дата приоритета от 28.09.2006), также зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя заявителя. 

Оспариваемый ненормативно-правовой акт мотивирован, в частности, тем, что лицо, подавшее возражение против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, до даты приоритета последнего, подало в Роспатент заявку N 2010740947 на регистрацию в отношении товаров и услуг, идентичных товарам и услугам спорного товарного знака либо однородных ему товаров и услуг (за исключением таких услуг, как реставрация мебели, реставрация музыкальных инструментов, реставрация произведений искусства, уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей) собственного товарного знака, включающего словесное обозначение "STADLER FORM", сходное до степени смешения со словесным обозначением "STAHLER". 

Кроме того, по мнению Роспатента, лицом, подавшим возражения против предоставления правовой охраны спорного товарного знака, были представлены убедительные доказательства наличия исключительного права на фирменное наименование с 10.09.1998, то есть значительно раньше даты приоритета спорного товарного знака, причем сходство оспариваемого товарного знака и оригинальной части фирменного наименования является очевидным. 

В силу части 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

При этом для признания сходства зарегистрированного товарного знака и используемого фирменного наименования достаточно самой опасности, а не реального смешения их в глазах потребителей. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 54 ГК РФ юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. 

Согласно пункту 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. 

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. 

В то же время, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию. Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. 

Способность обозначения "STADLER FORM" ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя была установлена вступившими в законную силу судебными актами по делам N А40-37701/2012 и делу N А40-6523/2012, согласно которым суды, приняв во внимание, что оба словесных элемента "STADLER FORM" и "STAHLER" обладают для рядового потребителя общей зрительной ассоциацией, а также то обстоятельство, что и Ваказим Пропертиз Лимитед и Штадлер Форм Актиенгеселлшафт осуществляют деятельность в одном сегменте рынка, пришли к выводу о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара. 

В силу изложенных доводов, суд приходит к выводу о том, что оспариваемое словесное обозначение "STADLER FORM" схоже до степени смешения с охраняемым элементом ранее зарегистрированного товарного знака, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в отношении однородных товаров и услуг на имя иных лиц. 

Кроме того, данное обстоятельство нашло свое отражение во вступившем в законную силу решении суда первой инстанции от 20.06.2012 по делу N А40-37071/2012, а в соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. 

В силу части 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Доказательства наличия у ответчика разрешения на использование товарного знака "STAHLER" суду не представлены, а доводы правообладателя об обратном в судебн6ом заседании не опровергнуты. 

В то же время, судом установлено, что на основании противопоставленной спорному товарному знаку заявки N 2010740947, Роспатентом было принято решение от 13.05.2013 о регистрации на имя Штадлер Форм Актиенгеселлшафт комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 486629, включающего в качестве охраняемого элемента словесное обозначение "STADLER FORM". 

Суд не может не принять во внимание, что действия по регистрации означенного обозначения были запрещены правообладателю вступившим в законную силу решением суда первой инстанции от 20.11.2012 по делу N А40-6523/2012. 

Суд не может также не принять во внимание и то обстоятельство, что действия по регистрации противопоставленного товарного знака были запрещены и самому Роспатенту определением суда первой инстанции от 10.04.2012 о принятии мер по обеспечению иска по делу N А40-6523/2012, которым, в частности, было запрещено Роспатенту вносить в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания обозначений "STADLER FORM" по ряду заявок Штадлер Форм Актиенгеселлшафт, включая заявку N 2010740947. 

Формальные возражения Роспатента в данной части, мотивированные тем, что на период спорной регистрации означенное определение было отменено, судом отклоняются, поскольку постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2013 N 09АП-1545/2012, на которое ссылается Роспатент, было отменено в полном объеме судом кассационной инстанции. 

Кроме того, по делу N А40-6523/2012, в котором участвовали те же лица, включая Роспатент, а решение по которому вступило в законную силу до даты совершения Роспатентом действий по регистрации противопоставленного товарного знака, суд расценил действия Штадлер Форм Актиенгеселлшафт по использованию для идентификации товаров, однородных вводимых в гражданский оборот Ваказим Пропертиз Лимитид, схожих до степени смешения словесных обозначений "STADLER FORM", как злоупотребление правом и запретил использование данного обозначение на территории Российской Федерации для товаров, однородных товарам 11 класса МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки заявителя "STAHLER" по свидетельствам Российской Федерации N 437591 и 437592. 

В то же время, в силу статьи 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности запрещаются все действия, способные каким-либо способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента. 

В соответствии с этой нормой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. 

В силу пункта 1 указанной конвенции страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, и согласно подпункту 1 пункта 3 подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента. 

В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров. 

Действия Штадлер Форм Актиенгеселлшафт по использованию для идентификации вводимых в гражданский оборот товаров, однородных товарам правообладателя, схожего до степени смешения словесного обозначения уже были квалифицированы как недобросовестная конкуренция и не подлежащее защите в силу статьи 10 ГК РФ злоупотребление своим правом вступившими в законную силу решениями суда по делам N А40-6523/2012, N А40-76177/2013, в силу чего это обстоятельство также не подлежат доказыванию в рамках рассмотрения настоящего судебного дела. 

В силу изложенного, действия Штадлер Форм Актиенгеселлшафт по использованию для идентификации товаров, однородных вводимых в гражданский оборот истцом, схожих до степени смешения словесных обозначений, расценивается судом как злоупотребление правом, которое в силу пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит судебной защите. 

Доводы Роспатента о том, что фирменное наименование правообладателя спорного товарного знака обладает приоритетным правом по сравнению с товарными знаками "STAHLER" уже были предметом судебных исследований в рамках рассмотрения судами между теми же лицами, включая Роспатент, судебных дел N А40-95272/2012, N А40-142173/2012. 

Так, вступившими в законную силами до даты вынесения оспоренного по настоящему судебному делу ненормативного правового акта судебными решениями по указанным делам, судами уже было установлено, что означенное фирменное наименование не обладает приоритетным правом по сравнению с товарными знаками "STAHLER", в силу чего данное обстоятельство также не подлежит доказыванию в рамках данного спора, а означенные доводы Роспатента по указанному основанию судом отклоняются. 

Таким образом, оценив представленные в дело доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств на предмет относимости, допустимости достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что решение Роспатента от 14.06.2013 не соответствует закону, нарушает права и законные интересы заявителя и подлежит отмене. 

В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. 

В соответствии со статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, любое заинтересованное лицо вправе обратиться в Арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, будучи обязанным в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В силу статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, а неисполнение процессуальных обязанностей несет негативные последствия. 

При этом в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. 

Судом была предоставлена ответчику (заинтересованному лицу) возможность как полного изложения своей правовой позиции, так и предоставления необходимого объема доказательств в обоснование правомерности заявленной позиции. 

Судом были рассмотрены все доводы ответчика (заинтересованного лица), однако они не могут служить основанием для отказа в удовлетворении данного заявления. 

В силу статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Кроме того, в силу статьи 14 ГК РФ ненормативный акт государственного органа, несоответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным. 

Как разъяснено в пункте 53 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя. 

Поскольку Роспатентом не доказана законность и обоснованность своего решения в нарушение части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оспариваемое решение признается судом незаконным, а на заинтересованное лицо согласно пункту 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должны быть возложены обязанности по устранению допущенных нарушений прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке. 

В силу изложенных обстоятельств, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что оспариваемое решение вынесено Роспатентом с нарушением норм действующего законодательства и нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя, в связи, с чем заявленные требования подлежат удовлетворению. 

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Законодательством не предусмотрены возврат заявителю уплаченной государственной пошлины из бюджета в случае, если судебный акт принят в его пользу, а также освобождение государственных органов, органов местного самоуправления от возмещения судебных расходов. 

В связи с этим, если судебный акт принят не в пользу государственного органа, расходы заявителя по уплате государственной пошлины подлежат возмещению этим органом в составе судебных расходов. 

Таким образом, в связи с удовлетворением заявленных требований и в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, понесенные заявителем расходы в размере 2 000 рублей по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с заинтересованного лица в пользу заявителя. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.06.2013, которым удовлетворено возражение компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт (г. Цуг, Чамерштрассе 174 СиЭйч-6300 Швейцария) от 07.03.2013 и признана недействительной частично правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 481000, несоответствующим положениям статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации и недействительным полностью. 

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности устранить допущенные нарушения прав и законных интересов компании "Ваказим Пропертиз Лимитед" путем внесения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания сведений о восстановлении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 481000 в объеме, действовавшем на дату вынесения оспариваемого решения. 

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (123995, Москва, Бережковская наб, д. 30, корп. 1, ОГРН 1047730015200) в пользу компании "Ваказим Пропертиз Лимитед" (17, Гр. Ксенопоулоу, 3106, Лимассол, Кипр) 2 000 (Две тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Тарасов

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев