Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2013 г. N С01-236/2013 по делу N А76-9871/2012 Суд отменил судебные акты, ранее принятые по делу о взыскании денежной компенсации за незаконное использование товарного знака, и направил дело на новое рассмотрение, поскольку необходимо установить наличие либо отсутствие обстоятельств, которые являются основанием для снижения предъявленной к взысканию компенсации, а также для определение ее размера

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2013 г. N С01-236/2013 по делу N А76-9871/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 20 ноября 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 ноября 2013 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Химичева В.А., Тарасова Н.Н.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Типография Автограф" (ул. Постышева, д. 2, г. Челябинск, Челябинская обл., ОГРН 1027403904439) на решение Арбитражного суда Челябинской области от 21.03.2013 (судья Мулинцева Е.М.) по делу N А76-9871/2012 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2013 (судьи Суспицина Л.А., Ермолаева Л.П., Соколова И.Ю.) по тому же делу

по иску федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт" (ул. Щепкина, д. 4, Москва, ОГРН 1027700240150)

к закрытому акционерному обществу "Типография Автограф" (ул. Постышева, д. 2, г. Челябинск, Челябинская обл., ОГРН 1027403904439)

с участием в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, товарищества с ограниченной ответственностью "Мир продуктов Актобе" (РНН 060400211829, Республика Казахстан),

о взыскании 1 125 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 38389, содержащего словесный элемент "Русская", и наименования места происхождения товара "РУССКАЯ ВОДКА" по свидетельству N 65/1,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Салахов Р.Х. по доверенности от 04.06.2013 N 09Д/19;

от ответчика - не явился, извещен;

от третьего лица - не явился, извещено;

установил:

федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" (далее - Предприятие) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "Типография Автограф" (далее - Типография) о взыскании 1 125 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 38389, содержащего словесный элемент "Русская", и наименования места происхождения товара "РУССКАЯ ВОДКА" по свидетельству N 65/1.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 31.05.2012 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено товарищество с ограниченной ответственностью "Мир продуктов Актобе".

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 21.03.2013 исковые требования удовлетворены: с Типографии в пользу Предприятия взыскано в пределах разумной компенсации 100 000 рублей и 24 250 рублей в счет возмещения судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2013 решение суда первой инстанции изменено: с Типографии в пользу Предприятия взыскано 1 125 000 рублей компенсации, 24 250 рублей в счет возмещения судебных расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение иска и 2 000 рублей в счет возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции.

Типография обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит принятые по делу судебные акты отменить, в удовлетворении заявленных Предприятием требований - отказать.

Заявитель кассационной жалобы ссылается на то, что он не является производителем алкогольной продукции, им осуществлялось не производство товара (водка), а производство этикеток для такого товара, производимого третьим лицом в Республике Казахстан, при этом изготовление этикеток производилось по заказу названного лица и именно это лицо является собственником этикеток. Типография указывает, что доказательств введения в оборот контрафактного товара третьего лица материалы дела не содержат, а этикетки, не нанесенные на товар, нельзя считать контрафактной продукцией. Заявитель кассационной жалобы полагает, что не может считаться нарушителем прав истца на средства индивидуализации товаров, так как этикетки относятся к товарам 16 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), а товарный знак истца зарегистрирован в отношении 33 класса товаров МКТУ, свидетельство же на право использования наименования места происхождения товара выдано в отношении товара "водка", этикетки и алкогольная продукция не являются однородными товарами.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы не согласен с выводом суда кассационной инстанции о невозможности снижения компенсации, заявленной к взысканию на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и подпункта 2 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В отзыве на кассационную жалобу Предприятие просит оставить обжалуемые Типографией судебные акты без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения. По мнению заявителя, суды обосновано признали Типографию лицом, допустившим нарушение прав истца на средства индивидуализации товаров, а суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии правовых оснований для снижения компенсации.

В судебное заседание представитель Типографии не явился. С учетом того, что определение о принятии к производству кассационной жалобы было своевременно размещено на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и было обжаловано Типографией в Суд по интеллектуальным правам в порядке статьи 291 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (определение о возвращении от 19.11.2013), названное лицо извещено о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы надлежащим образом.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, считается извещенным надлежащим образом с учетом положений части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, разъяснений пунктов 4, 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".

В силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание представителей ответчика и третьего лица, уведомленных надлежащим образом, не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы.

Изучив материалы дела, содержание обжалуемых судебных актов, оценив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителя Предприятия, явившегося в судебное заседание, суд кассационной инстанции считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене, дело - направлению в Арбитражный суд Челябинской области на новое рассмотрение по следующим основаниям.

Из материалов дела усматривается и установлено судами при его рассмотрении, что на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2002 N 494 "О товарных знаках на алкогольную и спиртосодержащую продукцию" Предприятие от имени Российской Федерации осуществляет право пользования и распоряжения комбинированным товарным знаком со словесным элементом "Русская" в отношении товаров (услуг) 33 класса МКТУ (водка), что подтверждается свидетельством на товарный знак N 38389 (приоритет от 12.03.1969, срок действия регистрации до 12.03.2019).

Предприятию принадлежит также право пользования наименованием места происхождения товара "РУССКАЯ ВОДКА", что подтверждается свидетельством N 0065/01 (приоритет 14.03.2003, срок действия свидетельства до 14.03.2023).

На основании договора от 22.08.2008 N 120, заключенного между товариществом с ограниченной ответственностью "Мир продуктов Актобе" (заказчиком) и Типографией (исполнителем), последняя изготовила 500 000 комплектов 2-х позиционной водочной этикетки с цветным рисунком и словесным элементом "Водка Народная Русская" (этикетка и контрэтикетка), общей стоимостью 237 500 рублей, и осуществило их поставку в адрес заказчика (подтверждается товарной накладной, счетом-фактурой, ГТД N10409100/230409/0002180 от 23.04.2009).

По результатам проверки Оренбургской таможней установлено, что Типография изготовила без заключения лицензионного договора и без разрешения правообладателя этикетки с наименованием места происхождения товара "Русская водка" в количестве 500 000 штук. Таможенным органом составлен протокол об административном правонарушении (статья 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). На основании протокола таможенный орган обратился в суд с заявлением о привлечении Типографии к административной ответственности. Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.04.2010 по другому делу (N А76-43462/2009) Типография привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, свидетельствующие о нарушении Типографией прав Предприятия на товарный знак и наименование места происхождения товара, последнее обратилось в суд с настоящим требование о взыскании компенсации.

Размер компенсации за незаконное использование комбинированного товарного знака со словесным элементом "Русская" по свидетельству N 38389 в сумме 650 000 рублей (65 копеек х 2 х 500 000 комплектов) рассчитан Предприятием исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака на одной единице потребительской тары (с учетом максимально допустимой ставки лицензионного вознаграждения) в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер компенсации за незаконное использование наименования места происхождения товара "Русская водка" рассчитан Предприятием исходя из двукратной стоимости этикеток (237 000 рублей х 2) в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суды, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, признали, что изготовленные Типографией этикетки для водки в количестве 500 000 штук имеют название "Водка Народная Русская", сходное до степени смешения со словесным элементом комбинированного товарного знакам Предприятия "Русская" по свидетельству N 38389, а также с наименованием места происхождения товара "ВОДКА РУССКАЯ", право на которое принадлежит Предприятию на основании свидетельства N 65/01.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1515, пункта 1 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации суды признали названные этикетки контрафактными.

С учетом изложенного и на основании статей 1229, 1477, 1484, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации суды пришли к выводу, что Типографией нарушены права Предприятия на товарный знак и наименование места происхождения товара, в связи с чем заявленное требование о взыскании компенсации является правомерным и обоснованным.

Суд кассационной инстанции полагает, что выводы судов в части признания Типографии нарушителем прав Предприятия на товарный знак и наименование места происхождения товара, а также о правомерности предъявления Предприятием требования о взыскании компенсации являются правильными.

При этом доводы Типографии, изложенные в кассационной жалобе в отношении издания ею полиграфической продукции, а не производства ликеро-водочного товара, о выпуске такой продукции по заказу иного лица, не могут быть признаны судебной коллегией обоснованными.

Как следует из материалов дела, Типографией выпускалась не какая-либо полиграфическая продукция с нанесением надписи "Водка Народная Русская", а этикетки для ликеро-водочной продукции. Признание контрафактной продукцией этикеток, сходных до степени смешения с товарным знаком и наименованием места происхождения товара, зарегистрированных в установленном порядке, предусмотрено действующими нормами гражданского законодательства: пунктом 1 статьи 1515 и пунктом 1 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При удовлетворении требования Предприятия о взыскании компенсации в сумме 100 000 рублей (по 50 000 рублей за нарушение каждого исключительного права), суд первой инстанции исходил из требований подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и подпункта 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающих право суда на снижение предъявленной к взысканию компенсации, и учел степень вины Типографии и отсутствие возможности привлечения к ответственности ликвидированного иностранного лица - производителя ликеро-водочной продукции, для которой предназначались этикетки.

Изменяя в части размера взыскиваемой компенсации решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции исходил из того, что Предприятие вправе самостоятельно выбирать способ защиты нарушенного права, иск предъявлен на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и подпункта 2 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, а не на основании подпунктов 1 названных пунктов приведенных норм права. При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что суд первой инстанции неправомерно руководствовался правилами, определяющими размер компенсации по усмотрению суда.

С учетом выбранного Предприятием способа защиты путем взыскания компенсации в размере двукратной стоимости права использования товарного знака и двойной стоимости товара с наименованием места происхождения товара, судом апелляционной инстанции проверена правильность произведенного Предприятием расчета и заявленные требования удовлетворены в полной сумме.

При этом суд апелляционной инстанции констатировал, что нормы подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и подпункта 2 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации не предусматривают право суда по своему усмотрению устанавливать размер компенсации исходя из обстоятельств дела.

Суд кассационной инстанции полагает, что суд апелляционной инстанции правильно, исходя из заявленных Предприятием требований, определил нормы права, подлежащие применению к отношениям сторон.

Вместе с тем, практика применения названных норм определена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 16449/12 (опубликовано 27.07.2013).

Согласно правовой позиции, изложенной в названном постановлении, пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), в связи с чем ранее выработанные правовые подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд, при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

Согласно постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2011 N 52 "О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам" при обжаловании в кассационном порядке судебного акта, основанного на положениях законодательства, практика применения которых после его принятия определена Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации, суд кассационной инстанции учитывает правовую позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при оценке наличия оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта.

При изложенных обстоятельствах необходимо установление наличия или отсутствия обстоятельств, являющихся основанием для снижения предъявленной к взысканию компенсации, а также для определение ее размера.

Учитывая пределы рассмотрения дела (статья 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), предоставленные полномочия (часть 2 статьи 287 того же Кодекса) и то обстоятельство, что установление оснований для снижения компенсации и определение ее размера возможно лишь посредством исследования фактических обстоятельств и собранных по делу доказательств, суд кассационной инстанции не усматривает для себя законной возможности принять новый судебный акт.

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, считает необходимым направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

При новом рассмотрении суду следует учесть толкование подлежащих применению в данном деле норм права, приданное им в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 16449/12.

Кроме того, суду следует проанализировать контрафактную этикетку и противопоставленные ей объекты прав на средства индивидуализации товаров, и с учетом произведенного анализа сделать вывод о том, нарушаются ли права на оба защищаемых средства индивидуализации одновременно одним словесным обозначением, нанесенным на контрафактную этикетку, или нарушителем воспроизведены на этикетке разные словесные обозначения, каждое из которых нарушает средства индивидуализации в отдельности. С учетом сделанных выводов для определения количества правонарушений суду следует применить толкование, содержащееся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.06.2012 N 2384/12, или в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.11.2012 N 9414/12.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 21.03.2013 по делу N А76-9871/2012 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2013 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

В.А. Химичев

Судья

Н.Н. Тарасов