Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 декабря 2013 г. по делу N СИП-141/2013 Суд обязал службу по интеллектуальной собственности рассмотреть возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку довод заявителя о схожести до степени смешения товарного знака не получил правовой оценки при рассмотрении возражения, что свидетельствует о неполном рассмотрении службой возражения заявителя, повлекшем нарушение прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской деятельности

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 декабря 2013 г. по делу N СИП-141/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 03 декабря 2013 года.

Полный текст решения изготовлен 10 декабря 2013 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Погадаев Н.Н.,

судьи - Пашкова Е.Ю., Кручинина Н.А.,

рассмотрев в судебном заседании заявление компании Юлиус Сэманн Лтд. (Julius Samann Ltd.; Weidstrasse 14 CH-6300 Zug, Switzerland)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

при участии третьих лиц: Федеральный институт промышленной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Г-59, ГСП-5, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200);

Совместное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью "ТРАСТ Трейдинг" (ул. Моисеенко, 41, Санкт-Петербург, 191144, ОГРН 1037843006861)

о признании незаконным решения Роспатента от 22 мая 2013 года об отказе в удовлетворении возражения от 24 января 2013 года против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 457363,

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Гришанова Г.И. по доверенности от 21.11.2013, Ариевич Е.А. по доверенности от 24.05.2011,

от заинтересованного лица: Чеканов А.А. по доверенности N 01/25-332/41 от 11.06.2013,

от третьих лиц: от ФИПС - Чеканов А.А. по доверенности от 06.06.2013, от СП ООО "ТРАСТ Трейдинг" - Званцова И.Н., Царева М.Ю. по доверенности от 07.11.2013, установил:

компания Юлиус Сэманн Лтд. (Julius Samann Ltd.) (далее - компания Юлиус Сэманн Лтд.) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) о признании незаконным решения Роспатента от 22.05.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 24.01.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 457363.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечено Совместное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью "ТРАСТ Трейдинг" (далее - СП "ТРАСТ Трейдинг").

В судебном заседании представители заявителя требования поддержали. По мнению заявителя, решение Роспатента не соответствует законодательству и нарушает права и законные интересы компании Юлиус Сэманн Лтд. Заявитель ссылается на то, что Роспатентом при вынесении решения не учтено, что регистрация товарного знака по свидетельству N 457363 противоречит требованию пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками заявителя, а именно: - по международной регистрации NN 798981, 612525, 178969, 579396 и свидетельству N 438905. Заявитель полагает, что государственная регистрация оспариваемого товарного знака также не соответствует требованию пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, что привело при вынесении оспариваемого решения к нарушению пунктов 2.5, 2.5.1, 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила). Кроме того, Роспатент не учел требования пунктов 3.1.4, 3.1.5 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации).

Представитель Роспатента и ФИПС в судебном заседании против удовлетворения заявленных требований возражал по доводам отзыва на заявление, сославшись не следующие обстоятельства. Сравнительный анализ на сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, установленный пунктом 14.4.2.3 Правил, показал, что указанные товарные знаки не являются сходными до степени смешения. В частности, сравниваемые обозначения имеют графические отличия, обладают различным смысловым значением. Относительно однородности товаров 5 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 5 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков Роспатент указал, что результат анализа однородности товаров не может повлиять на оценку охраноспособности оспариваемого товарного знака в случае установления факта отсутствия сходства товарных знаков до степени смешения, поскольку отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Представитель третьего лица - СП "ТРАСТ Трейдинг" в судебном заседании поддержал правовую позицию Роспатента, приобщил к материалам дела письменные пояснения по делу, в которых указал, что отказывая в удовлетворении возражения заявителя, Роспатент провел полный анализ сравниваемых обозначений в целом, применяя положения действующего законодательства, и сделал обоснованный вывод об отсутствии сходства товарных знаков до степени смешения.

Как следует из материалов дела, 05.04.2011 СП "ТРАСТ Трейдинг" подало в Роспатент заявку за N 2011709977 на регистрацию изобразительного товарного знака.

Согласно описанию заявленного обозначения, содержащемуся заявке N 2011709977, оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение в виде тучки, выполненной в стиле мультипликационного персонажа. В целом данное изобразительное обозначение представляет собой трехцветное графическое изображение с глазами и ртом.

Регистрация изобразительного обозначения по указанной заявке на имя СП "ТРАСТ Трейдинг" произведена 22.03.2012 за N 457363 с приоритетом 05.04.2011 в отношении товаров 5 (дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования]; дезодоранты для одежды или текстильных изделий; препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха) и 11 (аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха; приборы дезодорационные [за исключением предназначенных для личного пользования]) классов МКТУ.

24.01.2013 компанией Юлиус Сэманн Лтд. в Роспатент было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 457363. Возражение было мотивировано тем, что зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству N 457363 обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками заявителя (международная регистрация NN 798981, 612525, 178969, 579396 и национальная регистрация N 438905).

По результатам рассмотрения Роспатентом возражения 22.05.2013 принято решение об отказе в удовлетворении возражения. Правовая охрана вышеуказанного товарного знака была оставлена в силе.

Не согласившись с указанным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основаниями для признания ненормативного правового акта недействительным является несоответствие акта закону или иному нормативному акту и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В силу пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492 ГК РФ) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

На основании пункта 2.5 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в том числе:

являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (2.5.1).

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Как следует из материалов дела по заявлению СП "ТРАСТ Трейдинг" предоставлена правовая охрана изобразительному товарному знаку.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

На основании пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В судебном заседании установлено и лицами, участвующими в деле, не оспаривается, что компания Юлиус Сэманн Лтд. является правообладателем следующих изобразительных товарных знаков:

международная регистрация NN 798981, 612525, 178969, 579396 и национальная регистрация N 438905.

В возражении поданном в Роспатент против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 457363, заявитель указал, что имеет место сходство до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам: NN 798981, 612525, 178969, 579396 (международная регистрация) и N 438905 (регистрация в РФ), правообладателем которых является компания Юлиус Сэманн Лтд., что по мнению последнего вводит в заблуждение потребителей, поскольку изображение по свидетельству N 457363 ассоциируется с товарными знаками заявителя.

При рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 457363 Роспатент должен был сделать мотивированные выводы в отношении каждого из доводов заявителя.

Между тем, при рассмотрении возражения компании Юлиус Сэманн Лтд. Роспатент в решении от 22.05.2013 дал оценку на предмет наличия сходства товарного знака по свидетельству N 457363 в соответствии с нормами законодательства только относительно доводов заявителя в отношении товарных знаков по международной регистрации NN 798981, 612525, 178969, 579396.

Довод заявителя о схожести до степени смешения товарного знака по свидетельству N 457363 и свидетельству N 438905 не получил правовой оценки при рассмотрении возражения, что свидетельствует о неполном рассмотрении Роспатентом возражения заявителя, повлекшее нарушение прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской деятельности.

При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу, что оспариваемое решение Роспатента от 22.05.2013 принято с нарушением Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.03.2003 N 32 и положений пунктов 3, 6 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

В соответствии с подпунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке восстановления нарушенного права заявителя, суд принимает решение об обязании Роспатент повторно рассмотреть возражения компании Юлиус Сэманн Лтд. в полном объеме.

При обращении в Суд по интеллектуальным правам заявителем на основании статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации по чек-ордеру от 02.09.2013 оплачена государственная пошлина в размере 6 000 рублей.

Поскольку требование компании Юлиус Сэманн Лтд. удовлетворено, расходы заявителя по оплате государственной пошлины подлежат возмещению за счет заинтересованного лица в сумме 2 000 рублей (ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В связи с излишней уплатой заявителем государственной пошлины ему подлежит выдаче справка на возврат государственной пошлины в сумме 4 000 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

1. Признать недействительным решение Роспатента от 22 мая 2013 года об отказе в удовлетворении возражения от 24 января 2013 года против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 457363.

2. Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности рассмотреть возражения компании Юлиус Сэманн Лтд. (Julius Samann Ltd.) от 24 января 2013 года против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 457363.

3. Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу компании Юлиус Сэманн Лтд. (Julius Samann Ltd.) 2 000 (Две тысячи) рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

4. Выдать компании Юлиус Сэманн Лтд. (Julius Samann Ltd.) справку на возврат из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 4 000 (Четыре тысячи) рублей, уплаченной по чек-ордеру от 02 сентября 2013 года.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Н.А. Кручинина