Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 декабря 2013 г. N С01-246/2013 по делу N А40-7023/2013 Суд отменил ранее состоявшиеся судебные акты в части отказа в удовлетворении требований о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, указав, что доводы истца о ничтожности договора являются предметом судебного рассмотрения в рамках самостоятельного дела, решение по которому на момент рассмотрения жалобы отсутствует, что не может служить основанием для удовлетворения исковых требований и взыскания компенсации

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 декабря 2013 г. N С01-246/2013 по делу N А40-7023/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 10.12.2013 г.

Полный текст постановления изготовлен 16.12.2013 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Снегура А.А., Химичева В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ПрофИмпорт" (ул. Профсоюзная, д. 2/22, Москва, ОРГН 1097746671880)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2013, принятые в рамках дела N А40-7023/2013 по иску общества с ограниченной ответственностью "ПрофИмпорт" (ул. Профсоюзная, д. 2/22, Москва, ОРГН 1097746671880)

к обществу с ограниченной ответственностью "Кидз Энтертейнмент" (ул. Авиаторов, д. 2А, офис 10, Москва, ОГРН 1077761970934)

при участии третьих лиц: общества с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь" (ул. Годовикова, д. 9, стр. 3, Москва, ОГРН 1107746373536), общества с ограниченной ответственностью "Традиции Качества" (ул. Маршала Бирюзова, д. 1, корп. 1, Москва, ОРГН 1117746899522)

о взыскании 250 000 руб. неосновательного обогащения и 750 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака со словесным обозначением "Волшебная соломинка" по свидетельству Российской Федерации N 460922,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ПрофИмпорт" (далее - ООО "ПрофИмпорт") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Кидз Энтертейнмент" (далее - ООО "Кидз Энтертейнмент") о взыскании 250 000 руб. неосновательного обогащения и 750 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака со словесным обозначением "ВОЛШЕБНАЯ СОЛОМИНКА" по свидетельству Российской Федерации N 460922.

К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены общество с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь" (далее - ООО "Маша и Медведь") и общество с ограниченной ответственностью "Традиции Качества" (далее - ООО "Традиции Качества").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2013 (резолютивная часть судебного акта объявлена 25.04.2013), оставленным без изменений постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2013, в иске отказано.

В кассационной жалобе ООО "ПрофИмпорт" просит указанные судебные акты отменить, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. В обоснование кассационной жалобы заявитель указал следующее: исковые требования рассмотрены судами по основанием, которые истцом не заявлялись. Суды приписали истцу доводы, которые им не озвучивались, и оценили доказательства, которые в материалы дела не представлялись. Как следствие, выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Кроме того, судами неправильно применены нормы материального права. Так, по мнению истца, суды не оценили сублицензионный договор ответчика с ООО "Традиции Качества" от 01.01.2012 на предмет его действительности. Полагает, что поскольку изображение героев мультипликационного сериала "Маша и медведь", право пользования которыми передано по указанному договору, одновременно являются зарегистрированными товарными знаками, то соответствующий договор подлежал в соответствии со статьёй 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) государственной регистрации. Отсутствие такой регистрации влечет за собой в силу статей 165, 433, 1235, 1490 ГК РФ его ничтожность.

В отзыве на кассационную жалобу общество "Кидз Энтертейнмент" доводы ООО "ПрофИмпорт" оспорило, считает требования истца и доводы кассационной жалобы необоснованными, просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца поддержал доводы жалобы, пояснил следующее: полагает, что если бы требования истца о взыскании компенсации были рассмотрены судами в соответствии с заявленными основаниями, то это могло бы повлиять и на выводы относительно требований о взыскании неосновательного обогащения.

Представитель ответчика поддержал доводы отзыва на кассационную жалобу, сообщил, что тот же истец обратился в Арбитражный суд города Москвы с самостоятельными требованиями о применении последствий недействительности спорного сублицензионного договора (дело N А40-148491/2013). Отвечая на вопрос суда, представитель ответчика сообщил, что в соответствии с условиями сублицензионного договора общество "Кидз Энтертейнмент" согласовывало макет упаковки ООО "Традиции Качества" только применительно к объектам авторских прав ООО "Маша и Медведь" (изображений героев мультипликационного сериала "Маша и медведь"); предположил, что лицо, одобрившее макет упаковки, не было осведомлено о том, что размещенное на упаковке обозначение "волшебная соломинка" является зарегистрированным товарным знаком.

Представители третьих лиц, надлежаще извещенных о начале судебного процесса с их участием, о времени и месте судебного разбирательства, а также о заседании суда кассационной инстанции, в том числе посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в сети Интернет, явки своих представителей в судебное заседание суда кассационной инстанции не обеспечили, отзывы на кассационную жалобу не представили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует проведению судебного заседания в порядке статьи 156 того же Кодекса.

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд кассационной инстанции усматривает основания для частичного удовлетворения кассационной жалобы и отмены обжалуемых судебных актов судов первой и апелляционной инстанции в части, в силу нижеследующего.

При рассмотрении спора судами установлено, что ООО "ПрофИмпорт" является правообладателем словесного товарного знака "ВОЛШЕБНАЯ СОЛОМИНКА" по свидетельству Российской Федерации N 460922 в отношении части товаров 21, 30 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а именно: 21 - палочки для коктейлей, 30 - вещества, подслащивающие натуральные, глюкоза натуральная, эссенции пищевые.

Под указанным товарным знаком ООО "ПрофИмпорт" вводит в гражданский оборот соломинки для ароматизации молока.

Указанным правообладателем были выявлены случаи распространения ООО "Традиции Качества" аналогичной продукции в упаковке с нанесенным на нее обозначением "ВОЛШЕБНАЯ СОЛОМИНКА" и изображением главных героев мультипликационного сериала "Маша и медведь".

Как установили суды, право на использование изображений персонажей мультсериала, являющихся объектами авторских прав, принадлежащих ООО "Маша и Медведь", для маркировки своей продукции ООО "Традиции Качества" получило на основании сублицензионного договора с ООО "Кидз Энтертейнмент" от 01.01.2012 N ТК-1.

Пунктами 4.1.1, 4.1.2, 4.4.2, 4.4.3 указанного договора предусмотрены взаимные обязанности ООО "Традиции Качества" и ООО "Кидз Энтертейнмент" по представлению первым на согласование последнему макетов упаковки (дизайна), планов рекламных/маркетинговых и PR мероприятий. При этом договором ООО "Кидз Энтертейнмент" предоставлено право отозвать любой элемент таких материалов и/или заменить его на другой.

Пунктом 3.5 договора, включенным в раздел "3. Способы использования произведений", установлен запрет на использование произведения в сочетании с иными лицензионными именами, третьих лиц, если на то не получено письменное согласие ООО "Кидз Энтертейнмент". При этом пунктами 1.2 и 1.11 определены понятия Лицензионного имени, в дефиницию которых входят в том числе знаки, торговые марки, и Произведения - предоставляемые сублицензиату изображения героев названного мультсериала и иные связанные с сериалом графические изображения.

Ссылаясь на указанный пункт договора ответчика с третьим лицом, ООО "ПрофИмпорт" на основании пункта 4 статьи 1515 ГК РФ обратилось в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании с ООО "Кидз Энтертейнмент" 750 000 руб. неустойки, полагая, что, поскольку товар с неправомерно размещенным на его упаковке принадлежащим истцу словесным товарным знаком "ВОЛШЕБНАЯ СОЛОМИНКА" либо схожим с ним до степени смешения обозначением был выпущен в гражданский (товарный) оборот, то ООО "Кидз Энтертейнмент" является "соучастником" соответствующего нарушения исключительных прав истца на указанное средство индивидуализации.

Одновременно истцом заявлено требование о взыскании с того же ответчика неосновательного обогащения в размере 250 000 руб., что составляет половину суммы минимального вознаграждения (авансового платежа) ООО "Кидз Энтертейнмент" по вышеуказанному сублицензионному договору (пункт 5.2 договора). Данное требование мотивировано предположением истца о том, что доход от реализации контрафактной продукции (в зависимость от цены которой поставлено вознаграждение ООО "Кидз Энтертейнмент" (пункт 5.1 договора)) получен не столько в связи с размещением на упаковке товара изображений персонажей мультсериала "Маша и медведь", сколько в связи с популярностью у потребителя товара под торговой маркой "ВОЛШЕБНАЯ СОЛОМИНКА". В связи с этим, считает, что ООО "Кидз Энтертейнмент" получило доход от реализации сублицензионного соглашения неосновательно, по крайней мере, в части 250 000 руб., которые и были предъявлены к взысканию на основании статьи 1102 ГК РФ.

При этом ООО "ПрофИмпорт" в тексте искового заявления указало, что считает целесообразным предъявление самостоятельного иска к лицу, предлагающему к продаже и осуществляющему продажу контрафактной продукции, - ООО "Традиции Качества" после формирования доказательственной базы, определяющей размер причиненного истцу убытка.

Суды, отклоняя требование истца о взыскании компенсации, пришли к выводу о том, что ООО "ПрофИмпорт" не доказало предложение именно ответчиком к продаже и продажу продукции с обозначением "ВОЛШЕБНАЯ СОЛОМИНКА". В частности, суд первой инстанции в обжалуемом решении указал, что истец в судебном заседании утверждал, что именно ООО "Кидз Энтертейнмент" предлагает к продаже и реализует продукт с наименованием "ВОЛШЕБНАЯ СОЛОМИНКА Маша и Медведь". Апелляционная инстанция в обжалуемом постановлении так же указала на приведенное утверждение истца.

Вместе с тем, из текста искового заявления и протоколов судебных заседаний данное утверждение не усматривается. Напротив, как указано выше, истец в обоснование иска указывал, что спорный товар введен в оборот ООО "Традиции Качества", а ООО "Кидз Энтертейнмент" лишь согласовывало его упаковку.

Из протокола и аудиозаписи судебного заседания от 25.04.2013 не следует, что представитель истца изменял или уточнял основания заявленных требований. В апелляционной жалобе от 28.06.2013 ООО "ПрофИмпорт" указало на допущенное судом первой инстанции при рассмотрении спора отступление от заявленных истцом оснований иска. При этом из протокола судебного заседания суда второй инстанции от 11.07.2013 следует, что представитель ООО "ПрофИмпорт" участия в нем не принимал, доводы апелляционной жалобы не уточнял.

Исковые требования характеризуются предметом и основаниями иска. Исходя из положений части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предметом иска является материально-правовое требование истца к ответчику о совершении определенных действий, воздержании от них, признании наличия или отсутствия правоотношения, изменении или прекращении правоотношения. Основания иска - это обстоятельства, на которые ссылается истец в подтверждение исковых требований к ответчику. Изменение основания иска - изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

По смыслу статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации переквалификация требования со ссылкой на иные основания судом по собственной инициативе не допустима.

При данных обстоятельствах, кассационная инстанция пришла к выводу о том, что суды первой и апелляционной инстанции при рассмотрении заявленных истцом требований вышли за пределы заявленных им оснований, фактически рассмотрев иное требование; выводы судов, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Изложенное в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены обжалуемых судебных актов в соответствующей части.

Довод ООО "ПрофИмпорт" о неправильном применении судами норм материального права при разрешении требований о взыскании неосновательного обогащения суд кассационной инстанции считает несостоятельным, в силу нижеследующего.

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

В силу части 1 статьи 1107 ГК РФ приобретатель обязан возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые он извлек или должен был извлечь из этого имущества с того времени, когда узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения.

Судами установлено, что спорные денежные средства в размере 250 000 руб. из 500 000 руб., предусмотренных пунктом 5.2 сублицензионного договора от 01.01.2012 N ТК-1, были перечислены обществом "Традиции Качества" обществу "Кидз Энтертейнмент" во исполнение указанного договора.

Требование истца в соответствующей части было мотивировано, как указано выше, предположением заявителя о том, что доход от реализации контрафактной продукции, в зависимость от цены которой поставлено вознаграждение ООО "Кидз Энтертейнмент", получен не столько в связи с размещением на упаковке товара изображений персонажей мультсериала "Маша и медведь", сколько в связи с популярностью у потребителя товара под торговой маркой "ВОЛШЕБНАЯ СОЛОМИНКА". Приведенное обоснование является умозаключением истца, основанным на предположении, которое не нашло подтверждения в ходе судебного разбирательства. Как следствие, правомерно не принято судами во внимание.

С учетом фактических обстоятельств дела, суды пришли к правильному выводу о том, что спорные денежные средства, перечисленные третьим лицом ответчику, не являются в смысле статьи 1102 ГК РФ неосновательным обогащением ответчика и не подлежат взысканию в пользу истца.

Довод о ничтожности указанного сублицензионного договора, судебной коллегией также отклоняется, как не имеющий значения на исход спора в соответствующей части, в силу следующего.

В соответствии с пунктом 2 статьи 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Истец не является стороной сублицензионного договора от 01.01.2012 N ТК-1, о ничтожности которого он заявил на стадии апелляционного обжалования решения суда первой инстанции. Как следствие, признание договора ничтожным не может служить основанием для удовлетворения его исковых требований по настоящему делу и взыскания в порядке пункта 2 статьи 167 или пункта 1 статьи 1103 ГК РФ с ответчика в пользу истца денежных средств (их части), уплаченных третьим лицом.

Более того, судом кассационной инстанции принято во внимание, что доводы истца о ничтожности указанного договора являются предметом судебного рассмотрения в рамках самостоятельного дела N А40-148491/2013, судебный акт по которому на момент рассмотрения настоящей кассационной жалобы не вынесен.

Таким образом, кассационная жалоба ООО "ПрофИмпорт" подлежит частичному удовлетворению, а обжалуемые судебные акты судов первой и апелляционной инстанции по настоящему делу - отмене в части отказа в удовлетворении иска о взыскании компенсации.

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного судебного акта по вопросу о взыскании компенсации по заявленным истцом основаниям требуется исследование и оценка доказательств, имеющих отношение к исполнению ответчиком и третьим лицом обязательств по сублицензионному договору от 01.01.2012 N ТК-1 (пункты 3.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.4.2, 4.4.3 и др.), что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий, установленной частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вопрос о разрешении указанного требования подлежит в соответствии с пунктом 3 части 1 той же статьи направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела в соответствующей части суду надлежит устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака обстоятельства, в том числе, исследовать условия сублицензионного договора от 01.01.2012 N ТК-1; оценить довод истца о солидарной ответственности ответчика за незаконное использование третьим лицом товарного знака истца на упаковке товаров, подлежавшей в соответствии с условиями договора согласованию с ответчиком; дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и разрешить данный вопрос в соответствии с требованиями действующего законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2013 по делу N А40-7023/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2013 по тому же делу отменить в части отказа в удовлетворении требований о взыскании 750 000 руб. компенсации.

В указанной части передать дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В остальной части оставить решение Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2013 по делу N А40-7023/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2013 по тому же делу без изменения, а кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ПрофИмпорт" - без удовлетворения.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур

Судья

В.А. Химичев