Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2013 г. N С01-302/2013 по делу N А40-169376/2012 Суд изменил ранее принятые судебные акты о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, взыскав с организации расходы по уплате государственной пошлины

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2013 г. N С01-302/2013 по делу N А40-169376/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 16.12.2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 23.12.2013 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Тарасов Н.Н.,

судьи - Рассомагина Н.Л., Рогожин С.П.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт" (ул. Щепкина, д. 4, Москва, 129090, ОГРН 1027700240150)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 20.06.2013 (судья Карева Н.Ю.) по делу N А40-169376/2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2013 (судьи Верстова М.Е., Лаврецкая Н.В., Лаптева О.Н.) по тому же делу

по заявлению федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт" (ул. Щепкина, д. 4, Москва, 129090, ОГРН 1027700240150)

к закрытому акционерному обществу "Союзплодимпорт" (ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 2, Москва, 127006, ОГРН 1037700027750),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "Stoli Cranbery" по свидетельству Российской Федерации N 266688,

при участии:

от заявителя (истца) - Лукьянов В.Н. по доверенности от 09.01.2013;

от ответчика - неявка, извещен;

от третьего лица - неявка, извещено, установил:

федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" (далее - заявитель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к закрытому акционерному обществу "Союзплодимпорт" (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Stoli Cranbery" по свидетельству Российской Федерации N 266688 в отношении всех товаров и услуг 32 и 33 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, принятой Специальным союзом, образованным Ниццким соглашением о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Требование заявителя, предъявленное со ссылкой на нормы статей 1484, 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), было мотивировано тем, что ответчик на протяжении трех последних лет до подачи заявления не использует непрерывно указанный товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.06.2013, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2013, заявленные требования удовлетворены частично.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит указанные судебные акты отменить в части отказа в досрочном прекращении правовой охраны в отношении товаров 32 класса МКТУ, а именно: "минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы изготовления напитков", в остальной части судебные акты оставить без изменения, поскольку, по его мнению, выводы судов не соответствуют обстоятельствам дела.

Кроме того, заявитель жалобы полагает, что вывод судов об отсутствии заинтересованности заявителя в досрочном прекращении товарного знака N 266688 в отношении части товаров 32 класса МКТУ, а именно: "минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы изготовления напитков", не соответствует обстоятельствам дела и сделан при неверном определении судами однородности товаров 32 класса МКТУ, неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела.

Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в судебное заседание суда кассационной инстанции не направили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Принимая во внимание положения части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктов 4-5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" суд кассационной инстанции также полагает необходимым обратить внимание на то, что информация о принятии кассационной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (http://kad.arbitr.ru/).

Ответчик отзыв на кассационную жалобу не представил.

Представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявил ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в его отсутствие, которое судом кассационной инстанции рассмотрено и удовлетворено на основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы, внимательно выслушав представителя заявителя, суд кассационной инстанции считает необходимым обжалуемые акты частично изменить в связи со следующим.

Судами установлено, что товарный знак со словесным обозначением "Stoli Cranbery" 07.04.2004 был зарегистрирован на имя ответчика Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству Российской Федерации N 266688 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Заявитель ссылается на то, что правообладателем не используется указанный товарный знак в течение последних 3 (трех) лет, в связи с чем, правовая охрана товарного знака подлежит прекращению.

В обоснование своих требований, заявитель указывал также на подачу им заявки на регистрацию товарного знака "Stoli", который является сходным до степени смешения с товарным знаком правообладателя.

Рассмотрев требование заявителя, суды обеих инстанций сделали правильный вывод о наличии оснований для его удовлетворения.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 2 названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии с гражданским законодательством, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, когда, соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункты 2, 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В то же время, в силу пункта 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Таким образом, правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае недоказанности правообладателем его использования.

При рассмотрении спора суды исходили из того, что материалами судебного дела был подтвержден факт неиспользования товарного знака.

На основе оценки имеющихся в материалах дела доказательств суд первой инстанции пришел к выводу о наличии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака N 263346 "Stoli Cranbery" в отношении указанных в свидетельстве о его регистрации товаров 32 и части 33 классов МКТУ, а именно "пиво", досрочно, в связи с его неиспользованием.

Решение о частичном удовлетворении исковых требований принято судом первой инстанции по мотивам отсутствия в деле доказательств заинтересованности заявителя в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака N 263346 "Stoli Cranbery" в отношении товаров 32 классов МКТУ: "минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы изготовления напитков".

Судом апелляционной инстанции ошибка суда первой инстанции не исправлена.

Выводы судов об отсутствии заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака "Stoli Cranbery" в отношении этих товаров сделаны судами первой и апелляционной инстанции без учета положений Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента N 198 от 31.12.2009.

Согласно пункту 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом, как следует из постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13 при установлении однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, с учетом правовой позиции, выработанной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность товара 32 класса МКТУ: "пиво" и товаров 32 класса МКТУ: "минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы изготовления напитков", обусловлена тем, что они относятся к одной родовой группе (безалкогольные напитки, а также напитки с незначительным содержанием алкоголя), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, включая способ выкладки товаров на полки магазинов.

Указанное свидетельствует о принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Кроме того, судами не принято во внимание изменение сложившейся судебной практики, сформированной в том числе и Арбитражным судом города Москвы (например дело N А40-169373/12, в котором участвовали те же лица), согласно которой заявитель уже был признан заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны сходного со спорным до степени смешения товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Согласно статье 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильным применением норм материального права является в том числе неправильное истолкование закона.

Решение суда первой инстанции подлежит изменению как основанное на неправильном толковании части 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации при определении заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. Выводы суда, содержащиеся в решении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

В этой связи, поскольку судами обеих инстанций установлены все фактические обстоятельства, имеющие значение для настоящего дела, а допущенные нарушения норм материального права не повлияли на правильность результата рассмотрения спора по существу, суд кассационной инстанции считает возможным не передавая дело на новое рассмотрение, изменить принятые судебные акты в части отказа в удовлетворении первоначально заявленных по делу требований в полном обьеме и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт.

Судебные расходы подлежат распределению согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-169376/2012 от 20.06.2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2013 по тому же делу изменить.

Изложить резолютивную часть решения в следующей редакции:

"Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 266688 вследствие его неиспользования в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в приложении к свидетельству.

Взыскать с Закрытого акционерного общества "Союзплодимпорт" (ИНН 7710261546) в пользу Федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт" (ИНН 7708193056) 4 000 (четыре тысячи) рублей расходов по уплате госпошлины.

Взыскать с Закрытого акционерного общества "Союзплодимпорт" (ИНН 7710261546) в пользу Федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт" (ул. Щепкина, д. 4, Москва, 129090, ОГРН 1027700240150) 2 000 (Две тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы".

Председательствующий судья

Н.Н. Тарасов

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

С.П. Рогожин