Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 г. N С01-335/2013 по делу N А65-6668/2013 Суд отменил ранее состоявшиеся судебные акты по делу о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков и направил дело на новое рассмотрение, поскольку судами не исследованы представленные истцом в материалы дела свидетельства на общеизвестные товарные знаки, не определено правовое значение данного обстоятельства для цели разрешения спора

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 г. N С01-335/2013 по делу N А65-6668/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 18.12.2013 г.

Полный текст постановления изготовлен 25.12.2013 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Голофаева В.В.,

судей Уколова С.М., Булгакова Д.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы открытого акционерного общества "КАМАЗ" и открытого акционерного общества "Завод Элекон"

на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.08.2013 (судья Ахмедзянова Л.Н.) и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2013 (судьи Балакирева Е.М., Николаева С.Ю., Пышкина Н.Ю.) по делу N А65-6668/2013

по иску открытого акционерного общества "КАМАЗ" (проспект Автозаводский, д. 2, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423827, ОГРН 1021602013971)

к открытому акционерному обществу "Завод Элекон" (ул. Короленко, д. 58, г. Казань, Республика Татарстан, 420094, ОГРН 1021603145541)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков.

В судебном заседании участвовали представители:

от истца: Шуваров Р.Р., по доверенности от 31.12.2012;

от ответчика: Евсина Ж.С., по доверенности от 16.12.2013,

установил:

открытое акционерное общество "КАМАЗ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к открытому акционерному обществу "Завод Элекон" (далее - ответчик) о взыскании 5 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.08.2013 исковые требования удовлетворены частично. В пользу истца с ответчика взыскано 400 000 рублей компенсации.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2013 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Истец и ответчик, не согласные с принятыми по делу судебными актами, обратились с кассационными жалобами.

В своей кассационной жалобе истец ссылается на несоответствие выводов судов материалам дела, а именно: судами неправильно определена продолжительность использования ответчиком товарных знаков истца; не учтены неоднократность, умышленный характер нарушений исключительных прав истца; не принят во внимание размер лицензионных платежей, предусмотренный заключенным между истцом и ответчиком договором; не определено значение компенсации, взысканной судом по делам N А65-4943/2013 и N А65-7880/2013.

Ответчик кассационную жалобу мотивирует тем, что выводы судов не соответствуют обстоятельствам дела, доказательства незаконного использования ответчиком товарных знаков истца в деле отсутствуют. Также ответчик ссылается на то, что судами не принят во внимание факт известности его продукции задолго до приоритета товарных знаков истца и не применены в этой части нормы Парижской конвенции по охране промышленной собственности и не учтены правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Кроме того, ответчик обосновывает свою жалобу тем, что судами не дана надлежащая оценка заявленному требованию о пропуске истцом срока исковой давности по требованию о выплате компенсации.

В судебном заседании представитель истца доводы кассационной жалобы поддержал, возражал против удовлетворения кассационной жалобы ответчика. Отзыв на кассационную жалобу ответчика истцом не представлен.

Представитель ответчика в судебном заседании кассационную жалобу поддержал, возражал против удовлетворения кассационной жалобы истца по основаниям, изложенным в отзыве.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на них, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, суд кассационной инстанции считает необходимым обжалуемые судебные акты отменить в полном объеме в связи со следующим.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является правообладателем следующих товарных знаков:

- со словесным элементом КАМАЗ, выполненным в русской транскрипции, с приоритетом от 29.12.2007, свидетельство N 375533;

- со словесным элементом КАМАZ, выполненным в латинской транскрипции, с приоритетом от 29.12.2007, свидетельство N 375534;

- со словесным элементом КАМАZ, выполненным в латинской транскрипции, и изобразительным элементом в виде бегущей лошади, с приоритетом от 07.02.2008, свидетельство N 380303.

Действие указанных товарных знаков распространено, в том числе, и на товары 28 класса МКТУ "автомобили (игрушки), модели транспортных средств уменьшенные".

27.07.2009 между истцом и ответчиком был заключен лицензионный договор N 53-д, по условиям которого истец предоставил ответчику сроком на один год право использования товарных знаков по свидетельствам N 375534 и N 380303. Права на использование товарного знака по свидетельству N 375533 ответчику не предоставлялись.

Устанавливая факт использования ответчиком товарных знаков истца, а также продолжительность такого использования, суды сделали ссылку на решения Арбитражного суда Республики Татарстан от 06.06.2012 по делу N А65-11359/2012 и от 25.01.2013 по делу N А65-23728/2012.

Обосновывая размер компенсации, суды сослались, в частности, на то, что решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.05.2013 по делу N А65-4943/2013 с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 146 681 руб.08 коп., а решением от 20.06.2013 по делу N А65-7880/2013 - в размере 696 758 руб.98 коп.

Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с выводами судов первой и апелляционной инстанций.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) разъяснено, что при рассмотрении дел о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

В названном пункте Постановления N 5/29 указано, что при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истцом в обоснование размера испрашиваемой компенсации приводился довод о величине вознаграждения, полученного от ответчика по вышеуказанному лицензионному договору, представлялся расчет суммы вознаграждения. Однако, в нарушение статей 71, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации данный довод судом проверен не был, а соответствующие доказательства, представленные истцом в его обоснование, не оценивались.

Между тем, на величину вознаграждения, уплачиваемого по лицензионному договору, истец указывал как на сумму возможных убытков, которой он обосновывал испрашиваемый размер компенсации за нарушение исключительного права.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении Президиума от 05.07.2005 N 3578/05, сумма платежа по лицензионному договору может расцениваться как убытки истца в виде неполученных доходов.

Как указывалось выше, сумма вероятных убытков согласно пункту 43.3 постановления N 5/29 является одним из критериев, подлежащих учету судом при определении размера взыскиваемой с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Кроме того, принимая во внимание при определении размера компенсации сумму присужденной истцу компенсации по делам N А65-4943/2013 и N А65-7880/2013, судами не учтено, что в этих судебных спорах защита осуществлялась в отношении только одного товарного знака, в то время как в настоящем споре истец осуществляет защиту исключительных прав на три товарных знака. Данное обстоятельство в выводах судов отражения не получило.

При проверке довода истца о неправильном определении судами продолжительности нарушения права судом кассационной инстанции выявлено несоответствие выводов судов установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

В своем решении суд первой инстанции, на основе представленных ответчиком документов, установил, что ответчик начал производство сувенирных автомобилей "КАМАЗ" еще в условиях плановой экономики. В то же время, суд указал на то, что истцом не представлено доказательств иных, конкретных фактов незаконного использования товарных знаков после даты приоритета.

Однако, установив факт производства сувенирных моделей "КАМАЗ" ответчиком с периода плановой экономики Советского Союза, суду следовало выяснить, какие именно товарные знаки истца были размещены на продукции, выпускавшейся ответчиком, и учесть установленные обстоятельства при определении периода незаконного использования товарных знаков.

Также при установлении продолжительности использования товарных знаков истца ответчиком суду необходимо было рассмотреть возможность учета фактов незаконного использования товарных знаков истца, установленных решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 23.06.2009 по делу А65-13080/2009, на которое ссылался истец. Данное решение, представленное истцом в материалы дела, судами по настоящему делу не изучалось и не оценивалось.

Кроме того, установленный судами по настоящему спору период неправомерного использования товарных знаков не соответствует тому, который установлен вступившими в законную силу судебными актами по делам N А65-11359/2012 и N А65-23728/2012. На странице 5 оспариваемого решения суда первой инстанции со ссылкой на судебные акты по вышеуказанным делам установлен период незаконного использования товарных знаков с апреля 2010 года по апрель 2011 года.

Между тем, установленные данными судебными актами периоды иные: сентябрь-ноябрь 2011 года согласно решению суда от 06.06.2012 по делу N А65-11359/2012 и ноябрь 2010 года, февраль-апрель 2011 года, сентябрь 2011 года согласно решению от 25.01.2013 по делу N А65-23728/2012.

Помимо изложенного, судами не дана оценка доводу истца о признании принадлежащих ему товарных знаков общеизвестными с 31.12.1999, не исследованы представленные истцом в материалы дела свидетельства на общеизвестные товарные знаки, не определено правовое значение данного обстоятельства для цели разрешения настоящего спора.

Суд по интеллектуальным правам не соглашается с доводом ответчика о наличии у него права использовать товарные знаки истца вследствие предшествующего датам приоритета товарных знаков начала использования этих обозначений. Нормы статьи 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, на которые ссылается ответчик, соответствующего положения не содержат. Не следует данная правовая возможность и из актов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, которые приведены ответчиком.

На основании изложенного, обжалуемые судебные акты не могут быть признаны законными и обоснованными, а содержащиеся в них выводы - соответствующие имеющимся доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, в связи с чем решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам.

При новом рассмотрении суду первой инстанции следует устранить отмеченные недостатки, установить все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, дать надлежащую правовую оценку доводам и возражениям сторон, доказательствам, представленным лицами, участвующими в деле, с учетом требований, установленных статьями 65, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотреть заявление ответчика о пропуске срока исковой давности истцом с учетом вновь установленных обстоятельств и разрешить спор по существу.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.08.2013 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2013 по делу N А65-6668/2013 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

С.М. Уколов

Судья

Д.А. Булгаков