Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2014 г. N С01-385/2013 по делу N А40-17076/2013 Состоявшиеся по делу судебные акты, которыми отказано в удовлетворении требования о запрете незаконного использования товарного знака, уничтожении контрафактной упаковки товаров и взыскании компенсации, оставлены без изменения, поскольку у истца на момент обращения в суд не имелось исключительных прав на товарный знак, отсутствует сходство до степени смешения между применяемой ответчиками упаковкой и товарным знаком истца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2014 г. N С01-385/2013 по делу N А40-17076/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 20 января 2014 г.

Полный текст постановления изготовлен 22 января 2014 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Пашковой Е.Ю., Химичева В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу

компании Ай Дабл-ю Ай АГ (IWI AG company)

на решение Арбитражного суда города Москвы (судья Матюшенкова Ю.Л.) от 20.06.2013 по делу N А40-17076/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда (судьи Верстова М.Е., Садикова Д.Н., Лаптева О.Н.) от 27.09.2013 по тому же делу,

по иску компании Ай Дабл-ю Ай АГ (IWI AG company) (Switzerland, Industriestrasse 13-C, 6304Zug)

к обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-косметическая фирма "Две линии" (ул. Социалистическая, д. 1, Бийск, Алтайский край, 659322, ОГРН 1022200560612),

обществу с ограниченной ответственностью "Триумф" (ул. Лестева, д. 3 стр. 1, Москва, 115191, ОГРН 1047796984817),

с участием третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" (ул. Стромынка, 19, корп. 2, Москва, 107076, ОГРН 1037739476312),

о запрете незаконного использования товарного знака, уничтожении контрафактной упаковки товаров и взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Пашкова С.Ю., по доверенности N 1 от 01.01.2014;

от ответчиков:

общества с ограниченной ответственностью "Производственно-косметическая фирма "Две линии": Торопчиной Н.А., по доверенности от 06.03.2013, Золотых Н.И., по доверенности от 06.03.2013, Метляева Д.А., по доверенности от 06.03.2013;

общества с ограниченной ответственностью "Триумф": Золотых Н.И., по доверенности от 27.02.2013, Метляева Д.А., по доверенности от 27.02.2013;

от третьего лица: Пашкова С.Ю., по доверенности N 20 от 01.01.2014, установил:

компания Ай Дабл-ю Ай АГ (IWI AG company) (далее - Компания, истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-косметическая фирма "Две линии" (далее - ООО "ПКФ "Две линии") и обществу с ограниченной ответственностью "Триумф" (далее - ООО "Триумф") о запрете производить, предлагать к продаже и продавать зубные пасты в упаковке, сходной до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 482330, содержащей словесные обозначения "AltaiBio" и "Мумиё-зверобой"; обязании уничтожить за свой счет использующуюся для введения зубных паст в гражданский оборот упаковку, сходную до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 482330, содержащую словесные обозначения "AltaiBio" и "Мумиё-зверобой"; взыскании с каждого из ответчиков компенсации в размере 2 500 000 руб. за незаконное использование товарного знака в упаковке зубных паст, сходной до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 482330, содержащей словесные обозначения "AltaiBio" и "Мумиё-зверобой" (с учетом уточнения исковых требований, принятого судом в порядке части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, было привлечено общество с ограниченной ответственностью "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" (далее - ООО "СПЛАТ-КОСМЕТИКА", третье лицо). 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.06.2013, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.09.2013, в удовлетворении исковых требований было отказано. 

Не согласившись с принятыми судебными актами, Компания обжаловала их в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам. 

Ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, кассатор просит обжалуемые судебные акты отменить, принять по делу новый судебный акт. 

В обоснование кассационной жалобы указывает, что суды необоснованно не приняли во внимание социологический опрос, являющийся относимым к рассматриваемому делу доказательством, которым, по его мнению, подтверждается сходство до степени смешения принадлежащего заявителю товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 482330 и упаковки зубной пасты AltaiBio "Мумиё-зверобой". 

По мнению заявителя кассационной жалобы, суды неправильно применили нормы материального права и при установлении сходства до степени смешения между товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 482330 и упаковкой зубной пасты AltaiBio "Мумиё-зверобой" сравнивали словесные обозначения, в то время как принадлежащий заявителю товарный знак является объемным.

Ответчик (ООО "ПКФ "Две линии") с доводами кассационной жалобы не согласился, представил отзыв на нее, в котором просит оставить данную жалобу без удовлетворения. 

Ответчик (ООО "Триумф") и третье лицо отзыв на кассационную жалобу не представили. 

В судебном заседании представитель истца и третьего лица на доводах кассационной жалобы настаивал. 

Представители ответчиков возражали против доводов кассационной жалобы, просили обжалуемые судебные акты оставить без изменения. 

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 482330 в отношении товара 03 класса МКТУ "зубные пасты", который представляет собой объемное изображение упаковки зубной пасты "SPLAT". Данный товарный знак имеет приоритет 22.12.2011, зарегистрирован 13.03.2013. 

В обоснование предъявленных требований истец указывает, что действиями ответчиков по производству, предложению к продаже и продаже зубной пасты в упаковке, имеющей словесные обозначения "AltaiBio" и "Мумие-зверобой", которая является сходной до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, нарушаются его исключительные права как правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 482330. Производителем зубной пасты, содержащей словесные обозначения "AltaiBio" и "Мумие-зверобой", является ООО "ПКФ "Две линии" по заказу ООО "Триумф". 

В качестве доказательств, свидетельствующих о нарушении ее исключительных прав, Компания ссылается на протокол осмотра сайта www.triumph.su от 18.012.2012, электронные письма о реализации продукции ответчиков от сентября 2012 года. Дополнительно истец представил в суд доказательства реализации 14.05.2013 продукции в упаковке, содержащей словесные обозначения "AltaiBio" и "Мумиё-зверобой" (копии товарных чеков). 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что у истца на момент обращения в суд не имелось исключительных прав на товарный знак, так как иск подан 14.02.2013, а товарный знак зарегистрирован 13.03.2013; отсутствует сходство до степени смешения между применяемой ответчиками упаковкой и товарным знаком истца. 

Суд апелляционной инстанции подтвердил правильность вывода суда первой инстанции относительно отсутствия сходства до степени смешения между товарным знаком истца и упаковкой зубной пасты AltaiBio "Мумиё-зверобой". Вывод суда первой инстанции об отсутствии у истца исключительных прав на товарный знак признал ошибочным. При этом суд апелляционной инстанции отметил, что данный вывод суда первой инстанции не привел к принятию неправильного решения. 

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей участвующих в деле лиц, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается тем же кодексом. 

В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 той же статьи). 

Следовательно, в целях установления факта незаконного использования товарного знака необходимо определить наличие сходства до степени смешения используемой ответчиками упаковки зубной пасты AltaiBio "Мумие-зверобой" с зарегистрированным товарным знаком истца. 

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. 

При оценке сходства до степени смешения между используемой ответчиками упаковкой зубной пасты AltaiBio "Мумие-зверобой" и товарным знаком истца суды правомерно исходили из Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" применяемых в части, не противоречащей четвертой части Гражданского кодекса. 

Из положений пункта 14.4.2. указанных Правил следует, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

В силу подпункта 14.4.2.2. названных Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. 

Как следует из подпункта 14.4.2.4. тех же Правил, комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) этих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. 

В соответствии с разделом 6 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого в том числе благодаря неохраняемым элементам. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. 

Пунктом 6.3.1. указанных Методических рекомендаций предусмотрено, что при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). 

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения (пункт 6.3.2. Методических рекомендаций). 

С учетом изложенных правил и рекомендаций суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что сильными элементами в товарном знаке истца являются словесные обозначения "SPLAT" и "БИОКАЛЬЦИЙ", а используемые ответчиками в упаковке зубной пасты словесные элементы "AltaiBio" и "Мумие-зверобой" являются принципиально различными по звуковому, графическому, семантическому (смысловому) критериям, в связи с чем правильно отметил, что несмотря на некоторое сходство в плане цветового решения в товарном знаке и изобразительном оформлении упаковки, это сходство не свидетельствует об угрозе смешения сравниваемых объектов. 

Также суд кассационной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что дизайн упаковки истца не обладает достаточной степенью оригинальности, чтобы индивидуализировать товар конкретного производителя, поскольку цвета, на фоне которых размещены словесные элементы, горизонтальные цветные полосы и прямоугольные формы этикеток широко используются в этикетках зубных паст многими производителями. Такой вывод сделан судом с учетом имеющихся в материалах настоящего дела многочисленных копий упаковок зубных паст. Таким образом, различительную функцию в значительной степени исполняют словесные элементы, которые принципиально различны. 

Исходя из этого, Суд по интеллектуальным правам не может признать обоснованным довод кассационной жалобы о том, что при установлении отсутствия сходства до степени смешения между товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 482330 и упаковкой зубной пасты AltaiBio "Мумиё-зверобой" суды сравнивали лишь словесные обозначения. 

Также суд кассационной инстанции не принимает ссылку кассатора на то, что при оценке представленного им в материалы дела социологического опроса, которым, по мнению истца, подтверждается сходство до степени смешения принадлежащего заявителю товарного знака и упаковки зубной пасты AltaiBio "Мумиё-зверобой", суды нарушили нормы процессуального права. 

Суд апелляционной инстанции обоснованно указал, что представленный истцом в материалы дела социологический опрос, проведенный ОАО "ВЦИОМ", не может расцениваться судом в качестве допустимого доказательства по настоящему делу, поскольку предметом исследования был не комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 482330, а лишь фронтальная сторона упаковки зубной пасты "SPLAT", то есть только некоторые элементы комбинированного товарного знака, в то время как в рамках настоящего дела истцом предъявлены требования о защите исключительных прав на комбинированный товарный знак, представляющий собой объемное изображение упаковки зубной пасты "SPLAT". 

В этой связи суд кассационной инстанции считает необходимым отметить то, что сам по себе социологический опрос не может быть единственным и бесспорным доказательством, свидетельствующим о наличии или отсутствии сходства до степени смешения между теми или иными обозначениями. Кроме того, в соответствии с нормами статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы; арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. В материалах настоящего дела имеются иные доказательства, опровергающие выводы, содержащиеся в социологическом опросе, которые были оценены судами в совокупности. 

Кроме того, судом первой инстанции при принятии оспариваемого решения учтено приобретение ООО "ПКФ "Две линии" исключительных прав на комбинированный товарный знак "AltaiBio" по свидетельству Российской Федерации N 484249 (дата регистрации 03.04.2013, дата приоритета 02.02.2012), зарегистрированный в отношении товаров 03 класса МКТУ (включая зубные пасты), в связи с чем ему не может быть запрещено использовать соответствующее обозначение при производстве и реализации соответствующей продукции. 

С учетом изложенного доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, в основном направлены на переоценку доказательств и обстоятельств дела, что в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается в суде кассационной инстанции. Несогласие истца с произведенной судами оценкой имеющихся в деле доказательств не является в рассматриваемом случае основанием для отмены судебных актов. 

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанций являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется. 

Уплаченная за подачу кассационной жалобы государственная пошлина подлежит в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнесению на заявителя данной жалобы. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 20.06.2013 по делу N А40-17076/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.09.2013 по тому же делу оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Е.Ю. Пашкова

В.А. Химичев