Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 февраля 2014 г. по делу N СИП-333/2013 Поскольку суд пришел к выводу, что истцом доказано использование товарного знака в течение трех лет, суд постановил в удовлетворении заявленных требований о прекращении правовой охраны товарного знака отказать

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 февраля 2014 г. по делу N СИП-333/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 января 2014 года

Полный текст решения изготовлен 5 февраля 2014 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 июня 2014 г. N С01-368/2014 по делу N СИП-333/2013 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л. 

судей Рогожина С.П., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Перемиловской Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 22-29.01.2014 (с учетом перерыва) исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК" (ул. Солнечная 2-ая, д.35, г. Омск, 644073, ОГРН 1045004150476)

к обществу с ограниченной ответственностью "НПО Протэкт" (ул. Магистральная, д. 28, г. Переславль-Залесский, Ярославская обл., 152023, ОГРН 1037601200658)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "PROTEСT" по свидетельству Российской Федерации N 391493 в отношении части товаров 17 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования,

с привлечение к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент),

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Антонова О.Б. по доверенности от 16.12.2013, Воронцова Ю.Н. по доверенности от 15.11.2013, Зуева Н.И. по доверенности от 17.12.2013;

от ответчика - Доргевич В.А. по доверенности от 20.01.2014, Лавров Ю.В. по доверенности от 16.12.2013, Ляхович Б.С. по доверенности от 20.01.2014, Циколенко Н.П. по доверенности от 20.01.2014;

от третьего лица - не явился, извещено, установил:

общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "НПО Протэкт" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "PROTEСT" по свидетельству Российской Федерации N 391493 в отношении следующих товаров 17 класса МКТУ: изделия из частично обработанных пластмасс, в частности, волокна пластмассовые [за исключением текстильных]; материалы армирующие неметаллические для труб, трубопроводов; нити пластмассовые [за исключением текстильных]; сетки из волокон и нитей пластмассовых. 

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением от 22.11.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

21 января 214 года посредством электронного ресурса в суд поступило ходатайство об уточнении исковых требований, в котором общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК" просило досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "PROTEСT" по свидетельству Российской Федерации N 391493 в отношении следующих товаров 17 класса МКТУ: материалы армирующие неметаллические для труб, трубопроводов.

В судебное заседание 22.01.2014 явились представители истца и ответчика. 

Роспатент своего представителя в судебное заседание не направил, представил отзыв, в котором просит рассмотреть дело в отсутствие своего представителя, правовой позиции в отношении заявленных требований не привел, оставил рассмотрение спора на усмотрение суда, приложил к отзыву выписку об актуальном состоянии товарного знака "PROTEСT" по свидетельству Российской Федерации N 391493. 

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствии представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. 

Представитель истца поддержал ходатайство об уточнении заявленных требований, просил его удовлетворить. 

Изменение исковых требований не противоречит требованиям статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не нарушает прав и законных интересов иных лиц, в связи с чем принимается судом, дело подлежит рассмотрению по уточненным требованиям. 

Для формирования позиции ответчика по уточненным требованиям, а также в связи с принятием судом дополнительных пояснений и доказательств, как со стороны истца, так и со стороны ответчика, судом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 29.01.2014. 

После перерыва судебное заседание продолжено в том же судебном составе при участии в судебном заседании тех же представителей истца и ответчика. 

В связи с предоставлением ответчиком дополнительных доказательств и отзыва, судом объявлен перерыв на 20 минут для ознакомления представителей истца с вновь представленными документами. 

После перерыва судебное заседание продолжено.

Представители истца в ходе судебного заседания поддержали исковые требования по заявленным основаниям. В обоснование своего иска сослались на то, что правообладателем (обществом с ограниченной ответственностью "НПО Протэкт") товарный знак не используется непрерывно на протяжении более трех лет. При этом истцом подана заявка N 2012715880 на регистрацию словесного товарного знака "ПРОТЕКТ" в отношении товаров 17 класса МКТУ, а именно: неметаллические гибкие трубы, в том числе трубы для водоснабжения полимерные, трубы для теплоснабжения полимерные, трубы напорные полимерные, трубы дренажные полимерные, трубы для механической защиты кабельных изделий полимерные; трубы неметаллические армированные. По результатам проведения экспертизы по этой заявке федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" (ФИПС) направило истцу уведомление, в котором указало на сходство до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения "ПРОТЕКТ" с товарным знаком "PROTEСT" по свидетельству Российской Федерации N 391493, правообладателем которого является общество с ограниченной ответственностью "НПО Протэкт", знак зарегистрирован для однородных товаров 17 класса МКТУ. 

Истец пояснил, что заинтересован в регистрации заявленного обозначения, поскольку группа компаний "ПОЛИПЛАСТИК" (в которую входит сам истец и дочерние предприятия) осуществляет производство и реализацию товаров, маркированных обозначением "ПРОТЕКТ". В подтверждение производства и реализации продукции с указанной маркировкой истец ссылается на каталоги продукции, рекламные буклеты, предложение к продажи товаров на сайте: htpp://www.polyplastic.ru, сертификаты соответствия на трубы напорные из полиэтилена с защитным покрытием "ПРОТЕКТ", разрешение на применение труб "ПРОТЕКТ" для подземных газопроводов, договоры на производство труб напорных из полиэтилена с защитным покрытием "ПРОТЕКТ", договор комиссии на реализацию названной продукции, договоры поставки.

Ответчик заявленные требования не признал, указал на то, что производит и реализует изделия из частично обработанных пластмасс, материалы армирующие, в том числе для труб и трубопроводов, сетки из волокон и нитей пластмассовых. Ответчик указал, что является администратором доменного имени npoprotect.ru, использует зарегистрированный товарный знак в названии сайта htpp://www.npprotect.ru, на странницах которого размещен логотип ООО "НПО Протэкт" как производителя геотехнической продукции. Логотип представляет собой комбинацию изобразительного элемента и словесного обозначения "ПРОТЕКТ". Ответчик указал на производство им изделий из пластмасс, в том числе геотекстиля, геокомпозита, противоэрозионных геоматов, дренажных матов, оградительных лент, геомембран, сигнальных лент и прочей продукции. В подтверждение введения в гражданский оборот названной продукции ответчик представил дилерские договоры, договоры поставки, этикетки продукции, каталог выставки MosBuild, Интерстройэкспо, предварительный договор о совместной деятельности, технические условия на сетки полимерные "ПРОТЭКТ-ОСС", "ОСС-Д", "ОСС-Т", А-40, А-45, Н-40; технические условия на материал объемный композитный для дренажа (дренажный мат) марки "ДМ", технические условия на пластиковые сетки из полиэтилена "ПРОТЭКТ", письма контрагентов о применении приобретенных у ответчика материалов для армирования и прокладки трубопроводов. 

Кроме того, по мнению ответчика, истец не может быть признан заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчиком производятся трубы, в то время как прекратить правовую охрану товарного знака истец просит в отношении товаров: материалы армирующие неметаллические для труб, трубопроводов. Ответчик считает, что трубы пластмассовые (которые производит истец) и товары, для которых истец просит прекратить правовую охрану товарного знака ответчика, не являются однородными. 

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей истца и ответчика, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимной связи в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, правообладателем словесного товарного знака "PROTEСT" по свидетельству Российской Федерации N 391493 является ответчик. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 9, 17, 19, услуг 35, 42 классов МКТУ. В частности, в отношении следующих товаров 17 класса МКТУ: изделия из частично обработанных пластмасс, в частности, волокна пластмассовые [за исключением текстильных]; материалы армирующие неметаллические для труб, трубопроводов; нити пластмассовые [за исключением текстильных]; сетки из волокон и нитей пластмассовых; конуса сигнальные дорожные для визуального ориентирования, разделения транспортных потоков и ограждения мест проведения работ на дорогах, ленты сигнальные оградительные для временного ограждения мест производства работ; пленки пластмассовые [за исключением используемых для упаковки], ленты сигнальные для предостерегающих сигналов о пролегающих коммуникациях, ленты сигнальные оградительные для временного ограждения мест производства работ, сетки из волокон и нитей пластмассовых. 

Дата приоритета товарного знака - 03.03.2008, дата регистрации - 15.10.2009. 

Предъявляя в суд исковые требования, общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК" указывает на неиспользование ответчиком спорного товарного знака для материалов армирующих неметаллических для труб, трубопроводов непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском. 

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи). 

В силу пункта 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 Кодекса иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом. 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. 

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак. 

Из представленных истцом в материалы дела доказательств усматривается, что истец входит в группу компаний, объединяющую производителей, разработчиков термопластичных композиционных материалов инженерно-технического назначения, в том числе труб для газа, воды и канализации. В числе прочих труб группой компаний производятся и реализуются трубы ПРОТЕКТ - полиэтиленовые трубы с защитным покрытием, предназначенным для защиты от механических повреждений при транспортировании, монтаже и эксплуатации напорных труб, увеличению стойкости к нагрузкам при эксплуатации. Указанные обстоятельства подтверждаются рекламными проспектами, договором подряда от 30.12.2011 N 17/ПР, заключенным истцом с обществом с ограниченной ответственностью "Климовский трубный завод", заказом на изготовлении продукции от 30.09.2012 N 10 к названному договору, актом выполненных работ от 31.10.2012, актом сверки, договором поставки от 28.07.2010 N МГ-ДП-0925, заключенным между истцом с государственным унитарным предприятием города Москвы "МОСГАЗ", спецификацией к договору, счетом-фактурой, товарной накладной, договором поставки от 03.07.2012 N 200/Вн, заключенным между обществом с ограниченной ответственностью "ПОЛИПЛАСТИК Центр" (входит в группу компаний) с закрытым акционерным обществом "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", спецификацией к договору, счетом-фактурой, товарной накладной, договором поставки от 15.07.2011 N МГ-ДП-1075, заключенным обществом с ограниченной ответственностью "ПОЛИПЛАСТИК Центр" (входит в группу компаний) с государственным унитарным предприятием города Москвы "МОСГАЗ", спецификацией, счетом-фактурой, товарной накладной, иными договорами поставки и комиссии. 

Согласно информации, представленной ЗАО "Региональный Сетевой Информационный Центр", истец является администратором доменного имени polyplastic.ru. На сайте htpp://www.polyplastic.ru истец продвигает производимую группой компаний продукцию, в том числе трубы ПРОТЕКТ. 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии обществу с ограниченной ответственностью "ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК" выдан сертификат соответствия N 0497334 со сроком действия с 12.07.2011 по 12.07.2014 на трубы напорные из полиэтилена с защитным покрытием "ПРОТЕКТ". 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору выдано разрешение от 08.07.2009 N РРС 00-34961 на применение труб водонапорных из полиэтилена с защитным покрытием "ПРОТЕКТ". 

Таким образом, истец фактически участвует в производстве и реализации труб полиэтиленовых с защитным покрытием "ПРОТЕКТ", маркирует свою продукцию названным обозначением.

При этом с учетом нанесения на трубы защитного покрытия "ПРОТЕКТ", повышающего прочность при монтаже и эксплуатации, суд приходит к выводу, что производимая продукция однородна тем товарам 17 класса МКТУ, в отношении которых истец просит прекратить правовую охрану товарного знака ответчика, а именно: материалы армирующие неметаллические для труб, трубопроводов. 

Кроме того, истцом представлены доказательства осуществления приготовлений к использованию обозначения "ПРОТЕКТ" в качестве товарного знака, в частности, обращение в Роспатент с заявкой от 16.05.2012 N 2012715880 на регистрацию словесного товарного знака "ПРОТЕКТ" в отношении товаров 17 класса МКТУ (с учетом уточнения от 30.08.2012). Согласно уведомлению ФИПС о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 30.05.2013 заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком "PROTEСT" по свидетельству Российской Федерации N 391493 с приоритетом от 03.03.2008, зарегистрированным на ответчика в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ. 

С учетом изложенных обстоятельств суд приходит к выводу о том, что истец подтвердил наличие заинтересованности в предъявлении иска о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака. 

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. 

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (18.11.2013), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, включает промежуток с 18.11.2010 по 18.11.2013 включительно.

Из представленных ответчиком в материалы дела документов следует, что ответчик производит и реализует широкую линейку продукции из полипропилена, полиэтилена, других пластмассовых и резиновых изделий. Факт реализации производимой продукции, относящейся к широкому спектру частично обработанных пластмасс, подтверждается договорами от 26.01.2011 N П-02104\11 (с протоколом согласования цены по отдельным видам продукции, счетами-фактурами, товарными накладными), договором от 07.04.2011 N П-02288\11 (со спецификацией, счетами-фактурами и накладными), договором поставки от 07.04.2011 N П-02289\11 (с приложением счета-фактуры и товарной накладной), договором от 19.01.2011 N П-02080\11 (с протоколом согласования цены по отдельным видам продукции, счетами-фактурами и товарными накладными), дилерским договором от 11.01.2011 N П-02122/11 (с протоколом согласования цены по отдельным видам продукции, товарными накладными, счетами-фактурами), иными договорами. 

Ответчиком в материалы дела представлены технические условия ТУ 2247-011-21696750-2009 от 28.09.2009 на сетки полимерные "ПРОТЕКТ-ООС", "ООС-Д", "ОСС-Т", А-40, А-45, Н-40, согласно которым сетки ПРОТЕКТ (PROTECT) ОСС-Д, ПРОТЕКТ (PROTECT) ОСС-Т дорожная, тротуарная предназначены для применения в качестве армирующих прослоек при строительстве, реконструкции, ремонте дорожных и тротуарных покрытий, оснований трубопроводов, для армирования внешних покрытий специального назначения, в т.ч. теплоизоляционных, гидроизоляционных, антикоррозионных и т.п., для прокладки комбинированных трубопроводов, устройства площадок различного назначения и в других гидротехнических сооружениях. 

Письмом от 28.01.2014 ООО "Интерполис" подтвердило, что полимерная сетка ПРОТЕКТ (PROTECT) ОСС-Т, приобретенная у ООО "Ника-Центр", была применена на объекте "Магистральный теплопровод на участке от ТЭЦ-3 до существующей тепломагистрали ответвления на ЧГРЭС в Калининском, Металлургическом и Тракторозаводском районах г. Челябинска" для армирования теплоизоляционного слоя трубопровода Ду1020 с целью увеличения прочности, жесткости и надежного соединения теплоизоляции с трубопроводом. 

Факт поставки ответчиком ООО "Ника-Центр" сетки ОСС-Т подтвержден договором от 30.08.2011 N Ч-15/11, спецификацией к договору, счетами фактурами от 17.11.2011 и от 14.11.2011 и товарными накладными, датированными теми же числами. 

Письмом от 28.01.2014 ООО "Авакс" подтвердило, что приобретенную у ответчика по договору поставки от 28.01.2011 N П-02117\11 сетку ПРОТЭКТ (PROTECT) Д-10 использует при прокладке трубопроводов различного назначения, в том числе для защиты изоляции от механических повреждений и армирования, при устройстве трубопроводов из гибких пластмассовых труб, для повышения их жесткости путем внешнего армирования. 

Факт поставки ответчиком ООО "Авакс" сетки подтвержден договором поставки от 28.01.2011 N П-02117\11, счетами-фактурами от 31.01.2011, от 01.02.2011, от 02.03.2011, от 30.06.2011, от 08.07.2011, от 12.07.2011, от 14.07.2011, от 15.07.2011, от 27.07.2011, от 02.08.2011, от 03.08.2011, от 05.09.2011, а также товарными накладными, датированными теми же числами. 

По результатам оценки представленных в материалы дела доказательств суд приходит к выводу, что ответчик в период времени с 18.11.2010 по 18.11.2013 вводил в гражданский оборот продукцию, соответствующую товарам 17 класса МКТУ: материалы армирующие неметаллические для труб, трубопроводов, то есть именно тех товаров, в отношении которых истец просит прекратить правовую охрану товарного знака ответчика. 

При этом судом обозревались в судебном заседании как сами товары (полимерная сетка), так и этикетки товаров (копии которых представлены в материалы дела). На этикетке сетки общестроительной ОСС нанесен товарный знак "PROTECT".

Ответчик является администратором доменного имени npоprotect.ru c 06.05.2005 (что подтверждается распечаткой с сайта Whois-service.ru), используемого с целью организации работы сайта htpp://www.npоprotect.ru. 

При таких обстоятельствах суд полагает подтвержденным факт ввода в гражданский оборот в спорный период времени продукции, соответствующей товарам 17 класса МКТУ: материалы армирующие неметаллические для труб, трубопроводов, маркированной товарным знаком "PROTECT" по свидетельству Российской Федерации N 391493, и, соответственно факт использования в спорный период товарного знака "PROTECT" по свидетельству Российской Федерации N 391493 для товаров 17 класса МКТУ: материалы армирующие неметаллические для труб, трубопроводов, посредством использования товарного знак на этикетках товаров, а также в сети Интернет, в том числе в доменном имени (что соответствует пункту 2 статьи 1484 Кодекса). 

Кроме того, суд принимает во внимание, что ответчик использует в принадлежащем ему товарном знаке "PROTECT" словесное обозначение, сходное до степени смешения с частью фирменного наименования - общества с ограниченной ответственностью "НПО Протэкт" (общество зарегистрировано согласно выписке из ЕГРЮЛ 23.03.2002). 

Таким образом, суд пришел к выводу, что истцом доказано использование товарного знака "PROTECT" по свидетельству Российской Федерации N 391493 для товаров 17 класса МКТУ: материалы армирующие неметаллические для труб, трубопроводов в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего искового заявления, а именно с 18.11.2010 по 18.11.2013, что исключает удовлетворение требований о прекращении правовой охраны товарного знака в отношении названных товаров. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные при предъявлении настоящего иска, подлежат возложению на истца.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении заявленных требований отказать. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Р.В. Силаев