Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 февраля 2014 г. N С01-377/2013 по делу N А40-171275/2012 Суд отменил ранее вынесенные по делу судебные решения и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение, поскольку оспариваемые решения приняты о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 февраля 2014 г. N С01-377/2013 по делу N А40-171275/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 29 января 2014 г.

Полный текст постановления изготовлен 5 февраля 2014 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А., судей Погадаева Н.Н., Уколова С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Кита-М" (ул. Авиамоторная, д. 30, Москва, 111024, ОГРН 1077764642482) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2013 по делу N А40-171275/2012 (судьи Верестова М.Е., Лаптева О.Н., Трубицын А.И.),

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "РМ Мультимедиа" (Электролитный проезд, д. 3Г, стр. 2, Москва, 115230, ОГРН 5077746871550) к обществу с ограниченной ответственностью "Кита-М" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "RMG" по свидетельству N 208474, при участии третьих лиц: общества с ограниченной ответственностью "Хит-М" (ул. Лавочкина, д. 100, г. Смоленск, 214032, ОГРН 1097746837627) и общества с ограниченной ответственностью "РМГ Инвест" (4-й Западный проезд, д. 2, стр. 3, 1-7, г. Зеленоград, Москва, 124482, адрес для корреспонденции: ул. Б. Бронная, д. 5, Москва, 123104, ОГРН 1057746876824),

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от ответчика - Загородников С.Г., представитель по доверенности от 05.11.2013 б/н, Тимофте И.В., представитель по доверенности от 15.02.2013 б/н,

от третьих лиц:

от ООО "Хит-М" - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от ООО "РМГ Инвест" - представитель не явился, извещен надлежащим образом, установил:

общество с ограниченной ответственностью "РМ Мультимедиа" (далее - ООО "РМ Мультимедиа") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Кита-М" (далее - ООО "Кита-М") о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "RMG" по свидетельству N 208474 в размере 2 000 000 руб. 00 коп. из расчета 100 000 руб. за каждый выявленный случай нарушения права на товарный знак.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "РМГ Инвест" (далее - ООО "РМГ Инвест").

Определением Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Хит-М" (далее - ООО "Хит-М").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.04.2013 в удовлетворении заявленных требований отказано в полном объеме.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2013 по делу N А40-171275/2012 решение суда первой инстанции от 15.04.2013 отменено, с ООО "Кита-М" в пользу ООО "РМ Мультимедиа" взыскано 200 000 руб. компенсации, а также 5 300 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, ООО "Кита-М" обратилось с кассационной жалобой в Суд по интеллектуальным правам, в которой просило указанный судебный акт отменить и принять новый судебный акт.

В судебном заседании представитель ООО "Кита-М" поддержал доводы кассационной жалобы в полном объеме.

ООО "РМ Мультимедиа", ООО "РМГ Инвест" и ООО "Хит-М", надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемого судебного акта, а также соответствие выводов суда апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам по делу и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, ООО "РМ Мультимедиа" на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг от 01.02.2012 NРД0094079 является правообладателем словесного товарного знака "RMG" по свидетельству N 208474 (с датой приоритета 07.03.2000, датой регистрации - 25.01.2005, сроком действия до 07.03.2020), в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статьи 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

В силу статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В обоснование заявленного иска истец ссылался на то, что 06.12.2012 сотрудниками истца в торговом зале, расположенном по адресу: Москва, ул. Авиамоторная, д. 30 по договору розничной купли-продажи у ООО "Кита-М" были приобретены следующие компакт-диски: "СБ. 100 Шедевров Классики для релаксации МР3-М"; "СБ. Любимый шлягер МР3-М"; "ЛУЧШЕЕ НА МР3 Чиж&Со МР3-М"; "ЛУЧШЕЕ НА МР3 Звери МРЗ-М"; "КИПЕЛОВ МРЗ + бонус: Margenta МРЗ-М"; "АРИЯ Лучшее на МРЗ МР3-М"; "ХВОРОСТОВСКИЙ Д. 100 любимых песен МР3-М"; "MUSIC WORLD Massage МР3-М"; "ЛЮБЭ Лучшее на МР3 МР3-М"; "МИТЯЕВ О. Скоро лето! МР3-М"; "MUSIC WORLD Jazz Club МР3-М"; "Лучшее на МР3. Хворостовский Дмитрий МР3-М"; "СБ.100 Великих Композиторов МР3-М"; "КЛАССИКА Рахманинов. Лучшие Произведения МР3-М"; "MUSIC WORLD. Звуки природы с музыкой МР3-М"; "СБ.77 Самых красивых мелодий NEW МР3-М"; "СБ.100 Лучших русских романсов МР3-М"; "СБ. Лучший музыкальный сборник для малышей МР3-М"; "СБ.100 Лучших песен для детей МР3-М"; "СБ. Детская Дискотека. 100 хитов МР3-М", на обложке которых без разрешения правообладателя размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является ООО "РМ Мультимедиа".

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО "РМ Мультимедиа" в суд с настоящими требованиями.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что спорные компакт-диски содержат на своей упаковке информацию о более ранней дате производства, чем дата, с которой у истца возникло исключительное право на товарный знак, в связи с чем, указанный товар не может быть признан контрафактным.

Отменяя решение Арбитражного суда города Москвы, и удовлетворяя заявленные требования, суд апелляционной инстанции исходил из того, что истцом доказан факт незаконного использования ответчиком товарного знака "RMG", принадлежащего ООО "РМГ Мультимедиа".

Между тем судами не учтено следующего.

Как следует из материалов дела, товарный знак "RMG" по заявке N 2000704981 с приоритетом от 07.03.2000 был зарегистрирован 25.01.2002 за правообладателем ООО "РМГ РЕКОРДС", в отношении товаров 09, 16 класса МКТУ и услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ, о чем выдано свидетельство N 208474.

В соответствии с приложением к указанному свидетельству, на основании договора N РД0032253 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг, зарегистрированного 06.02.2008, произведена смена правообладателя с ООО "РМГ РЕКОРДС" на ООО "МПЗ Онлайн", о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания внесена соответствующая запись.

01.02.2012 произведена повторная смена правообладателя товарного знака N 208474 с ООО "МПЗ Онлайн" на ООО "РМ Мультимедиа" на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг N РД0094079, о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания также внесена соответствующая запись.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчик ссылался на тот факт, что имеет место исчерпание прав правообладателя, поскольку приобретенные истцом у ответчика компакт-диски были введены в гражданский оборот с согласия правообладателя, которым с учетом даты изготовления компакт-дисков, на момент их изготовления являлось ООО "МПЗ Онлай".

Исходя из предмета спора и оснований его предъявления, в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что при предъявлении требования о защите исключительных прав на товарный знак истец обязан доказать факт принадлежности ему прав на товарный знак и факт нарушения их ответчиком, а ответчик - факт законности размещения товарного знака либо введения товара в гражданский оборот с согласия правообладателя.

В силу статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Судами установлено, что ответчик приобрел спорные компакт-диски у ООО "Хит-М" в период с 2010 по 2012 годы. В то же время спорные компакт-диски ранее были приобретены ООО "Хит-М" у ООО "РМГ Инвест" в рамках исполнения обязательств по договору купли-продажи от 27.01.2010 N 251.

Делая вывод о том, что ООО "Кита-М" осуществлялась деятельность по продаже контрафактной продукции, маркированной товарным знаком истца без соответствующего на то разрешения, апелляционный суд сослался на то, что ООО "Хит-М" и ООО "РМГ Инвест" не являлись правообладателями товарного знака N 208474, а также материалами дела не подтверждено, что введение указанного товара в гражданский оборот произведено с согласия правообладателя.

Однако как следует из материалов дела и не опровергается представителями лиц, участвующими в деле, на момент изготовления компакт-дисков правообладателем словесного товарного знака "RMG" по свидетельству N 208474 являлось ООО "МПЗ Онлай" (до 01.02.2012).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.5 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление), при передаче третьему лицу исключительного права по договору об отчуждении этого права право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

Вместе с тем право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке права (требования).

При рассмотрении спора по существу договор об отчуждении исключительного права от 01.02.2012 на словесный товарный знак "RMG" по свидетельству N 208474, заключенный между ООО "МПЗ Онлай" и ООО "РМ Мультимедиа", не был представлен истцом и не получил правовой оценки, ни при рассмотрении дела в суде первой инстанции, ни в суде апелляционной инстанции.

Кроме того, согласно разъяснениям, изложенным в пункте 23 Постановления, в силу пункта 3 статьи 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Судам надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 Кодекса.

Таким образом, при рассмотрении спора по существу ни судом первой инстанции, ни судом апелляционной инстанции не была дана правовая оценка возражениям ответчика о введении спорных компакт-дисков в гражданский оборот до приобретения истцом исключительных прав на товарный знак с согласия прежнего правообладателя - ООО "МПЗ Онлай", в связи с чем суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что и решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции принято о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле - ООО "МПЗ Онлай", поскольку разрешение спора по существу затрагивает его права как прежнего правообладателя на товарный знак по свидетельству N 208474.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная инстанция вправе отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда и направить дело на новое рассмотрение, если суд нарушил нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта.

В силу пункта 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены решения, постановления арбитражного суда в любом случае является принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.

На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении суду первой инстанции предлагается учесть вышеизложенное, а также установить период изготовления оспариваемых компакт-дисков и первоначальный период их введения в гражданский оборот; наличие или отсутствие соответствующего согласия правообладателя; а также определить круг лиц, чьи права и обязанности могут быть нарушены при принятии решения по существу спора.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 274, 286, 287, пунктом 4 части 4 статьи 288, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 24.06.2013 по делу N А40-171275/2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2013 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату решение Арбитражного суда города Москвы следует читать как "от 15.04.2013 г."

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.М. Уколов