Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2014 г. по делу N СИП-267/2013 Отказывая в признании недействительным решения об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, суд исходил из того, что действия заявителя, выразившиеся в подаче возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку в ситуации, когда доменное имя было зарегистрировано для реализации производимой компанией продукции, является актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, не допустимым в силу гражданского законодательства

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2014 г. по делу N СИП-267/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 5 февраля 2014 года

Полный текст решения изготовлен 11 февраля 2014 года

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 июня 2014 г. N С01-374/2014 по делу N СИП-267/2013 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Рогожина С.П., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Перемиловской Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Магнола Трейд" (Сигнальный проезд, д. 39, Москва, 127273, ОГРН 1117746004661)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о признании недействительным решения Роспатента от 12.06.2013 N 2008705509 (377598) об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 377598,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, компании СИЛЕК МОБИЛИА САНАИИ ВЕ ПАЗАРЛАМА ТИКАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ (CILEK MOBILYA SANAYI VE PAZARLAMA TICARET ANONIM SIRKETI; Suleymaniye Mahallesi, Organize Sanayi Bolgesi Karsisi lnegol, Bursa TR),

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя (общества с ограниченной ответственностью "Магнола Трейд") - генеральный директор Хрисанфов И.И. на основании устава, протокола от 23.11.2010 N 1, приказа от 14.01.2011 N 1, Брусенцева Г.В. по доверенности от 15.02.2013, Гринкевич А.П. по доверенности от 04.02.2014, Кривошеев А.Ф. по доверенности от 28.10.2013;

от органа, принявшего оспариваемый акт (Роспатент) - Лебедева А.А. по доверенности от 20.09.2013 N 01/25-562/41, Сычев А.Е. по доверенности от 21.01.2014 N 01/32-21/41;

от третьего лица (компании СИЛЕК МОБИЛИА САНАИИ ВЕ ПАЗАРЛАМА ТИКАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ) - Бондарев Ю.О., Дмитренко Е.Г. по доверенности от 03.01.2013, установил

общество с ограниченной ответственностью "Магнола Трейд" (далее - общество "Магнола Трейд"; заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (далее - орган, принявший оспариваемый акт; Роспатент) о признании недействительным решения Роспатента от 12.06.2013 N 2008705509 (377598) об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 377598. 

Определением от 25.10.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания Чилек Мобилья Санайи Ве Пазарлама Тиджарет Аноним Ширкети. 

В предварительном судебном заседании принято уточнение наименования третьего лица: СИЛЕК МОБИЛИА САНАИИ ВЕ ПАЗАРЛАМА ТИКАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ (CILEK MOBILYA SANAYI VE PAZARLAMA TICARET ANONIM SIRKETI; далее - компания CILEK; третье лицо).

В судебное заседание явились представители общества "Магнола Трейд", Роспатента, компании CILEK. 

Представители общества "Магнола Трейд" заявленные требования поддержали, просили их удовлетворить, в обоснование указали на следующие обстоятельства. Общество "Магнола Трейд" является администратором доменного имени cilek.ru, дата регистрации домена - 18.07.2006. В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя компании CILEK зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 377598 с датой приоритета 28.02.2008. Названный товарный знак, содержащий словесный элемент cilek, зарегистрирован с нарушением подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент регистрации товарного знака, не допускавшей регистрацию в качестве товарного знака обозначений, тождественных доменному имени, право на которое возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака). Отказывая в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, Роспатент неправомерно исходил из того, что на момент подачи возражений норма о недопустимости регистрации товарного знака, тождественного доменного имени, уже не действовала. Между тем, по мнению заявителя, правомерность регистрации товарного знак должна быть проверена исходя из законодательства, действующего на момент приоритета товарного знака, а не на момент подачи возражений. 

Помимо этого, заявитель считает, что мотивировочная часть оспариваемого решения (заключение палаты по патентным спорам) не содержит оценку всех доводов, приведенных в возражении, что противоречит Требованиям к решению коллегии палаты по патентным спорам, утвержденным приказом Роспатента от 22.02.2008 N 32. 

Кроме того, заявитель ходатайствовал о восстановлении пропущенного трехмесячного срока на оспаривание ненормативного правового акта, указав на ошибочное обращение в Арбитражный суд города Москвы и возврат заявления об оспаривании решения Роспатента определением от 18.09.2013. Кроме того, заявитель указал на незначительный пропуск установленного трехмесячного срока: обжаловать решение общество должно было в срок до 19.09.2013, в то время как, даже с учетом неправильного направления заявления в Арбитражный суд города Москвы, в Суд по интеллектуальным правам обратилось 18.10.013. 

Представители Роспатента с заявленными требованиями не согласились, просили в их удовлетворении отказать, сослались на то, что Федеральным законом от 04.10.2010 N 259-ФЗ "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации" норма права, запрещавшая регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных доменному имени, была отменена путем исключения слов "доменному имени" из подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно пункту 2.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. При указанных обстоятельствах Роспатент полагает, что правомерно рассмотрел возражение исходя из законодательства, действующего на момент его рассмотрения и не содержащего положения о недопустимости регистрации в качестве товарного знака обозначения, тождественного доменному имени. 

Кроме того, Роспатент указал на пропуск заявителем трехмесячного срока для оспаривания ненормативного акта, просил учесть, что оспариваемое решение получено заявителем 22.06.2013, в то время как с настоящим заявлением общество "Магнола Трейд" обратилось только 18.10.2013.

Представители третьего лица с заявленными требованиями не согласились, просили в их удовлетворении отказать. В обоснование своей позиции сослались на то, что законодательство, действовавшее на дату приоритета товарного знака, не позволяло регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, тожественные доменным именам, однако оспариваемый товарный знак является комбинированным, представляет собой стилизованное изображение клубники с нанесенным на клубнику словесным элементом cilek (что в переводе с турецкого языка означает "клубника"), то есть является сходным, но не тождественным доменному имени заявителя. Кроме того, представители компании CILEK сослались на то, что на момент регистрации доменного имени компания являлась правообладателем аналогичного комбинированного товарного знака по международной регистрации N 781948 (с датой регистрации 27.12.2001), охранявшегося на территории Российской Федерации с 12.02.2005. Компания просит учесть суд, что право администрирования доменного имени приобретено обществом "Магнола Трейд" только 30.03.2011, то есть по истечении длительного срока после регистрации оспариваемого товарного знака. 

Компания CILEK считает решение Роспатента правильным, указала на пропуск обществом срока его оспаривания. 

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными доказательствами, в том числе копией материалов административного дела, приобщенной к материалам настоящего судебного дела, 28.02.2008 компанией CILEK была подана заявка N 2008705509 на регистрацию комбинированного товарного знака, представляющего собой стилизованное изображение клубники с нанесенным на нее словесным элементом CILEK (в переводе с турецкого языка - "клубника", транслитерация "СИЛЕК") в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): услуги розничной торговли в отношении мебели, услуги розничной торговли для третьих лиц.

Товарный знак по заявке N 2008705509 с приоритетом от 28.02.2008 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.04.2009 за N 377598 на имя компании CILEK в отношении вышеназванных услуг 35 класса МКТУ. 

18 февраля 2013 года обществом "Магнола Трейд" в палату по патентным спорам подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку со ссылкой на несоответствие регистрации товарного знака подпункту 3 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент приоритета товарного знака и не допускавшей регистрацию товарного знака, тождественного доменному имени). При этом общество "Магнола Трейд" указало, что датой регистрации доменного имени является 18.07.2006, что ранее даты приоритета товарного знака. 

Оспариваемым решением Роспатент отказал в удовлетворении возражения и оставил в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 377598, сославшись на то, что норма права, запрещавшая регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных доменному имени, отменена и не действует на момент рассмотрения возражений. 

Не согласившись с решением Роспатента, общество "Магнола Трейд" оспорило его в суде путем подачи настоящего заявления. 

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей заявителя, органа, принявшего оспариваемый акт, и третьего лица, оценив представленные доказательства в совокупности, суд считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению в силу следующего. 

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"). 

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие). 

Суд полагает подлежащим удовлетворению ходатайство общества "Магнола Трейд" о восстановлении пропущенного трехмесячного срока на обжалование в суд решения Роспатента, исходя из незначительного пропуска этого срока и с учетом обстоятельств, подтверждающих своевременное обращение заявителя с аналогичным требованием в Арбитражный суд города Москвы и возврат заявления указанным судом в связи с началом работы Суда по интеллектуальным правам, к подсудности которого относится настоящий спор с момента начала работы суда (с 03.07.2013). 

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения общества "Магнола Трейд" в отношении предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 377598 и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента. 

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своей компетенции. 

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Роспатент правильно указал, что с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 377598 правовая база для оценки его правоспособности включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32). 

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 названного Кодекса. 

Согласно подпункту 3 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату приоритета оспариваемого товарного знака (28.02.2008), не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. 

Как разъяснено в пункте 2.3 постановления N 5/29, при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. 

Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

В соответствии с требованиями вышеназванных правовых норм при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку должна осуществляться проверка правомерности регистрации этого знака, то есть подлежит исследованию наличие или отсутствие нарушений законодательства, существующего на момент регистрации товарного знака, подлежит анализу наличие/отсутствие установленных законом обстоятельств, препятствующих регистрации товарного знака, которые не были учтены при его регистрации. 

В такой ситуации вывод Роспатента о том, что при рассмотрении возражений и анализе правомерности регистрации товарного знака (отсутствия или наличия оснований, препятствующих его регистрации) подпункт 3 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит применению в редакции, действующей на момент рассмотрения возражений, является ошибочным. 

Вместе с тем, при рассмотрении настоящего спора в суде установлены следующие обстоятельства. 

Как следует из материалов административного дела, пояснений третьего лица и представленных им документов, а также пояснений генерального директора общества "Магнола Трейд", озвученных в судебном заседании и имеющихся в материалах административного дела, компания CILEK являлась правообладателем комбинированного товарного знак, представляющего стилизованное изображение клубники с нанесенным на нее словесным элементом CILEK, по международной регистрации N 781948 (дата приоритета 27.12.2001) в отношении товаров 20 класса МКТУ (мебель), действие которого распространялось на территорию Российской Федерации. 

В свою очередь доменное имя cilek.ru было зарегистрировано 18.07.2006 на общество с ограниченной ответственностью "Си-Би-Эл-С", единственным участником и генеральным директором которого являлся Хрисанфов Игорь Игоревич. 

Право администрирования доменного имени с 25.04.2009 перешло к Хрисанфову Игорю Игоревичу, а с 30.03.2011 - к обществу "Магнола Трейд" (одним из учредителей и генеральным директором которого также является Хрисанфов Игорь Игоревич). 

С августа 2004 года Хрисанфов Игорь Игоревич с партнерами начал развитие проекта по созданию сети магазинов по продаже мебели и предметов интерьера, с декабря 2004 года Хрисанфов Игорь Игоревич через интернет-магазин начинает реализацию мебели компании CILEK. По пояснениям Хрисанфова Игоря Игоревича мебель закупалась у официального дистрибьютора компании CILEK на территории Российской Федерации и реализовывалась через интернет-магазин. Для дальнейшего продвижения мебели компании CILEK на товарном рынке Российской Федерации 18.07.2006 Хрисанфовым Игорем Игоревичем осуществлена регистрация доменного имени cilek.ru, разработан одноименный сайт интернет-магазина по реализации мебели компании CILEK. 

Указанные обстоятельства подтверждают, что на момент регистрации доменного имени Хрисанфову Игорю Игоревичу было известно о существовании компании CILEK - производителе мебели, доменное имя было зарегистрировано с целью создания сайта интернет-магазина для реализации мебели, производимой этой компанией. 

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 377598 зарегистрирован на имя компании CILEK в отношении услуг 35 класса МКТУ (услуги розничной торговли в отношении мебели, услуги розничной торговли для третьих лиц), которые однородны товарам 20 класса МКТУ (мебель), в отношении которых на момент приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 377598 действовал товарный знак этой же компании по международной регистрации N 781948. При этом товарный знак по свидетельству международной регистрации N 781948 и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 377598 являются тождественными. 

Впоследствии, после регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 377598 в отношении услуг 35 класса МКТУ, компания CILEK предъявила требования к обществу "Магнола Трейд" о пресечении исключительных прав на товарный знак путем запрета использования доменных имен, в том числе доменного имени cilek.ru. 

Именно предъявление компанией CILEK требования к обществу "Магнола Трейд" о запрете использования товарного знака в доменном имени побудило это общество заявить возражение относительно регистрации товарного знака. 

В силу статьи 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883; далее - Парижская конвенция) Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. 

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. 

В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров. 

Учитывая обстоятельства, установленные при рассмотрении настоящего спора, суд полагает, что действия по регистрации доменного имени, тождественного части фирменного наименования компании CILEK и сходного до степени смешения с товарным знаком компании CILEK по международной регистрации, использование такого доменного имени для реализации продукции, производимой этой компанией, и последующее обращение в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны принадлежащему компании CILEK товарному знаку, являются актом недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10-bis вышеназванной Конвенции. 

Согласно пункту 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент подачи обществом "Магнола Трейд" возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку компании) не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. 

Как разъяснено в пункте 63 постановления N 5/29 суд на основании положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. 

При изложенных обстоятельствах суд признает действия общества "Магнола Трейд", выразившиеся в подаче возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку компании CILEK по свидетельству Российской Федерации N 377598, а также в предъявлении настоящего требования в суд, направленные на прекращение правовой охраны товарного знака компании CILEK по свидетельству Российской Федерации N 377598, в ситуации, когда доменное имя было зарегистрировано для реализации производимой компанией CILEK мебели и в период действия на территории Российской Федерации товарного знака компании CILEK по международной регистрации N 781948, актом недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10-bis Парижской конвенции, и злоупотреблением правом, не допустимым в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Такие действия не подлежат судебной защите в силу пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу о наличии оснований для отказа в удовлетворении заявленных обществом "Магнола Трейд" в настоящем споре требований. 

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные заявителем при подаче настоящего заявления, соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на самого заявителя. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении заявленных требований отказать. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Р.В. Силаев