Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 февраля 2014 г. N С01-501/2013 по делу N А40-425/2013 Дело о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции ввиду неправильного толкования норм гражданского права при определении заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака и подтверждения фактического использования товарного знака

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 февраля 2014 г. N С01-501/2013 по делу N А40-425/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 10.02.2014 г.

Полный текст постановления изготовлен 13.02.2014 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Пашкова Е.Ю., Рассомагина Н.Л., рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Ниссан Дзидося Кабусики Кайся на решение Арбитражного суд города Москвы (судья Ведерников М.А.) от 01.08.2013 по делу N А40-425/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда (судьи Верстова М.Е., Садикова Д.Н., Лаптева О.Н.) от 25.10.2013 по тому же делу

по иску Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha) (Япония) к обществу с ограниченной ответственностью "САН" (ул. Зеленая роща, 7/1, г. Бердск, Новосибирская область, 633009),

с участием третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, д. 30, корп.1, Москва, 123995) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака INFINITI (N 360990), вследствие его неиспользования;

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Ариевич Е.А., Шитиков Н.А. по доверенности от 25.12.2012,

от ответчика: Мягких Н.А., по доверенности от 13.01.2014, установил:

компания Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha) (далее - Компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "САН" (далее - ООО "САН") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "INFINITI" по свидетельству Российской Федерации N 360990. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.08.2013, оставленным в силе постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.10.2013, в удовлетворении исковых требований отказано. 

В кассационной жалобе Компания просит указанные судебные акты отменить, поскольку судом при рассмотрении спора по существу неправильно применены нормы материального права. 

Заявитель кассационной жалобы также сослался на неполное установление судом всех обстоятельств по делу, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу, поскольку, по его мнению, он представил надлежащие доказательства своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ N 3600990. Судами неправильно применена норма статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) в части признания использования ответчиком товарного знака по всем классам МКТУ. 

В судебном заседании представитель истца доводы кассационной жалобы поддерживает, просит судебные акты отменить. 

Представитель ответчика считает решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции законными и обоснованными. 

Третье лицо своих представителей в судебное заседание не направило, извещено надлежащим образом. 

При указанных обстоятельствах, с учётом своевременного размещения информации о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы на официальном сайте Высшего арбитражного суда Российской Федерации Суд по интеллектуальным правам, руководствуясь статьёй 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрел кассационную жалобу в отсутствие представителя третьего лица, надлежащим образом извещённого о времени и месте судебного заседания. 

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав представителей истца и ответчика, изучив материалы дела, проверив правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, Суд по интеллектуальным правам пришёл к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения жалобы в силу нижеследующего. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, товарный знак "INFINITI" зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.10.2008 (N 360990) на имя ООО "САН" в отношении товаров и услуг 9, 11, 13, 16, 20 и 35 классов МКТУ. 

Из пояснений истца следует, что бренд "Infiniti" появился в 1989 году и длительное время был официально представлен только на рынке США. В апреле 2005 года было принято решение о выводе люксовой марки "Infiniti" на мировую арену. В рамках этого плана в августе 2006 года марка "Infiniti" дебютировала в России на Московском Автосалоне. Таким образом, Россия стала первой европейской страной, где бренд "Infiniti" получил официальный статус. Бренд "Infiniti" предлагает полный спектр автомобилей высшего класса, включая спортивное купе и седан серии G, спортивный представительский седан серии М, кроссоверы премиум класса ЕХ и FX и полноразмерный внедорожник представительского класса серии QX. 

Кроме этого истец указал, что компания намерена расширять использование своего товарного знака, и товарный знак "INFINITI" был заявлен истцом на регистрацию в отношении товаров 9 МКТУ в России. Регистрация знака в отношении товаров 9 и других классов МКТУ позволяет сохранять различительную способность знака применительно к продукции, которая используется на автомобилях INFINITI.

На основании вышеизложенного, истец обратился с иском в суд о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "INFINITI" по свидетельству РФ N 360990, вследствие его не использования. 

Суд первой инстанции, отказывая истцу в заявленных требованиям указал, что ответчик использует спорный товарный знак по свидетельству РФ N 360990 для товаров и услуг 9, 11, 13, 16, 20 и 35 классов МКТУ, что подтверждено: бланками ООО "САН"; размещением товарного знака на внутренних производственных и обслуживающих объектах, спецодежде сервисных инженеров; заключением 06.12.2011 лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака "INFINITI" (зарегистрирован 12.07.2012 под N РД0102721). 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, исходя из требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции признал Компанию лицом, не заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ N 360990. Как указано в постановлении в качестве обоснования своей заинтересованности истец указывает на то, что им подано заявление на регистрацию своего обозначения "INFINITI" в отношении товаров 9 класса МКТУ, а это не является подтверждением "заинтересованности" лица. 

Суд кассационной инстанции полагает, что указанные выводы судов первой и апелляционной инстанции противоречат представленным в материалы дела доказательствам; судами нижестоящих инстанций допущены нарушения норм материального права. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трёх лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трёх лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

Применительно к приведённой норме Кодекса заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, а также осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. 

Таким образом, лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на конкретный товарный знак. 

При разрешении вопроса о том, является ли лицо, подавшее заявление, заинтересованным, в каждом конкретном случае следует исходить из совокупности всех доказательств по делу и конкретных обстоятельств спора.

В материалах дела имеется доказательства (т. 3 л.д. 135-139), согласно которым Компанией поданы 3 заявки на регистрацию товарного знака, и она имеет намерение использовать обозначение "INFINITI", давно использует его товарный знак в отношении товаров 9 класса МКТУ. 

В силу части 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе, то доказательства использования спорных товарных знаков должны быть представлены именно Ответчиком.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Применительно к рассматриваемой категории споров о досрочном прекращении товарного знака в предмет доказывания со стороны ответчика входит совершение фактических действий по использованию товарного знака способами, предусмотренными частью 2 статьи 1484 ГК РФ. 

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. 

Само по себе заключение правообладателем гражданско-правовых сделок в отношении прав на товарный знак и отсутствие его действий по фактическому введению товаров (услуг) в гражданский оборот, не может быть признана использованием товарного знака в целях статьи 1486 ГК РФ. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака для целей этой статьи признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя. 

В оспариваемых судебных актах отсутствуют выводы в отношении конкретных видов товаров и услуг, включённых в товарный знак по свидетельству РФ N 360990; неверно определён период, в отношении которого ставится вопрос о неиспользовании товарного знака. В проверке нуждается также вопрос о заинтересованности истца в отношении конкретных товаров и услуг, а не всех классов МКТУ в целом. 

При указанных обстоятельствах суд кассационной инстанции пришёл к выводу, что при принятии оспариваемых судебных актов установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, выводы суда первой и апелляционной инстанций, положенные в основу оспариваемых судебных актов не соответствуют представленным в материалы дела доказательствам, что в силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта. 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильным применением норм материального права является, в том числе неправильное истолкование закона. 

Решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежат отмене, как основанные на неправильном истолковании статьи 1486 ГК РФ при определении заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака и подтверждения фактического использования товарного знака. 

На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции пришёл к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. 

При новом рассмотрении суду первой инстанции при разрешении спора следует учесть вышеизложенное, установить обстоятельства заинтересованности истца и использования ответчиком товарного знака, и установить иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения спора, и вынести законное и обоснованное решение. 

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 01.08.2013 по делу N А40-425/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.10.2013 по тому же делу отменить, дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Н.Л. Рассомагина