Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 февраля 2014 г. N С01-31/2014 по делу N СИП-77/2013 Суд оставил без изменения решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку установил факт использования ответчиком спорного товарного знака в течение трех предшествующих подаче иска лет

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 февраля 2014 г. N С01-31/2014 по делу N СИП-77/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 28 февраля 2014 года.

В полном объеме постановление изготовлено 28 февраля 2014 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А., при участии судьи-докладчика Силаева Р.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Фирма "ЮМИРС"

на решение Суда по интеллектуальным правам (судьи Кручинина Н.А., Васильева Н.А., Голофаев В.В.) от 07.11.2013 по делу N СИП-77/2013,

возбужденному по иску закрытого акционерного общества "Фирма "ЮМИРС" (ул. Антонова, д. 3, г. Пенза, 440600, ОГРН 1025801217947)

к открытому акционерному обществу "Тантал" (пр-т 50 лет Октября, д. 110а, г. Саратов, 410040, ОГРН 1026403042038)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "Тантал" по свидетельству Российской Федерации N 245758 вследствие его неиспользования, при участии третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель заявителя кассационной жалобы (истца) - Михайличенко А.С. по доверенности от 18.11.2013.

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество "Фирма "ЮМИРС" (далее - ЗАО "Фирма "ЮМИРС") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к открытому акционерному обществу "Тантал" (далее - ОАО "Тантал") о досрочном прекращении вследствие неиспользования правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "Тантал" по свидетельству Российской Федерации N 245758 в отношении части товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а именно: высокочастотная аппаратура, звуковые сигнальные устройства, индикаторы (электрические), устройства для обработки информации, электрическая аппаратура для наблюдения и контроля, коробки распределительные электрические, сигнальные устройства (охранная сигнализация) для предупреждения кражи, приборы для наблюдения, помехозащитные устройства электрические.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 07.11.2013 в удовлетворении заявленных требований отказано.

ЗАО "Фирма "ЮМИРС", не согласившись с состоявшимся по делу решением, обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, как принятое с нарушением норм материального права и содержащее выводы, не соответствующие обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований в полном объеме, а именно: досрочно прекратить правовую охрану товарного знака со словесным обозначением "Тантал" по свидетельству Российской Федерации N 245758 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, указанных истцом.

В обоснование кассационной жалобы ЗАО "Фирма "ЮМИРС" указало следующее: судом первой инстанции сделан вывод о том, что ответчик представил надлежащие доказательства использования спорного товарного знака в отношении товаров, для которых он зарегистрирован. Однако заявитель полагает, что обусловленные пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) доказательства использования товарного знака в материалах дела отсутствуют, а представленные ответчиком документы не содержат сведений о каком-либо товаре с обозначением "Тантал", в том числе, относящемся к 09 классу МКТУ. Заявитель кассационной жалобы считает, что совпадение спорного обозначения и фирменного наименования предприятия ответчика не является обстоятельством, подлежащим учету при установлении факта использования товарного знака; указывает, что представленные ОАО "Тантал" доказательства подтверждают использование для индивидуализации своих товаров иных товарных знаков, в том числе со словесными обозначениями "Прорыв", "ЧУМ", "ШАНГЕЛЬ", но не "Тантал". По мнению заявителя, судом первой инстанции не была применена статья 1486 ГК РФ, подлежащая применению в спорных правоотношениях, поскольку истцом представлены доказательства его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а ответчиком не представлены доказательства использования спорного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Ответчик, надлежаще извещенный о начале судебного процесса с его участием, о времени и месте судебного разбирательства, а также времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, отзыв на кассационную жалобу не представил и явки своего представителя в судебное заседание не обеспечил.

Роспатент в письме от 17.02.2013 позицию по кассационной жалобе не изложил, ходатайствовал о ее рассмотрении в отсутствие представителя третьего лица.

В судебном заседании представитель истца (заявителя кассационной жалобы) поддержал позицию, изложенную в кассационной жалобе.

Неявка представителей ответчика и третьего лица в силу части 3 статьи 283 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассационной жалобы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции установлено и подтверждается материалами дела нижеследующее.

Товарный знак со словесным обозначением "Тантал" по заявке N 2001701637 с приоритетом от 22.01.2001 зарегистрирован Роспатентом 13.05.2003 за N 245758 в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ на имя ОАО "Тантал".

ЗАО "Фирма "ЮМИРС", считая себя заинтересованным лицом и полагая, что товарный знак со словесным обозначением "Тантал" не используется правообладателем на протяжении последних трех лет в отношении части товаров 09 класса МКТУ, а именно: высокочастотная аппаратура, звуковые сигнальные устройства, индикаторы (электрические), устройства для обработки информации, электрическая аппаратура для наблюдения и контроля, коробки распределительные электрические, сигнальные устройства (охранная сигнализация) для предупреждения кражи, приборы для наблюдения, помехозащитные устройства электрические, обратилось в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны в соответствующей части.

Иск мотивирован тем, что истец производит аппаратуру с наименованием, тождественным спорному товарному знаку, что подтверждается сертификатами соответствия N РОСС RU.ME83.H00120, РОСС RU.ME83.В02181, РОСС RU.ГБ05.В03273 на изделие "Тантал-200-01", техническими условиями от 08.06.2012. Действующая правовая охрана спорного товарного знака со словесным обозначением "Тантал" на имя ответчика препятствует истцу производить и реализовывать изделие под тем же наименованием.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований истца, заинтересованность которого ответчиком не оспаривалась и была установлена судом, исходил из доказанности факта использования ответчиком товарного знака в течение трех предшествующих подаче настоящего иска лет в отношении товаров 09 класса МКТУ, в том числе в его фирменном наименовании, на фирменных бланках, при продвижении и предложении продукции в сети Интернет, в доменном имени "oao-tantal". В частности, в качестве надлежащих доказательств, подтверждающих факт введения в гражданский оборот товаров и продукции, изготавливаемой ответчиком, судом приняты договоры поставки за период с 2012 по февраль 2013 года, заключенные в рамках исполнения государственного оборонного заказа, доказательства поставки продукции и ее оплаты покупателями.

Также в обжалуемом решении суд сослался на то, что ОАО "Тантал", основными видами деятельности которого является проектирование и производство различных приборов (электронных, высокочастотных, телекоммуникационных и т.д.) для военно-промышленного комплекса, авиационной и космической промышленности, является постоянным участником международного авиационно-космического салона "МАКС".

Кроме того, в качестве заслуживающего внимания обстоятельства судом учтены положения Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" в части регулирования формирования государственного оборонного заказа, его размещения, а также основных обязанностей государственного заказчика и головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа, которые в корреспонденции с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ могут, по мнению суда, свидетельствовать об уважительности причин отсутствия сведений о маркировке продукции правообладателем товарного знака по независящим от него обстоятельствам, при том, что маркировка продукции товарным знаком не является единственным видом его использования правообладателем.

При указанных обстоятельствах суд счел представленные ответчиком доказательства достаточными для признания того, что ОАО "Тантал" использует спорный товарный знак, что исключает удовлетворение соответствующего иска.

Не согласившись с приведенными выводами суда первой инстанции, истец обжаловал судебное решение в кассационном порядке.

Изучив материалы дела, содержание обжалуемых судебных актов, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов о применении норм права, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы, в силу нижеследующего.

Судом правильно определены нормы материального права, подлежащие применению при разрешении настоящего спора, а именно: нормы статьи 1486 ГК РФ.

Податель кассационной жалобы, заявляя в пункте 2 жалобы об обратном, в обоснование соответствующего довода выражает несогласие с мнением суда о том, что ответчик доказал использование спорного товарного знака. С учетом этого президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что фактически заявитель обжалует судебное решение как несоответствующее фактическим обстоятельствам дела и собранным по делу доказательствам.

В соответствии с пунктами 1-4 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

При этом согласно пункту 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как указывалось выше, ответчиком в подтверждение использования в соответствии с приведенной правовой нормой товарного знака "Тантал" были представлены договоры от 21.11.2011 N Р-37/11, от 07.12.2012 N Г-40/12, от 28.02.2013 N А-12/13, являющиеся по своей правовой природе договорами поставки, с приложением спецификаций, товарных и платежных документов; распечатки информации с сайта ответчика www.oao-tantal.ru; диплом участника XI международного авиационно-космического салона МАКС-2013; буклет рекламного содержания, содержащий сведения о продукции ответчика. Суд признал указанные документы надлежащими доказательствами использования спорного товарного знака для идентификации товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых истец просил прекратить правовую охрану спорного средства индивидуализации.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что данный вывод не является достаточно обоснованным в отношении договоров поставки, спецификаций к ним, товарных и платежных документов, распечатки информации с сайта ответчика www.oao-tantal.ru и диплома участника XI международного авиационно-космического салона МАКС-2013.

Как следует из материалов дела, произвольная часть фирменного наименования - "Тантал" - тождественна спорному словесному товарному знаку. Организационно-правовая форма ответчика - открытое акционерное общество (общеупотребимое сокращение (аббревиатура) - ОАО).

Суд первой инстанции, соглашаясь с аргументами ответчика, не принял во внимание, что в соответствии с подпунктами 13 и 14 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ фирменное наименование и товарный знак (знак обслуживания) являются самостоятельными объектами интеллектуальной собственности, имеющими целью индивидуализировать участника гражданского оборота и (или) товары и услуги, производимые им.

Каждому из этих объектов предоставляется самостоятельная правовая охрана. В частности, абзацем вторым пункта 2 статьи 1476 Кодекса предусмотрено, что фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания.

При данных обстоятельствах вывод суда о том, что использование товарного знака осуществлялось посредством использования фирменного наименования, в том числе на фирменном бланке, в договорах, спецификациях, товарных и платежных документах, в доменном имени, в информации, размещенной на сайте в сети Интернет, применительно к данному спору является ошибочным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также считает, что ссылка суда в обжалуемом решении на положения Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", которые в корреспонденции с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ, по мнению суда первой инстанции, могут свидетельствовать об уважительности причин отсутствия сведений о маркировке продукции правообладателем товарного знака по независящим от него обстоятельствам не может быть принята во внимание, поскольку маркировка продукции товарным знаком не является единственным видом его использования правообладателем; кроме того, в материалах дела представлены доказательства использования ответчиком иных принадлежащих ему товарных знаков для маркировки аналогичной продукции, что также опровергает приведенный выше довод суда.

Возможный режим ограничения распространения информации в отношении деятельности ответчика и его продукции не может являться препятствием для представления необходимых доказательств в суд с соблюдением требований отраслевого и процессуального законодательства, регламентирующих вопросы работы со сведениями ограниченного доступа.

Вывод суда о том, что при наличии возражений со стороны ответчика товарный знак, тождественный его фирменному наименованию, в силу прямого указания в законе не может быть зарегистрирован, что расценено судом как свидетельство отсутствия возможности восстановления прав истца, не согласуется с заявленными истцом основаниями иска. Так, истец в своем заявлении указывал, что он выпускает продукцию с наименованием, созвучным товарному знаку ответчика; сохранение правовой охраны спорного товарного знака препятствует ему производить и реализовывать указанную продукцию. Таким образом, целевая направленность иска носит превентивный характер и имеет целью предотвратить возможные притязания ответчика к истцу, связанные с использованием спорного обозначения как товарного знака.

Однако указанные выводы суда первой инстанции не привели к принятию неправильного решения, поскольку наличие доказательств использования ответчиком спорного товарного знака является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в иске.

Так, вопреки мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком были представлены необходимые и достаточные доказательства, подтверждающие использование спорного товарного знака. В качестве такового судом правомерно расценен рекламный буклет, содержащий перечни и описания продукции, в том числе товаров 09 класса МКТУ.

На указанном документе (т. 2 л.д. 123) словесное обозначение "Тантал" не является воспроизведением фирменного наименования ответчика.

Данный способ использования товарного знака - реклама, продвижение и предложение к продаже продукции самого правообладателя - соответствует подпунктам 1, 3 и 4 пункта 2 статьи 1484 и пункту 2 статьи 1486 ГК РФ. Установление указанного обстоятельства является достаточным основанием для отказа в иске.

Мнение истца об обратном обусловлено субъективной позицией стороны, заинтересованной в исходе спора, и не свидетельствует о неправильном применении судом названных правовых норм.

Учитывая изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции при рассмотрении спора правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить при разрешении спора, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

На основании вышеизложенного кассационная жалоба истца удовлетворению не подлежит.

Нарушений, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловными основаниями для отмены судебного акта, судебной коллегией не усматривается.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы по кассационной жалобе относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 07.11.2013 по делу N СИП-77/2013 оставить без изменения, кассационную жалобу закрытого акционерного общества "ЮМИРС" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий:

Л.А. Новоселова

Члены президиума:

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Р.В. Силаев