Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 ноября 2013 г. по делу N СИП-77/2013 Суд отказал в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований ввиду доказанности ответчиком факта использования товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 ноября 2013 г. по делу N СИП-77/2013

Резолютивная часть решения объявлена 30 октября 2013 года.

В полном объеме решение изготовлено 7 ноября 2013 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 февраля 2014 г. N С01-31/2014 по делу N СИП-77/2013 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Н.А., Голофаева В.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шейко С.И.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление закрытого акционерного общества "Фирма "ЮМИРС" (ул. Антонова, д. 3, г. Пенза, 440600, ОГРН: 1025801217947) к открытому акционерному обществу "Тантал" (пр-т 50 лет Октября, д. 110а, г. Саратов, 410040, ОГРН:1026403042038) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 245758 вследствие его неиспользования, при участии третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

при участии в судебном заседании:

от истца - Михайленченко А.С., представитель по доверенности от 21 июня 2013 года;

от ответчика - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от третьего лица - представитель не явился, извещен надлежащим образом, установил:

закрытое акционерное общество "Фирма "ЮМИРС" (далее - ЗАО "Фирма "ЮМИРС", истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "Тантал" (далее - ОАО "Тантал", ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "Тантал" по свидетельству N 245758 в отношении товаров 9-го класса МКТУ (высокочастотная аппаратура, звуковые сигнальные устройства, индикаторы (электрические), устройства для обработки информации, электрическая аппаратура для наблюдения и контроля, коробки распределительные электрические, сигнальные устройства (охранная сигнализация) для предупреждения кражи, приборы для наблюдения, помехозащитные устройства электрические) вследствие его неиспользования. 

Определением Суда по интеллектуальным правам от 8 августа 2013 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

В судебном заседании представитель ЗАО "Фирма "ЮМИРС" поддержал заявленные требования в полном объеме. 

ОАО "Тантал" и Роспатент, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, своих представителей в суд не направили. Дело рассмотрено в порядке статьями 121-123, 153 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Ответчиком представлен отзыв на исковое заявление, а также доказательства, по его мнению, подтверждающие факт использования товарного знака "ТАНТАЛ" по свидетельству N 245758 и введения в гражданский оборот продукции, услуг с использованием названного товарного знака. 

Как следует из материалов дела, 13 мая 2003 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности на имя ОАО "Тантал" зарегистрирован товарный знак "Тантал" по свидетельству N 245758 (с датой приоритета 22 января 2001 года, сроком действия - до 21 января 2021 года) в отношении товаров и услуг с 1-го по 5-й, с 7-го по 9-й, с 11-го по 13-й, и с 15-го по 42-й классы МКТУ. Данный товарный знак зарегистрирован в качестве словесного обозначения, выполненного в кириллице. 

Ссылаясь на свою заинтересованность в использовании товарного знака "Тантал", а также на неиспользование товарного знака по свидетельству N 245758 правообладателем в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, ЗАО "Фирма "ЮМИРС" обратилось в суд с настоящим заявлением. 

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, суд пришел к следующим выводам. 

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

Согласно пункту 2 названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. 

Применительно к части 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. 

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. 

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 марта 2011 года N 14503/10 и подтверждена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19 марта 2013 года N 14483/12. 

Кроме того, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного или сходного товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя. 

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его не использования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе (пункт 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (6 августа 2013 года) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству N 245758, включает промежуток с 5 августа 2010 года по 5 августа 2013 года включительно. 

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений. 

В обоснование своих требований истец ссылался на то, что реализовывал и производил изделие с наименованием, тождественным с товарным знаком "ТАНТАЛ" по свидетельству N 245758, что подтверждается сертификатами соответствия N РОСС RU.ME83.H00120 со сроком действия с 15 мая 2009 года по 15 мая 2012 года на изделие "Тантал-200-01", N РОСС RU.ME83.В02181 со сроком действия с 7 ноября 2012 года по 6 ноября 2015 года, N РОСС RU.ГБ05.В03273 со сроком действия с 13 ноября 2010 года по 13 ноября 2013 года, техническими условиями от 8 июня 2012 года. Регистрация товарного знака препятствует истцу производить и реализовывать изделие под наименованием "Тантал". 

В соответствии с пунктами 14.4.2, 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 года N 32, зарегистрированных в Минюсте Российской Федерации 25 марта 2003 года N 4322, согласно которым обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. В данном конкретном случае словесное обозначение "Тантал" тождественно словесному элементу товарного знака по свидетельству N 245758 по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) элементам. 

В подтверждение факта использования товарного знака за период с 5 августа 2010 года по 5 августа 2013 года ответчиком представлены доказательства того, что ОАО "Тантал" как правообладатель использует товарный знак по свидетельству N 245758 в своей хозяйственной деятельности, в том числе использует его в фирменном наименовании юридического лица, на фирменных бланках общества, при продвижении и предложении производимой продукции в сфере электронной и авиационной промышленности, является администратором доменного имени "оао-tantal" в сети Интернет, посредством которого предлагается к продаже, осуществляется реклама перечня видов и типов продукции, в том числе по высокочастотным приборам, производимым обществом, с использованием товарного знака "Тантал" в предложениях к продаже, рекламе товаров и услуг, выполнении работ. 

В подтверждение факта введения в гражданский оборот товаров и продукции, изготавливаемой ответчиком, представлены договоры поставки за период с 2012 по февраль 2013 года, заключенные в рамках исполнения государственного оборонного заказа, доказательства поставки продукции и ее оплаты покупателями. 

Также ответчиком представлены доказательства того, что ОАО "Танатал" является постоянным участником международного авиационно-космического салона "МАКС", поскольку основными видами продукции является проектирование, выпуск различных приборов (электронных, высокочастотных, телекоммуникационных и т.д.) для военно-промышленного комплекса, авиационной и космической промышленности. Целью участия в данном салоне является продвижение и предложение к продаже продукции изготавливаемой ОАО "Тантал". 

Как следует из материалов дела, ответчик является правообладателем товарного знака по свидетельству N 245758 и фирменного наименования "Тантал", оригинальная часть которого тождественна словесному обозначению товарного знака "ТАНТАЛ". 

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что и истец и ответчик производят однородные товары. 

При этом суд исходил из того, что при установлении однородности товаров принимается во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. 

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. 

Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. 

Между тем в силу норм пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. 

В отзыве на иск ответчик указывал на наличие у него прав на фирменное наименование, тождественное словесному обозначению товарного знака по свидетельству N 245758, которое возникло у него ранее, чем истец обратился за регистрацией товарного знака со словесным обозначением "Тантал", а также на изготовление ответчиком и истцом однородных товаров.

Следует отметить, что доказательств обращения истца с заявкой о регистрации товарного знака схожего до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 245758 в материалах дела не имеется и суду не представлено. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что при наличии возражений со стороны ответчика товарный знак. тождественный его фирменному наименованию в силу прямого указания в законе, не может быть зарегистрирован, то есть отсутствует возможность восстановления прав истца. 

Оценив представленные в материалы дела доказательств с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований ввиду доказанности ответчиком факта использования товарного знака в период с 5 августа 2010 года по 5 августа 2013 года. 

При этом суд учитывает положения пункта 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации в совокупности с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" в части регулирования формирования государственного оборонного заказа, его размещения, а также основных обязанностей государственного заказчика и головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа, которые могут свидетельствовать об уважительности причин отсутствия сведений о маркировке продукции правообладателем товарного знака по независящим от него обстоятельствам, с учетом того обстоятельства, что маркировка продукции товарным знаком не является единственным видом его использования правообладателем.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на истца. 

Руководствуясь статьями 12, 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении заявленного требования отказать. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

В.В. Голофаев