Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2014 г. по делу N СИП-430/2013 Удовлетворяя требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, суд исходил из того, что правообладателем не представлено доказательств надлежащего использования спорного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2014 г. по делу N СИП-430/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 25 февраля 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 26 февраля 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Снегур А.А., Силаев Р.В.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ЭйчДиЭн Девелопмент Корпорейшн (HDN Development Corporation) (370 Knollwood Street, Suite 500, Winston-Salem, North Carolina 27103, USA) к обществу с ограниченной ответственностью "Донатвилль" (ул. Строителей, д. 7, II, г. Реутов, Московская область, ОГРН 1055012212936),

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ N 304664;

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Ариевич Е.А., Григорова М.В. по доверенности от 03.09.2013,

от ответчика: извещен, не явился,

от третьего лица: извещен, не явился, установил:

компания ЭйчДиЭН Девелопмент обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Донатвилль" (далее - ООО "Донатвилль") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Понч-и-Крем" по свидетельству РФ N 304664 в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Ответчик и третье лицо, надлежащим образом извещённые о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, своих представителей в суд не направили. Дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, комбинированный товарный знак со словесным элементом "Понч-и-Крем" по заявке N 2005714971 с приоритетом от 22.06.2005 зарегистрирован Роспатентом 11.04.2006 за N 304664 в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ на имя ООО "Донатвилль".

Компания ЭйчДиЭн Девелопмент Корпорейшн являясь аффилированным лицом корпорации Криспи Крим Доунат, специализированного розничного и оптового продавца сладких кондитерских изделий, выпечки, кофе, чая, молочных коктейлей, мороженного и других товаров, считая себя заинтересованным лицом и полагая, что комбинированный товарный знак "Понч-и-Крем" по свидетельству N 304664 в отношении товаров 30 и услуг 35,43 класса МКТУ не используется правообладателем в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, обратилось в суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителя истца, суд пришел к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При этом из буквального толкования статьи 1486 ГК РФ не следует, что заинтересованным лицом является только то лицо, чьи права и законные интересы нарушены существующей регистрацией товарного знака.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 и подтверждена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.03.2013 N 14483/12.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (произвольная часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя.

Судом по интеллектуальным правам установлено и материалами дела подтверждено, что компания ЭйчДиЭн Девелопмент Корпорейшн является аффилированным лицом корпорации Криспи Крим Доунат, специализированного розничного и оптового продавца сладких кондитерских изделий, выпечки, кофе, чая, молочных коктейлей, мороженного и других товаров, относящихся к 30 классу МКТУ. Бренд Krispy Kreme и рамочный логотип "Галстук-бабочка" были зарегистрированы заявителем в США в 1951 и 1977 годах соответственно. Указанный бренд и рамочный логотип зарегистрированы в качестве товарных знаков в различных вариациях в США. Аналогичные товарные знаки были зарегистрированы на имя заявителя в 27 странах мира до даты приоритета оспариваемого товарного знака по регистрации N 304664. В Российской Федерации компания истца является заявителем и правообладателем серии товарных знаков Krispy Kreme и рамочного логотипа "галстук-бабочка" в отношении товаров 30 класса и услуг 35, 43 для индивидуализации которых группа компаний заявителя имеет намерение их использовать (л.д. 91-109 т. 2). 19 апреля 2012 года корпорация Криспи Крим Доунат заключила с обществом с ограниченной ответственностью "Доунатс кафе" международный договор развития системы управления сетью торговых точек под названием "Магазин "Криспи Крим", предлагающих широкий ассортимент продуктов питания под известным брендом Krispy Kreme с рамочным логотипом в России.

Товары 30 класса МКТУ и услуги 35 и 43 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации N 304664, согласно Методическим рекомендациям по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утверждённых приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, являются однородными товарам, производимым истцом, и оказываемым им услугам.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что ЭйчДиЭн Девелопмент Корпорейшн является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте словесное обозначение Krispy Kreme, сходное до степени смешения с товарным знаком "Понч-и-Крем", по свидетельству РФ N 304664, то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьёй 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (26.12.2013) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству N 304664, исчисляется с 26.12.2010 по 26.12.2013 включительно.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Таким образом, правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае недоказанности правообладателем его использования.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Из материалов дела следует, что правообладатель спорного товарного знака своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего использования спорного товарного знака суду не представил, доводы заявителя не опроверг, возражений против заявленных требований и представленных в дело заявителем доказательств не заявил.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения или процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ООО "Донатвилль" не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленного требования.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования ЭйчДиЭн Девелопмент Корпорейшн удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 304664 в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Донатвилль" в пользу ЭйчДиЭн Девелопмент Корпорейшн 4 000 (Четыре тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Снегур

Судья

Р.В. Силаев