Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 февраля 2014 г. по делу N СИП-399/2013 Суд отказал в удовлетворении требования об оспаривании решения уполномоченного органа об отказе в выдаче патента на изобретение, поскольку заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности "новизна"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 февраля 2014 г. по делу N СИП-399/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть судебного акта вынесена и оглашена 18 февраля 2014 г.

В полном объеме судебный акт изготовлен 25 февраля 2014 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Пашковой Е.Ю., Рассомагиной Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Беляковой Н.Н., при участии представителя Роспатента - Барбашина В.А. по доверенности от 03.10.2013,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Пилкина Виталия Евгеньевича (г. Москва) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (г. Москва, ИНН 7730176088, ОГРН 1047730015200) от 25.11.2013 об отказе в удовлетворении возражения против решения Роспатента от 18.02.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение "Способ автоматизированного перевода информации" по патентной заявке N 2010151821/08, установил:

Пилкин Виталий Евгеньевич обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.02.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение "Способ автоматизированного перевода информации" по патентной заявке N 2010151821/08.

В обоснование заявленных требований Пилкин В.Е. в своем заявлении указал, что оспариваемое решение принято в нарушение действующего законодательства, поскольку Роспатентом сделаны неправомерные выводы о том, что техническое решение, изложенное в скорректированной патентной заявке N 2010151821/08, не соответствует условию патентоспособности "новизна". Так, по мнению заявителя, Роспатент необоснованно не принял во внимание следующие альтернативные признаки заявленного изобретения: промежуточный язык включает в себя язык программирования или компьютерную программу или язык программирования и компьютерную программу или промежуточный язык состоит из языка программирования или компьютерной программы или языка программирования и компьютерной программы, посчитав, что указанные признаки характеризуют иное решение. Кроме того полагает, что ссылка Роспатента на подпункт 6 пункта 5 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) является неправомерной, поскольку в указанной статье речь идет о том, что к изобретениям не относятся решения, заключающиеся только в представлении информации, что не соответствует изобретению заявителя. Дополнительно заявитель указал, что выводы (доводы) экспертизы о непатентоспособности изобретения, указанные в уведомлении ФИПС о результатах проверки патентоспособности патентной заявки N 2010151821/08 в редакции от 22.06.2012 и решении об отказе в выдаче патента на изобретение от 21.11.2012 по патентной заявке N 2010151821/08 не совпадают, что лишило заявителя права на возможность уточнения формулы изобретения. Представитель Роспатента оспорил требования заявителя на основании доводов отзыва. Считает, что решение принято в строгом соответствии с нормами патентного законодательства, доводы заявителя оспорил как несостоятельные.

При разрешении спора суд исходил из нижеследующего.

Пилкиным В.Е. 17.12.2010 в Роспатент подана заявка на выдачу патента Российской Федерации на изобретение "Способ автоматизированного перевода информации", которой был присвоен регистрационный номер N 2010151821/08.

После неоднократного уточнения заявителем формулы изобретения, содержащей множество признаков, выраженных альтернативными понятиями, она была рассмотрена Роспатентом в следующей редакции независимых пунктов:

"1. Способ автоматизированного перевода информации, предусматривающий при осуществлении автоматизированного перевода информации с одного естественного языка (язык 1) на другой естественный язык (язык 2) использование промежуточного языка, отличающийся тем, что промежуточный язык представляет собой один или более чем один искусственный язык или сочетание искусственного языка с одним или более чем с одним естественным языком, при этом вначале осуществляют автоматизированный перевод информации с языка 1 на указанный промежуточный язык, а затем осуществляют автоматизированный перевод информации с указанного промежуточного языка на язык 2.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что искусственный язык включает в себя или состоит из а) языка программирования или б) компьютерной программы, или в) языка программирования и компьютерной программы".

Решением Роспатента от 21.11.2012 по результатам экспертизы Пилкину В.Е. отказано в выдаче патента по указанной заявке ввиду несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "новизна". Так, уполномоченный орган в решении отметил, что из опубликованной заявки US 2008/0040095 А1 (публикация 14.02.2008) известен способ автоматизированного перевода информации, которому присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы заявленного изобретения в части использования альтернативы - "промежуточный язык представляет собой один или более чем один искусственный язык". При этом из опубликованной заявки JP2002123512 А (публикация 26.04.2002) известен способ автоматизированного перевода информации, которому присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы заявленного изобретения в части использования альтернативы - "промежуточный язык представляет собой сочетание искусственного языка с одним или более чем с одним естественным языком".

He согласившись с указанным решением, заявитель 02.04.2013 подал в Палату по патентным спорам при Роспатенте возражения, в удовлетворении которых решением Роспатента от 25.11.2013 было отказано, оспоренное решение об отказе в выдаче патента на изобретение оставлено в силе.

Не согласившись с решением Роспатента от 25.11.2013, Пилкин В.Е. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании указанного решения.

Суд, оценив в совокупности собранные по делу доказательства, выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований заявителя и признания оспариваемого ненормативного акта недействительным, в силу нижеследующего.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для принятия судом решения о признании ненормативного акта государственного органа недействительным является одновременно, как его несоответствие закону или иному нормативно-правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан или юридических лиц, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В данном случае Роспатент отказал в выдаче патента на изобретение "Способ автоматизированного перевода информации", тем самым лишив заявителя прав на охрану результатов его интеллектуальной деятельности.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Как следует из пункта 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29) при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

В силу части 1 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (часть 2 данной статьи).

В силу подпункта 6 пункта 5 той же статьи не являются изобретениями решения, заключающиеся только в предоставлении информации. При этом исключается возможность отнесения указанных объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

Подпунктом (1.1) пункта 10.7.4.3. Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретения и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 326 (далее - Регламент) предусмотрено, что сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он: заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма; обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного приказа следует читать как "N 327"

Согласно подпункту (3) пункта 10.8. Регламента, формула изобретения должна выражать сущность изобретения, то есть содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога (подпункт (1) пункта 10.8.1.3. Регламента).

В соответствии с подпунктом (2) пункта 10.8.1.4. Регламента заявленным изобретением, выраженным формулой, предложенной заявителем, в смысле части 1 статьи 1387 ГК РФ считается изобретение, охарактеризованное признаками изобретения в независимом пункте этой формулы, без учета признаков, характеризующих иное решение, не являющееся изобретением в соответствии с частью 5 названного кодекса, если таковые признаки содержатся в формуле.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "частью 5" имеется в виду "частью 5 статьи 1350"

В силу подпункта (2) пункта 24.4. Регламента проверка формулы изобретения включает анализ совокупности признаков формулы с целью выявления характеристики технического решения, являющегося изобретением, как это предусмотрено подпунктом (1) пункта 24.5 настоящего Регламента. Проверка проводится с учетом раскрытия изобретения в описании с привлечением общих знаний специалиста. При проверке формулы изобретения устанавливается наличие в ней существенных признаков заявленного изобретения, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата.

Проверка формулы изобретения включает выявление в формуле признаков, характерных для решений, не являющихся изобретениями в соответствии с частью 5 статьи 1350 ГК РФ и положениями подпункта (1) пункта 24.5 Регламента, наличие которых в формуле изобретения не влияет на достижение технического результата, обусловленного оставшейся совокупностью признаков. Если при проверке формулы изобретения установлено, что наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, формула содержит характеристику иного решения, не являющегося изобретением в соответствии с частью 5 статьи 1350 ГК РФ, проверка патентоспособности проводится в отношении изобретения, выраженного формулой заявителя (подпункт (4) того же пункта Регламента).

Исходя из подпункта (1) пункта 24.5. Регламента, при проверке определяется, не исключено ли заявленное предложение из патентной охраны. Для этого определяется, не относится ли заявленное предложение к объектам, которые не могут быть объектами патентных прав, согласно части 4 статьи 1349 ГК РФ. Если заявленное предложение не относится к указанным объектам, проверяется, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям. Для этого определяется, не относится ли заявленное предложение к решению, не являющемуся изобретением в соответствии с частью 5 статьи 1350 ГК РФ. Проверка осуществляется с учетом прототипа, выявленного заявителем. Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений части 5 статьи 1350 ГК РФ, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с указанным пунктом не являются изобретениями. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют. Если наряду с признаками, характерными для решений, которые не являются изобретениями, отличительные от прототипа признаки содержат один или несколько признаков, характерных и в совокупности с признаками, совпадающими с прототипом, выражающих изобретение как техническое решение, считается, что формула изобретения, предложенная заявителем, содержит изобретение, в отношении которого должна быть проведена оценка соответствия его условиям патентоспособности, установленным частью 1 статьи 1350 ГК РФ.

Согласно подпункту (1) пункта 24.5.2. Регламента, проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению.

Изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем (подпункт (4) того же пункта Регламента).

Применительно к проверке патентоспособности изобретения, охарактеризованного многозвенной формулой, подпунктом (3) пункта 24.5.4. Регламента установлено, что если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Отказывая в выдаче патента на изобретение по заявке N 2010151821/08, Роспатент исходил из следующего: из опубликованной заявки US 2008/0040095 А1 известен способ автоматизированного перевода информации, которому присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы заявленного изобретения в части использования альтернативы - "промежуточный язык представляет собой один или более чем один искусственный язык". Из опубликованной заявки JP2002123512 А известен способ автоматизированного перевода информации, которому присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы заявленного изобретения в части использования альтернативы - "промежуточный язык представляет собой сочетание искусственного языка с одним или более чем с одним естественным языком".

Представленная заявителем 02.07.2013 на заседание коллегии палаты по патентным спорам уточненная формула изобретения скорректирована путем переноса в независимый пункт формулы от 22.06.2012 признаков ее зависимого пункта, а именно, "искусственный язык включает в себя язык программирования или компьютерную программу или язык программирования и компьютерную программу, или состоит из языка программирования или компьютерной программы или языка программирования и компьютерной программы".

Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Предложенное заявителем решение заключается в возможности автоматизированного перевода информации с использованием промежуточного языка, который представляет собой искусственный язык (искусственные языки) или сочетание искусственного языка с естественным языком (естественными языками).

Суд соглашается с мнением Роспатента о том, что аналогичное техническое решение реализованы в заявках US 2008/0040095 А1 и JP2002123512 А, которые были опубликованы соответственно 14.02.2008 и 26.04.2002, то есть до даты приоритета спорной заявки заявителя по настоящему делу. Сведения о названных заявках стали общедоступными с даты их опубликования в связи с тем, что с указанной даты и до момента признания заявки отозванной у любого лица существовала принципиальная возможность ознакомиться с ними на законных основаниях. Данное обстоятельство заявителем не оспаривается.

Исходя из этого, суд соглашается с доводом Роспатента о том, что признак "искусственный язык включает в себя язык программирования или компьютерную программу или язык программирования и компьютерную программу, или состоит из языка программирования или компьютерной программы или языка программирования и компьютерной программы" в скорректированной формуле заявителя характерен для решений, заключающихся только в представлении информации. При этом указанный признак характеризует в каком именно виде представлен искусственный язык.

Данное обстоятельство подтверждает, что представленная заявителем уточненная формула не устраняет причины, послужившие отказу в регистрации изобретения, и в соответствии с пунктом 24.5.3 Регламента и статьи 1350 ГК РФ подтверждает обоснованность вывода Роспатента о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности "новизна".

Судом не может быть принят во внимание довод заявителя о том, что альтернативные признаки предоставляли бы информацию, если бы в формуле было указано на конкретное название (наименования) языка программирования или конкретное название (наименование) компьютерной программы, указанный довод носит сугубо формальный характер, не основан на законе.

На основании изложенного суд пришел к выводу, что решение Роспатента от 18.02.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по патентной заявке N 2010151821/08, не подлежит признанию недействительным по основаниям, указанным в заявлении Пилкина В.Е.

Данный вывод суда, в свою очередь, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отнесения бремени расходов по оплате государственной пошлины по настоящему делу на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требование Пилкина Виталия Евгеньевича оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Н.Л. Рассомагина