Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2014 г. N С01-89/2014 по делу N А40-36915/2013 Суд оставил без изменения ранее принятые по делу судебные акты, которыми удовлетворено требование о запрете использования в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, поскольку никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2014 г. N С01-89/2014 по делу N А40-36915/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 5 марта 2014 г.

Полный текст постановления изготовлен 12 марта 2014 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Уколова С.М.,

судей Васильевой Т.В., Булгакова Д.А.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Зиннурова Марата Фаргатовича на решение Арбитражного суда города Москвы от 20.08.2013 (судья Матюшенкова Ю.Л.) по делу N А40-36915/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.11.2013 (судьи Верстова М.Е., Садикова Д.Н., Трубицын А.И.) по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "ДОМЕЛАТ" (SIA "DOMELAT") (К. Вальдемара 106/108-2 LV-1013, г. Рига, Латвия)

к Зиннурову Марату Фаргатовичу (Москва),

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно спора, общества с ограниченной ответственностью "Регтайм" (Московское ш., д. 17, оф. 2103, г. Самара, 440013)

о запрете использования в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком и взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Кулиджанов М.Ю. по доверенности от 05.04.2013,

от ответчика: Зиннуров М.Ф.,

от третьего лица: не явились, извещены, установил:

общество с ограниченной ответственностью "ДОМЕЛАТ" (далее - ООО "ДОМЕЛАТ", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Зиннурову Марату Фаргатовичу (далее - Зинуров М.Ф., ответчик) о запрете последнему использовать в сети Интернет и в доменном имени "чиптрипп.рф" обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, признать администрирования домена "чиптрипп.рф" Зинуровым М.Ф. нарушением исключительного права истца на товарный знак.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Регтайм" (далее - ООО "Регтайм").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.08.2013 исковые требования удовлетворены частично: суд признал администрирование домена "чиптрипп.рф" Зиннуровым М.Ф. нарушением исключительного права SIA DOMELAT (ООО "ДОМЕЛАТ") на товарный знак "Чиптрип" по свидетельству Российской Федерации N 365605; с Зиннурова М.Ф. в пользу SIA DOMELAT взыскано 50 000 рублей компенсации. В удовлетворении остальной части требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.11.2013 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Зиннуров М.Ф., полагая, что указанные судебные акты вынесены с нарушением норм материального и процессуального права, выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит их отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В кассационной жалобе заявитель указывает, что администрировал доменное имя не в качестве индивидуального предпринимателя, а как физическое лицо, не вел коммерческую деятельность, не осуществлял рекламу, продажу или иное введение в оборот товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Ответчик полагает, что сам по себе факт использования им в доменном имени, обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, не нарушает его исключительных прав и не может являться основанием для удовлетворения заявленных требований, так как доменное имя не использовалось для индивидуализации товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

В судебном заседании Зиннуров М.Ф. кассационную жалобу поддержал по изложенным в ней доводам.

Представитель истца возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считает обжалуемые судебные акты законными и обоснованными, отзыв в материалы дела не представил.

ООО "Регтайм", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, своего представителя в судебное заседание не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Через канцелярию суда 19.02.2014 от Зиннурова М.Ф. поступил дополнительный материал к кассационной жалобе, в котором заявитель просит оценить действия общества по регистрации товарного знака на предмет наличия в них признаков злоупотребления правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации), так как регистрация осуществлена с нарушением пункта 4 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации: товарный знак представляет собой общепринятый термин, устойчивую лексическую единицу, в переводе с английского обозначающую "дешевое путешествие". По мнению ответчика, регистрация такого товарного знака направлена на получение необоснованных преимуществ и запрета на предоставление услуги по организации недорогих путешествий иным лицам, оказывающим туристические услуги. Также, по мнению ответчика, суды неправомерно применили к отношениям сторон статью 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, поскольку действия ответчика нельзя квалифицировать в качестве акта недобросовестной конкуренции.

Суд по интеллектуальным правам изучив документы, приложенные к дополнительному материалу к кассационной жалобе полагает, что данные документы подлежат возвращению. Новые и (или) дополнительные доказательства, имеющие отношение к установлению обстоятельств по делу, судом кассационной инстанции не принимаются.

В силу части 2 статьи 284, части 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не наделен правом принимать дополнительные доказательства.

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд кассационной инстанции считает необходимым обжалуемые акты оставить без изменения в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и установлено судами, истец является правообладателем товарного знака "Чиптрип" на основании свидетельства Российской Федерации N 365605 с приоритетом от 31.10.2007 в отношении товаров и услуг 38, 39, 43 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в том числе в отношении "организации путешествий".

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что Зиннуров М.Ф. являлся владельцем (администратором) доменных имен "чиптрипп.рф" и "чиптрип-чиптрип.рф", о чем свидетельствует справка ООО "Регтайм" от 11.02.2013.

Суды, исследовав словесное обозначение, использованное ответчиком в доменном имени, и противопоставленный ему товарный знак истца, пришли к выводу об их сходстве до степени смешения.

С учетом представленных в материалы дела доказательств, суды признали подтвержденным факт использования ответчиком в доменном имени словесного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

В силу статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любыми не противоречащими закону способами (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Пунктом 2 названной статьи установлено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 названой статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Учитывая установленные судами фактические обстоятельства, свидетельствующие об использовании ответчиком в доменном имени словесного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в отсутствии доказательств заключения истцом и ответчиком лицензионного договора, либо иного разрешения истца на использование ответчиком товарного знака, и руководствуясь статьями 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации суды признали, что ответчик незаконно использовал словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Суд кассационной инстанции полагает, что судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении спора правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

Доводы ответчика, изложенные в кассационной жалобе и дополнении к ней, суд кассационной инстанции не может признать обоснованными.

Так, довод заявителя кассационной жалобы о том, что судами без достаточных оснований применена статья 10 bis Парижской конвенции, подлежит отклонению.

В силу указанной статьи конвенции Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

В постановлении от 11.11.2008 N 5560/08 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал на то, что оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Учитывая, что факт сходства до степени смешения товарного знака истца и доменного имени, администратором которого являлся ответчик, установлен, Зиннуров М.Ф. не представил каких-либо доказательств и пояснений, подтверждающих наличие у него законных прав и интересов в отношении доменного имени, а размещаемая им на сайте информация свидетельствует о распространении сведений, способных дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность истца, суды обоснованно применили к отношениям сторон статью 10 bis Парижской конвенции.

Кроме того, наличие права администрирования доменного имени, тождественного товарному знаку истца, без разрешения правообладателя, создает угрозу нарушения исключительного права истца на товарный знак и является препятствием для использования товарного знака путем размещения его в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Довод ответчика о том, что он был зарегистрирован в качестве администратора доменного имени как физическое лицо, а не как индивидуальный предприниматель, также отклоняется.

Признание действий физического лица по администрированию доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком, исключительное право на который принадлежат иному лицу, актом недобросовестной конкуренции, соответствует позиции, изложенной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.05.2011 N 18012/10 и от 04.06.2013 N 445/13.

Доводы ответчика, касающиеся злоупотребления правом со стороны истца при регистрации товарного знака и неприменения судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, судебная коллегия считает несостоятельными, поскольку данные возражения объективного подтверждения в материалах настоящего дела не нашли.

Как разъяснено в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Доказательств признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку "Чиптрип" по свидетельству Российской Федерации N 365605 в материалы дела не представлено.

Из конкретных фактических обстоятельств и представленных в материалы настоящего дела доказательств не усматривается, что подав в 2007 году заявку на регистрацию товарного знака "Чиптрип" (дата регистрации 25.11.2008), ООО "ДОМЕЛАТ" действовало с намерением причинить вред ответчику, ставшему администратором доменного имени "чиптрипп.рф" только с 05.05.2011.

Остальные доводы ответчика по существу направлены на переоценку фактических обстоятельств спора и представленных в материалы дела доказательств, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, установленных главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, Суд по интеллектуальным правам полагает, что судами первой и апелляционной инстанций всесторонне, полно и объективно исследованы и оценены фактические обстоятельства и материалы дела. Нормы материального права при рассмотрении дела применены судом правильно.

Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену или изменение судебных актов в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 20.08.2013 по делу N А40-36915/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.11.2013 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу Зиннурова Марата Фаргатовича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.М. Уколов

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Д.А. Булгаков