Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2014 г. по делу N СИП-328/2013 Суд удовлетворил заявленные требования по делу об обязании осуществить регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака и признал решение уполномоченного органа недействительным, поскольку материалами дела подтверждается факт несоответствия данного решения закону

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2014 г. по делу N СИП-328/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 4 марта 2014 г.

Полный текст решения изготовлен 12 марта 2014 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Булгаков Д.А.,

судьи - Васильева Т.В., Пашкова Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шейко С.И.,

рассмотрел в судебном заседании заявление компании Дзе Жиллет Компани (Уан Жиллет Парк, Бостон, МА 02127, США)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., 30 корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о признании решения Роспатента от 21.09.2013 по заявке 12-150 ОИ недействительным и обязании осуществить регистрацию заявленного обозначения "Gillette" в качестве товарного знака, общеизвестного в Российской Федерации с 01.10.2005,

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Фридман В.Э. представитель по доверенности от 25.10.2012; от заинтересованного лица: Слепенков А.С. представитель по доверенности N 01/25-604/41 от 03.10.2013;

установил:

компания "Дзе Жиллетт Компани" (далее - заявитель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) о признании решения Роспатента от 21.09.2013 по заявке 12-150 ОИ (далее - оспариваемое решение) недействительным и обязании Роспатента осуществить регистрацию заявленного обозначения "Gillette" в качестве товарного знака, общеизвестного в Российской Федерации с 01.10.2005. 

Заявление мотивировано тем, что выводы экспертной комиссии Роспатента об отсутствии оснований для признания обозначения "Gillette" общеизвестным не верны, не основаны на представленной заявителем в Роспатент информации и не соответствуют фактическим обстоятельствам, Роспатент не правильно применяет положения статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В судебном заседании заявитель поддержал требования в полном объёме. 

Роспатент в судебном заседании, отзыве от 20.01.2014 N 01/25-16/41 указал, что оспариваемое решение полностью соответствует нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков, в связи с чем просил в удовлетворении требований заявителя отказать. По мнению Роспатента, с учётом требований действующего законодательства заявителю необходимо было представить фактические доказательства, свидетельствующие о том, что на 01.10.2005 обозначение "Gillette" стало широко известным в Российской Федерации в отношении товаров заявителя. Однако представленные заявителем в Роспатент материалы не подтверждают данное обстоятельство. 

Как следует из материалов дела, заявитель входит в группу компаний "Проктер энд Гэмбл", является производителем средств для бритья (пена для бритья, масла, гели, кремы и лосьоны), а также бритв и бритвенных приборов (в том числе держателей, кассет и головок с лезвиями для бритв; частей и принадлежностей к вышеперечисленным товарам) под маркой "GILLETTE". Указанные товары включены в 03 и 08 классы Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). 

Компания под действующим фирменным наименованием "Дзе Жиллетт Компани" (The Gillette Company) зарегистрирована 10.09.1917, регистрационный номер 0066828. Заявитель зарегистрирован в штате Делавэр, продолжает свою деятельность в настоящее время, что подтверждается представленным в материалы дела свидетельством о состоянии регистрации компании "Дзе Жиллетт Компани" (Certificate of Good Standing) по состоянию на 12.02.2013. 

Как указано в пункте 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя. 

В 2005 году компания "Проктер энд Гэмбл" (The Procter & Gamble) приобрела компанию "Дзе Жиллетт Компани", которая с указанного времени входит в группу "Проктер энд Гэмбл", являясь самостоятельным юридическим лицом. 

На дату подачи заявки N 12-150 ОИ от 22.11.2012 о признании обозначения "GILLETTE" общеизвестным в Российской Федерации (далее - заявка), заявитель являлся и в настоящее время является дочерней компанией "Проктер энд Гэмбл". 

Заявитель является владельцем ряда товарных знаков "Gillette", включая, в частности: словесный товарный знак "ЖИЛЛЕТ" на русском языке (с 1938 года, свидетельство Российской Федерации N 1006), словесный товарный знак "ЖИЛЛЭТТ" на русском языке (с 1965 года, свидетельство Российской Федерации N 31238), словесный товарный знак "Жиллетт" на русском языке (с 1991 года, свидетельство Российской Федерации N 112122), товарный знак "GILLETTE" (с 1944 года, свидетельство Российской Федерации N 2547), регистрация которых поддерживается в силе в настоящее время. 

Заявителю также принадлежит ряд комбинированных товарных знаков, таких, в частности, как комбинированные товарные знаки Gillette FUSION по свидетельству Российской Федерации N 336729. GILLETTE VENUS по свидетельству Российской Федерации N 340452 и Gillette Champions по свидетельству N 403958. 

С 1993 года заявитель организовал первые продажи и дистрибуцию импортируемой и производимой в России продукции под маркой "Gillette" в таких городах как Москва и Санкт-Петербург. 

Заявитель 22.11.2012 подал в Роспатент заявку о признании обозначения "GILLETTE" общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации в отношении товаров 03 и 08 классов МКТУ, в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утверждёнными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - "Правила подачи") и Правилами признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утверждёнными приказом Роспатента от 17.03.2000. 

Заявитель представил в Роспатент материалы и информацию об интенсивном использовании обозначения "GILLETTE" на территории Российской Федерации, указав дату начала использования данного обозначения с 1993 года; перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров под указанным обозначением; объём реализации товаров; способы использования товарного знака: данные об общем количестве потребителей продукции; положение изготовителя на рынке в определенном секторе экономики; информацию о произведенных затратах на рекламу обозначения "GILLETTE" и проведенных рекламных компаниях; информация о стоимости (ценности) товарного знака "GILLETTE"; информацию об известности заявленного обозначения российским потребителям согласно результатам опроса потребителей по вопросу общеизвестности обозначения "GILLETTE". 

Суд полагает, что Роспатент, принимая оспариваемое решение, не учёл всех представленных заявителем документов и информации, а также сделал неверные выводы, которые привели к принятию решения об отказе в регистрации. 

Отказ в регистрации обозначения "Gillette" в качестве общеизвестного товарного знака лишает заявителя возможности защиты от недобросовестной регистрации и использования третьими лицами идентичных и сходных до степени смешения товарных знаков, в отношении товаров, не включенных в 03 и 08 классы МКТУ. 

Роспатент указал, что общеизвестность испрашивается заявителем на имя "Дзе Жиллетт Компани" вместе с тем, согласно доводам заявки в 2005 году компания "Проктер энд Гэмбл" приобрела активы компании "Дзе Жиллетт Компани" вместе с активами её дочерних компаний. Поэтому, по мнению Роспатента, в рамках заявки мог быть принят во внимание только товарный знак по свидетельству N 2547, в отношении которого заключен лицензионный договор с ЗАО "Петербург продактс Интернешнл ЗАО", в то время как регистрация товарного знака по свидетельству N 2547 не распространяется на товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание обозначения общеизвестным товарным знаком. 

Однако в ходатайстве о приобщении документов от 23.05.2013 N 10-4/1 заявитель указал, что часть продукции под обозначением "Gillette", вводимой в гражданский оборот в России, производится ЗАО "Петербург продактс Интернешнл ЗАО" по лицензии заявителя, а часть производится другими дочерними компаниями группы компаний "Проктер энд Гэмбл" - Gillette Poland International Sp.z.o.o., Gillette (Shanghai) Ltd., Gillette UK Limited, Procter & Gamble Manufacturing Berlin GmbH и Procter & Gamble Operations Polska Sp.z.o.o., входящими в ту же группу компаний, что и заявитель. 

Заявитель в обоснование указанного довода представил в Роспатент фотографии продукции, относящейся к 03 и 08 классам МКТУ что подтверждается приложением N 3 к ходатайству о приобщении документов от 23.05.2013 N 10-4/1. 

Однако указанная информация не учтена Роспатентом при принятии оспариваемого решения. Вывод Роспатента о том, что российский лицензиат заявителя имеет право производить только товары 08 класса МКТУ и производит лишь одноразовые станки, а не весь спектр товаров, в отношении которых испрашивается общеизвестность, не опровергает довод заявителя о возможности решения вопроса об общеизвестности, так как другие заявленные товары 03 и 08 классов вводятся в гражданский оборот с согласия правообладателя другими указанными аффилированными лицами заявителя. 

На упаковках продукции "Дзе Жиллетт Компани", фотографии которой представлены заявителем в Роспатент, имеется указание на то, что "Gillette" является зарегистрированным товарным знаком компании "Дзе Жиллетт Компани". 

Роспатент указывает, что к заявлению не были приложены документы, подтверждающие деятельность заявителя до 01.10.2005, то есть до даты, на которую испрашивается признание общеизвестности, так как договор на импорт продукции, маркированной обозначением "Gillette", заключен между "Проктер энд Гэмбл СЕЕМЕА" (Швейцария) и ООО "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания" и датирован 01.05.2009, тогда как признание общеизвестности испрашивается с 01.10.2005. Однако заявителем в Роспатент был представлен лицензионный договор с "Петербург продактс Интернешнл ЗАО", подписанный заявителем 01.01.2004 (зарегистрирован в Роспатенте 20.01.2005, регистрационный N 35035), то есть более чем за год до 01.10.2005. 

Кроме того, заявителем был представлен действующий договор, на основании которого продукция, указанная в заявке вводится в гражданский оборот на территории России. 

В Роспатент к заявке был приложен CD-диск, на котором содержалась информация из публичных источников о деятельности компании "Дзе Жиллетт Компани", многочисленных рекламных акциях, проводимых в России в отношении товаров под товарным знаком "Gillette", а также о наградах и признаниях брэнда "Gillette" с 2000 по 2012 годы. 

В частности, "Gillette Масh3" признан победителем конкурсов "БРЭНД ГОДА/EFFIE - 2001", "БРЭНД ГОДА/EFFIE - 2003" в категории "Товары повседневного спроса". 

В конкурсах "БРЭНД ГОДА/EFFIE - 2004", "БРЭНД ГОДА/EFFIE - 2005" "Gillette Venus", "Gillette Mach3 Turbo" одержали победу в категории "Товары личной гигиены". 

В 2002 году станки/лезвия для бритья "Gillette" завоевали звание "Народной марки", серебряную медаль в конкурсе "БРЭНД ГОДА/EFFIE - 2002". 

В 2005 году станки/лезвия для бритья "Gillette" удостоены звания "Народной марки". 

В 2003 году в "Галерее Современного Искусства" прошла презентация, посвященная 10-летию компании "Дзе Жиллетт Компани" в России. 

В 2004-2005 годах компания "Дзе Жиллетт Компани" входила в первую двадцатку в рейтинге крупнейших рекламодателей на телевидении в России. 

Роспатент не учёл, что согласно данным опроса общественного мнения, подготовленного Аналитическим центром Юрия Левады в соответствии с Рекомендациями по проведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации, утверждёнными приказом Роспатента от 01.06.2001 N 74, для 80 процентов опрошенных (64 процента от общего числа потребителей), сумевших определить сроки своего знакомства с заявленным обозначением, использующимся для товаров 03 и 08 классов МКТУ, данное обозначение стало известно до 01.10.2005. 

В спорном решении Роспатента нет указания на то обстоятельство, что Роспатент признал выводы опроса общественного мнения по данному вопросу неубедительными. 

При наличии таких сомнений Роспатент мог запросить дополнительные объяснения от Заявителя. Однако запрос от 26.04.2013 не содержал указания на необходимость предоставления заявителем договоров на импорт и дистрибуцию продукции, утративших своё действие, или каких-либо иных документов, подтверждающих представленную заявителем в Роспатент информацию. 

Роспатент, принимая оспариваемое решение, пришёл к выводу о том, что представленные заявителем рекламные материалы (приложение N 22 к заявке), датированы ноябрем 2011 года и не позволяют признать их в качестве доказательства интенсивного использования заявленного обозначения на дату 01.10.2005. 

Роспатент указывает, что представленные заявителем документы не содержат сведений об участии заявителя в рекламных кампаниях соответствующей продукции и в её распространении на территории Российской Федерации. Однако заявителем 01.01.2004 заключен лицензионный договор с "Петербург продактс Интернешнл ЗАО" на производство продукции под товарным знаком "Gillette", идентичным заявленному обозначению. 

Произведенная по лицензии продукция в дальнейшем реализуется российским потребителям. Кроме того, информация о многочисленных рекламных акциях, проводимых Заявителем в России в период с 2000 по 2012 год, содержалась на CD-диске. 

Роспатент, принимая оспариваемое решение, пришёл к выводу о том, что знание российским потребителем продукции, маркированной заявленным обозначением, не вызывает сомнения, однако, вместе с тем, представленные заявителем документы не позволяют признать обозначение "Gillette" общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении заявителя. 

Делая указанный вывод, Роспатент ссылается на несоответствие заявки положениям статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым заявленное обозначение может быть признано общеизвестным в отношении товаров заявителя, в то время как заявителем доказательства о происхождении заявленных товаров 03 и 08 класса МКТУ не были представлены. При этом Роспатент приравнивает понятие заявитель (он же правообладатель в отношении идентичных товарных знаков) к понятию производитель. 

Заявитель в ходатайстве от 23.05.2013 пояснил, что согласно статьям 1229, 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации, владелец товарного знака имеет право использовать средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, в частности, разрешать такое использование третьим лицам. 

Заявитель может производить продукцию, маркируемую обозначением "Gillette", как самостоятельно, так и поручать её производство и (или) распространение третьим лицам. При этом, требование об обязательном указании на товаре информации о производстве продукции "под контролем заявителя" законодательство Российской Федерации не содержит. 

В силу положений статьи 6-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее - Конвенция по охране промышленной собственности (1883 г. Париж) и принятых резолюций AIPPI (Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности), общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), известное большой части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров, и очевидным образом ассоциируется с такими товарами как происходящими из определенного источника. 

Следовательно, общеизвестность товарного знака должна определяться не в отношении конкретного производителя, который может не является тем же лицом, что и правообладатель товарных знаков (обозначений), а в отношении компании, являющейся источником для происхождения товаров под заявляемым на регистрацию обозначением. 

Указанные положения статьи 6-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, статей 1229 и 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации не учтены Роспатентом, положения статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации неверно применены в заключении Экспертной комиссии, послужившем основой для принятия обжалуемого решения Роспатента. 

Согласно статье 2 Совместных рекомендаций ВОИС о положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков (Женева, 1999 год) при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным. 

При этом, в качестве рекомендованных факторов указываются такие как степень известности или признания знака в соответствующем секторе общества, продолжительности, степени и географическом районе использования знака и любой деятельности по продвижению знака, продолжительности и географическом районе осуществленных регистраций знака, в какой они отражают использование или признание этого знака: материалах, отражающих факты успешной реализации прав на знак; ценности присущей этому знаку.

В силу пункта 2.1 Пояснительных примечаний к Рекомендациям ВОИС, пункт 1(a) статьи 2 требует, чтобы компетентный орган принимал во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод об общеизвестности знака. 

Как указано в пункте 2.2 Пояснительных примечаний к Рекомендациям ВОИС компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев (таких например, как указание на то, что товар производится по лицензии или под контролем заявителя). Выбор представляемой информации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану. 

Суд полагает, что заявителем в обоснование происхождения товаров под обозначением "Gillette" от заявителя в Роспатент были представлены достаточные доказательства происхождения товаров от заявителя: копия спецификации к договору между "Проктер энд Гэмбл СЕЕМЕА" и ООО "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания"; справка "Дзе Жиллетт Компани" о продажах продукции под обозначением "Gillette"; список группы компаний "Проктер энд Гэмбл" (включающий "Проктер энд Гэмбл СЕЕМЕА" и ООО "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания"), выдержка из лицензионного договора с "Петербург продактс Интернешнл ЗАО". 

Согласно выводам по результатам опроса российских потребителей, большинство российских потребителей (81 процент из тех, кто берётся назвать компанию - правообладателя обозначения "Gillette", или 56 процентов от числа всех опрошенных, считает правообладателем обозначения "Gillette" компанию "The Gillette Company". 

При этом вопрос при проведении опроса был сформулирован таким образом: знаете ли Вы, какой компании принадлежит данное обозначение, или кто изготавливает товары под этим обозначением?

Предложены варианты ответа:

1. Energizer; 2. Procter&Gamble; 3. Schick: 4. The Gillette Company; 5. Wilkinson.

Среди 1 500 опрошенных 16.1 процента назвали Procter&Gamble. 81 процент назвал The Gillette Company. 

То есть, результаты опроса российских потребителей свидетельствуют о широкой известности заявителя как компании, ассоциирующейся с товарами под обозначением "Gillette" в качестве источника происхождения таких товаров. 

Роспатент пришёл к выводу о том, что, несмотря на указанные результаты социологического опроса, можно сделать вывод о том, что респонденты выбирали производителя с созвучным названием, поскольку на товарах отсутствует информация о заявителе. 

Однако, на ряде товаров присутствует предупредительная надпись о том, что авторские права на оформление упаковки и товарные знаки "Gillette" принадлежат The Gillette Company. Созвучность имени правообладателя и заявленного обозначения, а также принадлежащих заявителю идентичных товарных знаков, не может считаться негативным фактором для определения общеизвестности заявленного обозначения "Gillette". 

Как разъяснено в пункте 53 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Учитывая изложенное, принятое Роспатентом решение по заявлению компании "Дзе Жиллетт Компани" следует признать недействительным. 

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент. 

На основании статей 13, 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 6-bis Конвенции по охране промышленной собственности (1883 г. Париж) и 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявленные требования удовлетворить. 

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.09.2013 по заявке N 12-150 ОИ признать недействительным, как несоответствующее положениям Гражданского кодекса Российской Федерации, Конвенции по охране промышленной собственности (1883 г. Париж). 

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности зарегистрировать обозначение "Gillette" в качестве товарного знака, общеизвестного в Российской Федерации с 01.10.2005. 

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу компании Дзе Жиллет Компани 2000 рублей государственной пошлины, уплаченной за подачу заявления. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Е.Ю. Пашкова