Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2014 г. N С01-152/2014 по делу N А07-10845/2013 Суд изменил ранее принятое по делу решение суда первой инстанции и запретил ответчику использовать фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца, при осуществлении некоторых видов деятельности, поскольку требование о полном запрете использования фирменного наименования путем внесения изменений в учредительные документы истцом не заявлялось

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2014 г. N С01-152/2014 по делу N А07-10845/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 12 марта 2014 г.

Полный текст постановления изготовлен 18 марта 2014 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Рогожина С.П., Снегура А.А.,

рассмотрев в судебном кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Метако" (ул. Коммунистическая, 22-36, г. Уфа, 450076, ОГРН 1110280059955) на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 25.09.2013 (судья Шагабутдинова З.Ф.) по делу N А07-10845/2013 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2013 (судьи Соколова И.Ю., Богановская Г.Н., Пивоварова Л.В.) по тому же делу

по иску закрытого акционерного общества "Строительная фирма "Метако" (ул. Юбилейная, д. 14/1, г. Уфа, 450029, ОГРН 1030203893125)

к обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Метако"

об обязании ответчика прекратить использование в своем фирменном наименовании фирменного наименования и товарного знака истца путем внесения изменений в учредительные документы об исключении из его наименования слова "Метако" и представления указанных изменений в регистрирующий орган с целью их государственной регистрации,

при участии в судебном заседании:

от заявителя кассационной жалобы (общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Метако") - генеральный директор Русаков Г.В. на основании решения от 01.12.2012 N 2/1;

от истца (закрытого акционерного общества "Строительная фирма "Метако" - представитель не явился, извещено надлежащим образом, установил:

закрытое акционерное общество "Строительная фирма "Метако" (далее - фирма "Метако") обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Метако" (далее - компания "Метако") об обязании прекратить использование в своем фирменном наименовании фирменного наименования и товарного знака фирмы "Метако" путем внесения изменений в учредительные документы ответчика об исключении из его наименования слова "Метако" и представления указанных изменений в регистрирующий орган с целью их государственной регистрации.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 25.09.2013 заявленные требования удовлетворены.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2013 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Компания "Метако" обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит принятые по делу судебные акты отменить, истцу в удовлетворении его требований отказать. По мнению заявителя кассационной жалобы, дело подлежало рассмотрению не в Арбитражном суде Республики Башкортостан, а в Суде по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. Заявитель кассационной жалобы считает, что фирменные наименования истца и ответчика не являются сходными до степени смешения; слово "Метако" является общепринятым сокращением от слов "Металлические конструкции"; указывает, что судами неправильно применена статья 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающая запрет использования фирменного наименования только в отношении аналогичных видов деятельности, а не запрет использования такого наименования в целом для любых видов деятельности.

В дополнении к кассационной жалобе компания "Метако" указала, что, по ее мнению, фирма Метако", обращаясь с настоящим иском, злоупотребляет правом, поскольку знала о существовании ответчика с момента его регистрации и никаких требований не предъявляла.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит оставить судебные акты без изменения как законные и обоснованные, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебное заседание суда кассационной инстанции явился представитель ответчика.

Истец своих представителей в заседание суда кассационной инстанции не направил, уведомлен о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

В силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседания представителей лиц, участвующих в деле, уведомленных о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом, не является препятствием для проведения судебного заседания в их отсутствие.

Представитель ответчика доводы кассационной жалобы поддержал, просил ее удовлетворить.

Изучив материалы дела, содержание обжалуемых судебных актов, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, выслушав доводы заявителя кассационной жалобы, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов о применении норм права, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции считает, что принятые по делу судебные акты подлежат изменению в связи со следующим.

При рассмотрении спора судами установлено и следует из материалов дела, что фирменное наименование истца (закрытое акционерное общество "Строительная фирма "Метако") включено в Единый государственный реестр юридических лиц при его государственной регистрации как юридического лица 03.06.1998.

Истец является владельцем комбинированного товарного знака со словесным элементом "МЕТАКО быстровозводимые конструкции" по свидетельству Российской Федерации N 359267 с приоритетом от 12.03.2007 в отношении товаров 19 и услуг 37 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Сведения об ответчике как юридическом лице включены в Единый государственный реестр юридических лиц 02.12.2011.

Полагая, что фирменное наименование ответчика нарушает исключительное право истца на вышеназванные средства индивидуализации, последний обратился в суд с настоящим иском.

Исковые требования мотивированы тем, что в нарушение прав истца на фирменное наименование и товарный знак ответчик зарегистрировал компанию с фирменным наименованием, сходным до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком истца, основные виды деятельности которой совпадают с основными видами деятельности истца.

Суды первой и апелляционной инстанции установили, что фирменное наименование истца, принадлежащий истцу товарный знак и фирменное наименование ответчика содержат словесный элемент "Метако", который является доминирующим.

При указанных обстоятельствах суды признали, что фирменное наименование истца, принадлежащий ему товарный знак и фирменное наименование ответчика сходны до степени смешения.

Согласно статье 54 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Требования к фирменному наименованию устанавливаются настоящим Кодексом и другими законами. Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII настоящего Кодекса.

В силу пункта 1 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Согласно пункту 3 названной статьи не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в Единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичным видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 4 статьи 1474 Кодекса).

Судами установлено, что фирменное наименование ответчика сходно до степени смешения с фирменным наименованием истца, а также то обстоятельство, что фирменное наименование истца внесено в Единый государственный реестр юридических лиц ранее фирменного наименования ответчика.

При таких обстоятельствах судами исследован вопрос об осуществлении ответчиком видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемых истцом.

Так, судами установлено, что в соответствии со сведениями, содержащимися в выписках из ЕГРЮЛ, истец и ответчик осуществляют следующие аналогичные виды деятельности: производство строительных металлических конструкций; предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления; услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления; услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки; производство общестроительных работ по возведению зданий; общестроительных работ по строительству зданий и сооружений, не включенных в другие группировки; устройство покрытий зданий и сооружений; монтаж металлических строительных конструкций; производство каменных работ; производство электромонтажных, изоляционных, санитарно-технических, штукатурных работ; производство столярных и плотнических работ; устройство покрытий полов и облицовка стен; производство стекольных работ; малярных работ; производство прочих отделочных и завершающих работ; оптовая торговля черными металлами в первичных формах, лесоматериалами.

При указанных обстоятельствах судебная коллегия считает правильным вывод судебных инстанций о том, что ответчиком нарушено исключительное право истца на фирменное наименование.

Довод ответчика о том, что противопоставляемые фирменные наименования не являются сходными до степени смешения, подлежит отклонению.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Суды при рассмотрении спора обоснованно признали, что фирменное наименование ответчика сходно до степени смешения с фирменным наименованием истца, поскольку включает доминирующий словесный элемент "Метако".

Возражения ответчика в этой части, а также в части, касающейся однородности видов деятельности истца и ответчика, направлены на переоценку фактических обстоятельств спора и представленных сторонами доказательств, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу положений главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что словесный элемент "Метако" является общепринятым сокращением от слов "металлические конструкции" ничем не обоснован, материалы дела также не содержат документального подтверждения озвученной заявителем кассационной жалобы позиции.

Вместе с тем, судебная коллегия считает необоснованным вывод судов о наличии такого способа защиты исключительных прав на средства индивидуализации, как обязание внести изменения в учредительные документы, исключив из фирменного наименования спорное обозначение, с последующей государственной регистрацией изменений.

Перечень способов защиты гражданских прав, установленный статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, не является исчерпывающим.

Так, согласно абзацу 13 названной нормы права защита гражданских прав может быть осуществлена и иными способами, предусмотренными законом. При этом использование других способов защиты права допускается Гражданским кодексом Российской Федерации только при наличии прямого указания закона.

Гражданский кодекс Российской Федерации не ограничивает субъекта в выборе способа защиты нарушенного права; граждане и юридические лица в силу статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе осуществлять этот выбор по своему усмотрению, однако избранный истцом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и в конечном итоге привести к восстановлению нарушенного права.

По смыслу статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать от нарушителя прекращения использования фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возмещения причиненных убытков.

В связи с нарушением права на товарный знак, правообладатель в соответствии с положениями статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых незаконно размещены используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения), а также взыскания компенсации вместо возмещения убытков.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации с иском о понуждении к изменению фирменного наименования может обратиться только орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц в случае, если фирменное наименование не соответствует требованиям пунктов 3 и 4 данной статьи.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции приходит к выводу, что защита исключительного права на товарный знак не могла быть осуществлена путем предъявления требования о запрете использования фирменного наименования путем внесения изменений в учредительные документы, иных требований в защиту исключительного права на товарный знак истцом не заявлялось; требование о защите исключительного права на фирменное наименование подлежало удовлетворению только в части запрета использования тождественного или сходного до степени смешения наименования для осуществления ответчиком видов деятельности, аналогичных видам деятельности, которые осуществляет истец.

Суды, удовлетворяя заявленные требования в части обязания ответчика внести изменения в учредительные документы и представить указанные изменения в регистрирующий орган с целью их государственной регистрации неправильно применили статьи 12, 1474, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права либо законность решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций повторно проверяется арбитражным судом кассационной инстанции при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3 части 1 настоящей статьи.

Поскольку все фактические обстоятельства (в том числе схожесть до степени смешения фирменных наименований истца и ответчика, виды деятельности ответчика, аналогичные тем, которые осуществляются истцом) судами первой и апелляционной инстанций установлены на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, суд кассационной инстанции полагает возможным, не передавая дело на новое рассмотрение, изменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции.

Что же касается довода заявителя кассационной жалобы о том, что дело подлежало рассмотрению в Суде по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, этот довод не может быть признан обоснованным.

Перечень дел, отнесенных к подсудности Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, установлен частью 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дела о защите исключительного права на фирменное наименование в этот перечень не входят. Такие дела подлежат рассмотрению в качестве суда первой инстанции арбитражными судами субъектов Российской Федерации. К полномочиям Суда по интеллектуальным правам отнесена проверка законности принятых по таким делам судебных актов в качестве суда кассационной инстанции.

В силу положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной и кассационной жалоб подлежат возмещению ответчику за счет истца.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 25.09.2013 по делу N А07-10845/2013 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2013 по тому же делу изменить.

Резолютивную часть решения суда первой инстанции изложить в следующей редакции:

"Исковые требования закрытого акционерного общества "Строительная фирма "Метако" (ОГРН 1030203893125) удовлетворить частично.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Метако" (ОГРН 1110280059955) использовать фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием закрытого акционерного общества "Строительная фирма "Метако", при осуществлении следующих видов деятельности: производство строительных металлических конструкций; предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления; услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления; услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки; производство общестроительных работ по возведению зданий; общестроительных работ по строительству зданий и сооружений, не включенные в другие группировки; устройство покрытий зданий и сооружений; монтаж металлических строительных конструкций; производство каменных работ; производство электромонтажных, изоляционных, санитарно-технических, штукатурных работ; производство столярных и плотнических работ; устройство покрытий полов и облицовка стен; производство стекольных работ; малярных работ; производство прочих отделочных и завершающих работ; оптовая торговля черными металлами в первичных формах, лесоматериалами.

В остальной части заявленные требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Метако" (ОГРН 1110280059955) в пользу закрытого акционерного общества "Строительная фирма "Метако" (ОГРН 1030203893125) в возмещение расходов по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления 4 000 (Четыре тысячи) рублей.".

Взыскать с закрытого акционерного общества "Строительная фирма "Метако" (ОГРН 1030203893125) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Метако" (ОГРН 1110280059955) в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины за подачу апелляционной и кассационной жалоб 4 000 (Четыре тысячи) рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Снегур