Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 декабря 2013 г. N 18АП-12228/13

г. Челябинск

05 декабря 2013 г.

Дело N А07-10845/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 03 декабря 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 декабря 2013 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Соколовой И.Ю.,

судей Богдановской Г.Н., Пивоваровой Л.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кочетковой Н.В., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Метако" на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 25.09.2013 по делу N А07-10845/2013 (судья Шагабутдинова З.Ф.).

Закрытое акционерное общество "Строительная фирма "Метако" (далее - истец, ЗАО "Строительная фирма "Метако") обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Метако" (далее - ответчик, ООО "Проектно-строительная компания "Метако") об обязании прекратить использование в фирменном наименовании общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Метако" фирменного наименования и товарного знака ЗАО "Строительная фирма "Метако", путем внесения изменений в учредительные документы ответчика и исключении из его наименования слова "Метако", представления указанных изменений в регистрирующий орган с целью их государственной регистрации.

Решением Арбитражного суда Республики Башкартостан от 25.09.2013 по делу N А07-10845/2013 (резолютивная часть решения объявлена 18.09.2013 - л.д. 120-131),с учетом определения от 25.09.2013 об исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок (л.д. 132-133) исковые требования удовлетворены.

С указанным решением не согласилось ООО "Проектно-строительная компания "Метако" и обжаловало его в апелляционном порядке. Считает решение суда первой инстанции принятым с существенным нарушением норм материального права.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель указывает, что одним из видов деятельности ООО "Проектно-строительная компания "Метако" является разработка проектно-строительной документации, связанной с металлическими конструкциями; сокращение этих слов легло в основу названия организации. Считает наименования организаций не тождественными или сходным до степени смешения при отсутствии полного текстуального совпадения.

До начала судебного заседания от ООО "Проектно-строительная компания "Метако" поступили дополнения к апелляционной жалобе, в которых указано на подведомственность настоящего спора Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. Кроме того, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, подлежала привлечению Федеральная служба по интеллектуальной собственности, решением которой предоставлена правовая охрана принадлежащему истцу товарному знаку.

От ЗАО "Строительная фирма "Метако" поступил отзыв с возражениями на апелляционную жалобу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в судебное не явились.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие неявившихся лиц.

Законность и обоснованность судебного акта проверяются арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ЗАО "Строительная фирма "Метако" зарегистрировано в качестве юридического лица 03.06.1998 администрацией Кировского района г. Уфа Республики Башкортостан, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц под основным государственным регистрационным номером 1030203893125, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 01.03.2013 (л.д. 18-27).

Полное наименование истца - Закрытое акционерное общество "Строительная фирма "Метако", сокращенное наименование - ЗАО "Строительная фирма "Метако". Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 14/1. (п. 1.4 устава) (л.д. 18, 45 - обратная сторона).

В соответствии со сведениями, внесенными в Единый государственный реестр юридических лиц основным видом экономической деятельности ЗАО "Строительная фирма "Метако" является производство строительных металлических конструкций. Дополнительными видами деятельности являются предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления, услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления, услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки, производство общестроительных работ по возведению зданий, общестроительных работ по строительству зданий и сооружений, не включенные в другие группировки, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных работ, производство электромонтажных, изоляционных, санитарно-технических, штукатурных работ, производство столярных и плотнических работ, устройство покрытий полов и облицовка стен, производство стекольных работ, малярных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ, оптовая торговля черными металлами в первичных формах, лесоматериалами (л.д. 19).

ЗАО "Строительная фирма "Метако" принадлежит товарный знак (знак обслуживания) - "МЕТАКО быстровозводимые конструкции" по 19 и 37 классу МКТУ, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 08.09.2008, о чем Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам выдано Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 359267. Приоритет товарного знака установлен с 12.03.2007. Срок действия регистрации товарного знака истекает 12.03.2017 (л.д. 13).

ООО "Проектно-строительная компания "Метако" зарегистрировано в качестве юридического лица 02.12.2011 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 39 по Республике Башкортостан; внесено в Единый государственный реестр юридических лиц под основным государственным регистрационным номером 1110280059955, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 01.11.2012 (л.д. 14-17).

В соответствии со сведениями, внесенными в Единый государственный реестр юридических лиц основным видом экономической деятельности ООО "Проектно-строительная компания "Метако" является производство общестроительных работ по возведению зданий. Дополнительными видами деятельности являются производство строительных металлических конструкций, предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления, услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления, услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировку и, производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки, устройство покрытий и сооружений, монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных, электромонтажных, изоляционных, санитарно-технических штукатурных, столярных и плотнических работ, устройство покрытий полов и облицовка стен, производство стекольных, малярных, прочих отделочных и завершающих работ, оптовая торговля черными металлами в первичных формах, оптовая торговля лесоматериалами (л.д. 15).

Ссылаясь на ведение истцом и ответчиком аналогичной предпринимательской деятельность по оказанию строительных услуг, наличие исключительных прав на товарный знак охраняемым элементом которого является обозначение "МЕТАКО"; полагая, что сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца фирменное наименование ответчика и также использованием им товарного знака, делает возможным смешение юридических лиц при участии в хозяйственном обороте и вводит в заблуждение потребителей относительно того, какое юридическое лицо оказывает им услугу, истец обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями, правовым основанием которых являются положения статей 1229, 1474, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу об осуществлении истцом и ответчиком сходной деятельности в сфере оказания строительных услуг, которые имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей. Установив факты сходства наименований до степени смешения; использование в наименовании ответчика охраняемого элемента принадлежащего истцу товарного знака; осуществления государственной регистрации в качестве юридического лица ЗАО "Строительная фирма "Метако" и прав на товарный знак ранее такой регистрации ООО "Проектно-строительная компания "Метако" (в 1998 и 2011 годах соответственно) суд признал использование фирменного наименования ответчиком неправомерным.

Оценив совокупность имеющихся в деле доказательств, на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия не усматривает оснований для отмены принятого по делу судебного акта.

Согласно пункту 4 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Требования к фирменному наименованию устанавливаются Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами. Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Юридическое лицо должно имеет полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке (пункт 3 статьи 1473 названного Кодекса).

На основании пункта 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях в рекламе, на товарах или их упаковках.

В силу пункта 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Статья 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой в параграфе 2 понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. В силу названной международной нормы подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было образом вызывать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной и торговой деятельности конкурента.

Как разъяснено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при применении данной нормы судам необходимо учитывать: защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в реестр, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2010 N 4819/10).

Как верно установлено судом первой инстанции, ЗАО "Строительная фирма "Метако" зарегистрировано в качестве юридического лица в 1998 году (л.д. 19), то есть ранее, чем ООО "Проектно-строительная компания "Метако" - в 2011 году (л.д. 14).

Выводы суда первой инстанции о наличии сходства до степени смешения в фирменных наименованиях истца и ответчика, а также осуществления истцом и ответчиком аналогичных по своему существу видов деятельности на одной территории соответствуют обстоятельствам дела.

При установлении обстоятельства сходства до степени смешения фирменного наименования ответчика и фирменного наименования истца, арбитражный суд апелляционной инстанции принимает во внимание следующее.

В пунктах 13, 16, 17 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Неправомерным является использование не только тождественного, но и сходного фирменного наименования третьими лицами.

В соответствии с приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 утверждены Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания. В отсутствие норм, регулирующих способы установления тождественности фирменных наименований, положения названных Правил применительно к пункту 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 6 статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обоснованно применены судом для анализа установления тождественности фирменных наименований.

В подпункте 14.4.2 названных Правил, установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 указанных Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым.

В рассматриваемом случае словесное обозначение фирменного наименования истца и ответчика обнаруживает звуковое и смысловое сходство. Названное свидетельствует о такой степени сходства, которая дает возможность потребителю воспринимать фирменное наименование ответчика тождественным фирменному наименованию, принадлежащему истцу.

Обстоятельство отсутствия полного текстуального совпадения наименований ЗАО "Строительная фирма "Метако" и ООО "Проектно-строительная компания "Метако" не может рассматриваться в качестве обстоятельства, исключающего нарушение ответчиком исключительных прав истца на фирменное наименование.

В силу разъяснений пункта 17 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования истца и ответчика само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование.

В фирменном наименовании истца доминирующим словесным элементом является слово "Метако", которое идентично доминирующему словесному элементу в фирменном наименованию ответчика. Именно этим элементом определяется схожесть до степени смешения. Имеющийся в фирменном наименовании истца словесный элемент "Строительная фирма", а в фирменном наименовании ответчика - "Проектно-строительная компания" не исключает тождества ключевых обозначений, используемых соответственно в наименовании истца и ответчика.

Крое того, смысловое значение названных элементов является сходным по причине включения одинакового определения "строительная", по отношению к которому определение "проектная" является сопутствующим, а также однородности значений понятий "фирма" и "компания", обозначающих коммерческое предприятие.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 16 информационного письма от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" обращал внимание судов на то, что фирменное наименование не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации юридического лица, а также отмечал, что в силу пункта 11 Положения о фирме, утвержденного постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22.06.1927, действовавшего в период до 01.01.2008 в части, не противоречащей Гражданского кодексу Российской Федерации, неправомерным является использование третьими лицами не только тождественного, но и сходного фирменного наименования.

Нормы вступившей в действие с 01.01.2008 части четвертой Гражданского кодекса РФ не изменили указанные положения.

С учетом названного, доводы ответчика об отсутствии тождественности наименований предприятий ЗАО "Строительная фирма "Метако" и ООО "Проектно-строительная компания "Метако" подлежат отклонению.

Само по себе использование ответчиком в наименовании "Метако" сокращения словосочетания "металлические конструкции", как одного из видов деятельности, не исключает действия приведенных выше положений 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации и не может служить основанием к отказу в удовлетворении заявленных исковых требований.

Как следует из толкования, приведенного в постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 28.07.2011 N 2133/11 по делу N А45-6990/2010, истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение. Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений.

Такая вероятность смешения установлена судом первой инстанции с учетом осуществления истцом и ответчиком тождественных видов деятельности по производству строительных работ и строительных металлических конструкций на территории города Уфа Республики Башкортостан.

Довода апеллянта о необоснованности выводов суда первой инстанции в части использования в фирменном наименовании принадлежащего истцу товарного знака также подлежат отклонению.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак относится к средствам индивидуализации, охраняемым законом.

Распоряжение исключительным правом осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 1233 Гражданского кодекса РФ.

В силу пунктов 1, 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы судебной коллегией не установлено оснований, исключающих защиту прав истца на товарный знак, приоритет которого установлен до осуществления государственной регистрации ответчика в качестве юридического лица (12.03.2007 и 02.12.2011 соответственно), с учетом приведенных выше выводов относительно возможности смешения в отношении предприятий и их деятельности.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком, суд первой инстанции обоснованно руководствовался Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32

По смыслу пункта 14.4.2.2 указанных Правил в рассматриваемом случае объектом сравнения являются принадлежащий истцу товарный знак со словесным обозначением "МЕТАКО" и используемое ответчиком в фирменном наименовании обозначение " Метако".

Из проведенного судебной коллегией сравнения обозначений следует, что используемое ответчиком словесное обозначение тождественно словесному товарному знаку истца, поскольку обнаруживает звуковое сходство по всем признакам, предусмотренным пунктом 14.4.2.2 (а) Правил, имеет графическое сходство по признакам, предусмотренным пунктом 14.4.2.2(б), как то: общее впечатление, алфавит, буквами которого написано слово (русский), использование печатного шрифта, а также смысловое сходство по пункту 14.4.2.2(в) Правил в части заложенных понятий. Имеющиеся различия в выполнении словесного элемента товарного знака заглавными буквами и использования ответчиком обозначения выполненного обычным шрифтом вывода о графическом сходстве не исключают.

Использование для обозначения товарного знака дополнительных элементов, не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, при полном воспроизведении обозначения тождественного товарному знаку истца "МЕТАКО".

В принадлежащем истцу товарном знаке словесный элемент "МЕТАКО" занимает доминирующее положение и является индивидуализирующим. Именно на этот элемент падает логическое ударение, определяющее его самостоятельное значение. Признание названного элемента доминирующим связано с тем, что другой элемент "быстровозводимые здания", не является охраняемым (л.д. 13 оборот). Использованное изображение стилизованной буквы М самостоятельной смысловой нагрузки применительно к знаку обслуживания не несет.

Таким образом, заявленные ЗАО "Строительная фирма "Метако" к ООО "Проектно-строительная компания "Метако" требования об обязании прекратить незаконное использование в фирменном наименовании сходного до степени смешения с товарным знаком истца обозначения "Метако" обоснованно удовлетворены судом первой инстанции.

Ссылки апеллянта на подведомственность настоящего спора Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции подлежат отклонению.

В соответствии с Информацией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2013 Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции подсудны (в числе иных) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.

Рассмотренный Арбитражным судом Республики Башкортостан, исходя из вышеназванного предмета требований, не связан с оспариванием нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в области правовой охраны на средства индивидуализации юридических лиц.

Оснований для привлечения к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, решением которой предоставлена правовая охрана принадлежащему истцу товарному знаку, судебной коллегией не установлено.

В силу пункта 4 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта и рассмотрения дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции является принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.

Таких оснований в рассматриваемом случае по отношению к Федеральной службе по интеллектуальной собственности не установлено.

Более того, статья 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации носит диспозитивный характер, привлечение третьего лица является правом суда, а не обязанностью. То обстоятельство, что суд по той или иной причине не воспользовался своим правом, не может служить безусловным основанием к отмене такого судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции не подлежит отмене, а апелляционная жалоба - удовлетворению.

Судебные расходы распределяются между лицами, участвующими в деле, в соответствии с правилами, установленными статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и в связи с оставлением апелляционной жалобы без удовлетворения подлежат отнесению на ее подателя.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 25.09.2013 по делу N А07-10845/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Метако" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам (105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1) в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

И.Ю. Соколова

Судьи

Г.Н. Богдановская Л.В. Пивоварова