Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 апреля 2014 г. по делу N СИП-43/2013 Суд удовлетворил заявленные требования и признал недействительным решение Роспатента, поскольку вывод о том, что один из признаков независимого пункта полезной модели патента присущ противопоставленной установке, мотивирован ссылкой на техническое описание, исключенное из числа доказательств по делу

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 апреля 2014 г. по делу N СИП-43/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 8 апреля 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 10 апреля 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Снегур А.А., Рассомагина Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рязанцевой Р.М., рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению закрытого акционерного общества "Ультракрафт" (ул. Наседкина, 27-36, г. Череповец, Вологодская область, 162609, ОГРН 1123528009681) о признании недействительным решения Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская набережная, дом 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 26.04.2013, третьи лица: общество с ограниченной ответственностью "Компания "Нординкрафт" (ул. Годовикова, 12, г. Череповец, Вологодская область, ОГРН 1023501238485, 162626); федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" (Бережковская набережная, дом 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1027739154343),

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Морская О.Г., по доверенности от 30.08.2013, Осипова И.В., по доверенности N 5 от 16.01.2013, Косовская И.М., Садовский П.А., Демина М.О., по доверенности от 08.07.2013,

от заинтересованного лица: Сенчихин М.С., по доверенности N 01/25-537/41 от 10.09.2013,

от ООО "Компания "Нординкрафт": Станковский В.М., Шалихов Д.А., по доверенности от 20.08.2013, Пашин В.В., по доверенности от 28.03.2014,

от ФГБУ "ФИПС": Сенчихин М.С., по доверенности N 41-179-12 от 05.03.2014, установил:

закрытое акционерное общество "Ультракрафт" (далее ЗАО "Ультракрафт") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.04.2013. 

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Компания "Нординкрафт" (далее - ООО "Компания "Нординкрафт"), федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности". 

Представители заявителя в судебное заседание явились, требования поддержали по мотивам, изложенным в заявлении и письменных пояснениях. 

Представитель заинтересованного лица в суд явился, против удовлетворения заявленных требований возражал по мотивам, изложенным в представленном суду письменном отзыве и пояснениях. 

Представители третьих лиц возражали против удовлетворения заявленных требований. 

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 117184 на полезную модель "Установка неразрушающего контроля труб с калибровкой дефектоскопического оборудования" (далее - патент) был выдан по заявке N 2011142624/28 с приоритетом от 21.10.2011, установленным по дате её подачи, на имя ООО "Ультракрафт" (28.01.2013 Роспатентом был зарегистрирован переход исключительного права на полезную модель к заявителю) со следующей формулой:

"1. Установка неразрушающего контроля труб с калибровкой дефектоскопического оборудования, содержащая рольганг, выполненный в виде роликов продольного перемещения трубы и поворотных роликов, направляющую, несущую установленный с возможностью вертикального перемещения измерительный модуль с одним или несколькими дефектоскопическими преобразователями, приводы преобразователей, систему автоматики, состоящую из набора датчиков и программируемого контроллера, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит опору, размещенную в зоне контроля по оси рольганга на некотором расстоянии от конца трубы, на которой расположен контрольный образец с искусственными дефектами для калибровки дефектоскопического оборудования, а в программируемый контроллер системы автоматики дополнительно введен программный комплекс, подающий управляющий сигнал на поочередный подъем дефектоскопических преобразователей с конца трубы в момент окончания контроля и последующей посадкой преобразователей на контрольный образец для обнаружения искусственных дефектов, при этом поворотные ролики установлены с возможностью подъема, направляющая выполнена в виде рельсового пути, а материал, диаметр и толщина стенки контрольного образца идентичны соответствующим параметрам контролируемой трубы. 

2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что при контроле тела трубы контрольный образец выполнен в виде отрезка трубы, а дополнительная опора выполнена в виде подъемно-поворотных роликов, обеспечивающих частоту вращения контрольного образца соответствующей частоте вращения трубы. 

3. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что при контроле продольного сварного шва трубы контрольный образец выполнен в виде темплета, а дополнительная опора - в виде калибровочного стола с возможностью регулировки его по высоте". 

ООО "Компания "Нординкрафт" 21.11.2012 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи патента по основаниям несоответствия полезной модели условию патентоспособности "новизна". 

По результатам рассмотрения возражения палатой по патентным спорам Роспатента было установлено, что представленные ООО "Компания "Нординкрафт" документы, в частности, договор поставки N 446 от 30.11.2006, приложение N 2 к нему, товарная накладная N 49 от 02.08.2007, платёжные поручения N 222 от 14.08.2007, N 763 от 26.08.2008, N 310 от 26.06.2008, акт результатов гарантийных испытаний установки ультразвукового контроля труб автоматизированная "Волга-16-002" N 007, 008, сертификат RU.С.27.003.А N 27666 от 27.04.2007, в их совокупности подтверждают факт реализации установки ультразвукового контроля труб автоматизированная "Волга-16-002" N 007 до даты приоритета полезной модели по патенту. 

Решением Роспатента от 26.04.2013 патент был признан недействительным полностью в связи с тем, что в возражении ООО "Компании "Нординкрафт" содержатся доводы, подтверждающие известность из уровня техники средства, которому присущи все приведённые в независимом пункте формулы полезной модели по патенту существенные признаки, включая характеристику назначения. 

Не согласившись с указанным решением Роспатента заявитель обжаловал его в Суд по интеллектуальным правам. 

В ходе судебного разбирательства 10.12.2013 по заявлению заявителя о фальсификации представленного ООО "Компания "Нординкрафт" технического описания и руководства по эксплуатации системы автоматики "Установка ультразвукового контроля автоматизированная "Волга 16-002" установка N 007, утверждённого 11.05.2007 (копия которого была представлена в Роспатент при подачи возражений по номером 9 (далее - [9]), в соответствии со статьёй 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации было исключено из числа доказательств по делу. 

Также по ходатайству ООО "Компания "Нординкрафт" судом была назначена патентно-техническую экспертиза, которая была поручена эксперту некоммерческого партнёрства "Межрегиональный институт независимых судебных экспертиз" Сулимовой Елене Борисовне. 

Перед экспертом были поставлены следующие вопросы:

- Какие признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 117184 "Установка неразрушающего контроля труб с калибровкой дефектоскопического оборудования" являются существенными, а какие несущественными, с учётом заявленного технического результата?

- Содержались ли на дату 21.10.2011 все существенные признаки полезной модели по патенту N 117184 в Руководстве по эксплуатации системы автоматики и комплекте чертежей "Установки ультразвукового контроля автоматизированная "Волга 16-002" Установка N 007, изготовленной ООО "Компания "Нординкрафт" в 2007 году?

Для проведения экспертизы на депозит суда поступили денежные средства: от заявителя в размер 30 000 рублей (платёжное поручение N 217 от 05.12.2013), от ООО "Компания "Нординкрафт" в размере 150 000 рублей (платёжное поручение N 93 от 22.01.2014). 

По результатам проведения экспертизы судом получено заключение эксперта от 03.03.2014, в котором содержатся ответы на поставленные судом вопросы:

Ответ на вопрос 1. С учётом заявленного технического результата, сформулированного в описании к патенту N 117184 на полезную модель "Установка неразрушающего контроля труб с калибровкой дефектоскопического оборудования" все признаки, включённые в формулу, кроме признака "направляющая выполнена в виде рельсового пути", являются существенными.

Ответ на вопрос 2. На дату 21.10.2011 все существенные признаки полезной модели по патенту N 117184 в Руководстве по эксплуатации "Установки ультразвукового контроля автоматизированная "Волга 16-002" Установка N 007, Руководстве по эксплуатации РЭ.4276-380-10553510-07. г. Череповец, 2007 г." и комплекте чертежей, изготовленных ООО "Компания "Нординкрафт" в 2007 году - не содержались. 

В ходе судебного разбирательства по делу от ООО "Компания "Нординкрафт" поступило ходатайство о назначении повторной судебной экспертизы, так как возникли сомнения в обоснованности заключения эксперта. 

Судебная коллегия рассмотрела заявленное ходатайство и отказала в его удовлетворении, поскольку согласно пункту 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторная экспертиза назначается в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов. Имеющееся в материалах дела заключение эксперта у суда сомнений не вызывает, в выводах эксперта противоречия отсутствуют. 

Рассмотрев и изучив материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив представленные ими доказательства, суд полагает, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Для признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц необходимо наличие одновременно двух условий: несоответствие их закону или иному нормативному правовому акту и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (статья 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемых решений заявителем не оспариваются, установлены статьёй 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218. 

С учётом даты приоритета полезной модели (21.10.2011) и даты подачи возражений (21.11.2012) правовая база для проверки патентоспособности запатентованной полезной модели включает ГК РФ, Административный регламент исполнения Роспатентом государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 326 (далее - Административный регламент) и Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утверждённые Приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный N 4520 (далее - Правила ППС). 

Как следует из заявления, решение Роспатента от 26.04.2013 оспаривается, в том числе, по процессуальным основаниям. 

По мнению заявителя, при вынесении оспариваемого решения Роспатентом был нарушен пункт 2.5 Правил ППС в связи с принятием палатой по патентным спорам дополнительных материалов (технического описания и руководства по эксплуатации системы автоматики "Установка ультразвукового контроля автоматизированная "Волга 16-002" установка N007, утверждённое 11 мая 2007 года [9]), которые не могли быть приняты во внимание при рассмотрении возражения. 

Коллегия судей соглашается с указанным выводом заявителя по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 2.5 ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны. В случае представления дополнительных материалов к возражению, предусмотренному пунктами 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9 и 1.14 ППС, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведённые в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными ППС.

С учётом исключения указанного выше доказательства и нарушением пункта 2.5 Правил ППС (приведены отсутствующие в возражении источники информации) суд считает, данное нарушение привело к вынесению незаконного решения. 

В силу требований статей 64, 65, 68, части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учётом того, что выводы, изложенные в решение Роспатента, в том числе, сделаны на основании технического описания и руководство по эксплуатации системы автоматики "Установка ультразвукового контроля автоматизированная "Волга 16-002" установка N 007, утверждённое 11.05.2007 [9], исключённого из числа доказательств по делу, Роспатент не вправе ссылаться на обстоятельства в обоснование своей правовой позиции по делу. 

С учётом вышеизложенных установленных судом обстоятельств вывод заявителя о том, что Установке ультразвукового контроля автоматизированная "Волга 16-002" Установка N 007 присуще не все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 117184 суд считает обоснованным в силу следующего. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. 

Согласно пункту 2 этой же статьи полезная модель является новой, если совокупность её существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 ГК РФ, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. 

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Административного регламента полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведённое в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. 

Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учётом положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Административного регламента. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщённого признака существенным. 

В оспариваемом решении Роспатентом был сделан вывод о том, что один из признаков независимого пункта полезной модели патента, а именно "в программируемый контроллер системы автоматики дополнительно введен программный комплекс, подающий управляющий сигнал на поочередный подъем дефектоскопических преобразователей с конца трубы в момент окончания контроля и последующей посадкой преобразователей на контрольный образец для обнаружения искусственных дефектов" присущ противопоставленной установке "Волга-16-002" N007 и мотивирован ссылкой на описание алгоритма работы установки (лист 28 пунктов технического описания [9] и стр. 94 пункта 2.2.3.7.4 руководства по эксплуатации). Однако как установлено судом техническое описание [9] исключено из числа доказательств по делу, а пункт 2.2.3.7.4 руководства по эксплуатации описывает процесс калибровки систем контроля по СОП (стандартному образцу предприятия) в автоматическом режиме и не содержит сведений о программных комплексах и функциях контроллера системы автоматики, поэтому данный вывод Роспатента является необоснованным. 

С учётом установленных обстоятельств дела, выводов содержащихся в заключении эксперта от 03.03.2014, оценив в совокупности все доказательства по делу в соответствии с требованиями статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает что вывод, содержащийся в оспариваемом решении Роспатента о том, что противопоставленной установке "Волга-16-002" N 007 присущи все приведённые в независимом пункте формы полезной модели по патенту существенные признаки, не соответствует действительности, тем самым техническое решение заявителя обладает всеми признаками необходимыми для предоставления ему правовой охраны и регистрации в качестве полезной модели. 

При таких обстоятельствах суд считает, что решение Роспатента от 26.04.2013 не соответствуют пункту 2.5 Правил ППС, статьи 1351 ГК РФ, а также нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя в сфере экономической деятельности, создавая препятствия в её осуществлении. 

Требования заявителя являются обоснованными и подлежат удовлетворению. 

В соответствии со статьёй 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в резолютивной части решения по делу об оспаривании решений государственных органов наряду с указанием на признание оспариваемого акта недействительным, должно быть указано об обязанности устранить допущенное нарушение прав и законных интересов заявителя, в данном случае восстановлении действия патента. 

Согласно части 2 статьи 109 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации денежные суммы, причитающиеся экспертам и свидетелям, выплачиваются с депозитного счета арбитражного суда. 

По определению суда от 24.03.2014 денежные средства в размере 65 000 рублей, составляющие стоимость услуг эксперта (счёт N 1 от 04.03.2014) были выплачены с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам, за счёт денежных средств ООО "Компания "Нординкрафт", как заявившего ходатайство о проведении экспертизы. Оставшиеся денежные средства, внесённые на депозит суда заявителем и ООО "Компания "Нординкрафт" подлежат возврату. 

Расходы по оплате госпошлины распределяются в соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как указано в пункте 5 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 117 от 13.03.2007, в случае, если судебный акт принят не в пользу государственного органа, то расходы заявителя подлежат возмещению этим органом. 

Заявитель уплатил в бюджет госпошлину в размере 2 000 рублей, поэтому расходы в сумме 2 000 рублей должны быть компенсированы ему заинтересованным лицом. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявленные требования закрытого акционерного общества "Ультракрафт" удовлетворить. 

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.04.2013 как несоответствующее статье 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Восстановить действие патента Российской Федерации на полезную модель N 117184. 

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу закрытого акционерного общества "Ультракрафт" 2 000 (Две тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Возвратить закрытому акционерному обществу "Ультракрафт" с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Компания "Нординкрафт" с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам 85 000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

А.А. Снегур