Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 мая 2014 г. N С01-333/2014 по делу N А40-3785/2011 Суд отменил ранее принятое по делу постановление в части взыскания компенсации и распределения судебных расходов и направил дело в указанной части на новое рассмотрение, поскольку суд апелляционной инстанции при определении размера компенсации не учел, что решением суда по другому делу в пользу истца уже была взыскана компенсация за нарушение его исключительных прав на спорный товарный знак

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 мая 2014 г. N С01-333/2014 по делу N А40-3785/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 21 мая 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 мая 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Рогожин С.П., Снегур А.А.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" (Ленинградское ш., д. 71Г, Москва, 125445, ОГРН 1027700272148)

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2014 (судьи Левченко Н.И., Верстова М.Е., Лаврецкая Н.В.), по делу N А40-3785/2011

по иску общества с ограниченной ответственностью "ЕвроИмп" (ул. Садовая, д. 3, г. Одинцово, Московская обл., 143002, ОГРН 1045006469276)

к обществу с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри",

с участием третьего лица: Arma Leder B.V. / Арма Ледер Б.В. (Stevinstraat 7 C, 1171XW Badhoevedorp, Netherlands)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака;

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Минеев В.В. по доверенности от 19.09.2013, Киндеева А.М. по доверенности от 14.01.2014;

от ответчика: Суворов К.А. по доверенности от 03.03.2014 N 312/14/д,

от третьего лица: извещено, представителя в судебное заседание не направило, установил:

общество с ограниченной ответственностью "ЕвроИмп" (далее - общество "ЕвроИмп") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" (далее - общество "МЕТРО Кэш энд Керри") с требованием о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "BERGLAND" по свидетельству N 321953 в размере 30 215 915 рублей 60 копеек (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.05.2011 иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взыскана 300 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака "BERGLAND"; в удовлетворении остальной части иска отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2011 решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении искового требования отказано. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 09.11.2011 (с учетом определения об исправлении опечаток (описок) от 25.11.2011) постановление суда апелляционной инстанции от 11.08.2011 оставил без изменения. 

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.06.2012 N 498/12 решение Арбитражного суда города Москвы от 24.06.2010, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 09.11.2011 отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного решения следует читать как "от 24.05.2011"

Решением арбитражного суда первой инстанции от 11.12.2012 с общества "МЕТРО Кэш энд Керри" взыскано в пользу общества "ЕвроИмп" 30 215 915 рублей 60 копеек компенсации за незаконное использование товарного знака "BERGLAND", а также 48 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины. С общества "МЕТРО Кэш энд Керри" взыскано в доход федерального бюджета 126 079 рублей государственной пошлины. 

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2013 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания Arma Leder B.V. / Арма Ледер Б.В. (далее - компания Арма Ледер Б.В.). 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2014 решение суда первой инстанции отменено. С общества "МЕТРО Кэш энд Керри" в пользу общества "ЕвроИмп" взыскано 30 215 915 рублей 60 копеек компенсации за незаконное использование товарного знака "BERGLAND", а также 48 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины; в доход федерального бюджета расходы по государственной пошлине в размере 126 079 рублей. 

Не согласившись с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2014 общество "МЕТРО Кэш энд Керри" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит его отменить и направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. 

По мнению заявителя кассационной жалобы, при вынесении обжалуемого постановления, судом нарушены нормы права, предусматривающие необходимость изложения в судебном акте мотивов принятого решения. 

Заявитель кассационной жалобы полагает, что в связи с иным составом лиц, участвующих в деле, судом неправильно была применена часть 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при установлении преюдициального значения для настоящего дела судебного акта по делу N А40-131807/09 относительно установления факта продажи контрафактного товара, маркированного спорным товарным знаком. 

Кроме того, общество "МЕТРО Кэш энд Керри" отмечает, что обстоятельства, в частности, контрафактность товара, установленные в рамках дела N А40-131807/09, не имеют отношения к настоящему спору. 

Заявитель кассационной жалобы полагает, что суд безосновательно взыскал компенсацию с ответчика за предложение к продаже и продажу контрафактных товаров, маркированных спорным товарным знаком, поскольку в деле отсутствуют доказательства совершения ответчиком соответствующих действий. Ответчик не согласен с выводом суда о том, что ГТД N 10122090/220908/0017452 и N 10122090/101008/0019026 подтверждается факт ввоза товара, маркированного только спорным товарным знаком истца, в связи с тем, что по названным декларациям был ввезен товар, маркированный также обозначением "ARMA". 

Общество "МЕТРО Кэш энд Керри" не согласно с выводами суда о проверке таможенным органом декларации и ввозимых товаров, принятии всех мер по таможенному контролю, о том, что ответчик не представил обоснование своих возражений против стоимости контрафактного товара, а также о доказанности размещения спорного товарного знака на всем товаре в связи с отсутствием возражений ответчика, так как данные выводы не основаны на материалах дела. 

Также заявитель кассационной жалобы полагает, что суд неправильно определил размер компенсации, взыскиваемой с ответчика, неправомерно отклонив довод о его солидарной ответственности с третьим лицом. 

Ответчик полагает, что суду следовало рассмотреть вопрос о снижении размера компенсации с ответчика до минимального, поскольку истец отказался от привлечения Арма Ледер Б.В. в качестве соответчика. 

Кроме того, заявитель кассационной жалобы полагает, что судом неправильно применена норма подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации относительно возможности изменения судом суммы компенсации в зависимости от оценки ее соразмерности. 

Также общество "МЕТРО Кэш энд Керри" полагает, что действия истца являются злоупотреблением правом. 

В судебном заседании представитель общества "МЕТРО Кэш энд Керри" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе. 

В судебном заседании и в отзыве на кассационную жалобу истец возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая доводы, изложенные в ней, необоснованными, а обжалуемый судебный акт законным и обоснованным. 

Истец полагает, что решение суда по делу N А40-131807/09 имеет преюдициальное значение для настоящего дела, поскольку им был установлен запрет на любое незаконное использование обществом "МЕТРО Кэш энд Керри" спорного товарного знака. 

Общество "ЕвроИмп" ссылается на постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.06.2012 N 498/12, в котором, по мнению истца, все существенные для настоящего дела обстоятельства получили оценку. 

Истец не согласен с доводом кассационной жалобы о привлечении в качестве соответчика третьего лица, поскольку компания Арма Ледер Б.В. уже была привлечена к ответственности за нарушение исключительных прав истца на спорный товарный знак в рамках другого гражданского дела за другое правонарушение. 

Общество "ЕвроИмп" поддерживает вывод суда о том, что ГТД N 10122090/220908/0017452 и N 10122090/101008/0019026 подтверждается факт ввоза товара, маркированного только спорным товарным знаком истца. 

Истец полагает обоснованным применение судом части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса, поскольку, по мнению истца, ответчик не только не отрицал факт поставки спорного товара на территорию Российской Федерации, но и настаивал на солидарной ответственности с третьим лицом. 

Общество "ЕвроИмп" полагает, что ответчиком не представлено оснований для снижения размера компенсации и такое снижение не предусматривается подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие. Отзыва на кассационную жалобу не представило. 

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, присутствующих в судебном заседании, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права и соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции полагает, что судебный акт подлежит отмене в части взыскания компенсации и распределения судебных расходов, а дело в названой части - направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в силу следующего. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, товарный знак "BERGLAND" по свидетельству Российской Федерации N 321953 с приоритетом от 30.01.2006 зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 02.03.2007 в отношении товаров 25-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков на имя общества "ЕвроИмп". 

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 01.02.2010 по делу N А40-131807/09 обществу "МЕТРО Кэш энд Керри" запрещено совершать действия, нарушающие исключительные права общества "ЕвроИмп" на товарный знак "BERGLAND". Суд обязал общество "МЕТРО Кэш энд Керри" изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактный товар, на котором незаконно размещен этот товарный знак. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в своем постановлении от 26.06.2012 N 498/12 признал преюдициальное значение названного решения для настоящего дела в отношении установления факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, разъяснив, что при новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует предложить истцу уточнить исковое требование о взыскании компенсации, определенной в иностранной валюте, а также необходимо проверить расчет истребуемой суммы компенсации с учетом приведенного в названном постановлении толкования норм материального права. 

При новом рассмотрении истец в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил предмет заявленных требований и просил взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака "BERGLAND" по свидетельству N 321953 в размере 30 215 915 рублей 60 копеек, рассчитанную на основании грузовых таможенных декларации от 10.10.2008 N 10122090/220908/0017452 и от 22.09.2008 N 10122090/101008/0019026, исходя из двукратной стоимости товара. 

Удовлетворяя заявленные требования, суд апелляционной инстанции исходил из следующего. 

Общество "ЕвроИмп" принадлежат исключительные права на товарный знак "BERGLAND" по свидетельству N 321953. 

Ответчик использовал спорный товарный знак для маркировки товаров без наличия на то законных оснований, что установлено преюдициальным судебным актом по делу N А40-131807/09. 

Таким образом, суд признал действия ответчика нарушением исключительных прав истца на спорный товарный знак. 

Установив указанные обстоятельства, учитывая толкование норм материального права, данное в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.06.2012 N 498/12, суд пришел к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика компенсации. При определении размера компенсации, суд апелляционной инстанции исходил из указанных в ГТД количества и стоимости товара, на котором был размещен спорный товарный знак. 

Суд кассационной инстанции соглашается с доводом кассационной жалобы относительно неприменимости части 2 статьи 69 Арбитражного кодекса Российской Федерации в связи с изменением состава лиц, участвующих в деле, после отмены судебных актов судов нижестоящих инстанций Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и направлении дела на новое рассмотрение. 

Вместе с тем, суд полагает необходимым отметить, что установленные в рамках другого дела обстоятельства должны быть учтены при рассмотрении настоящего дела. 

В пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" и в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств", судам указано, что независимо от состава лиц, участвующих в деле, обстоятельства, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, учитывается судом, рассматривающим второе дело. Если суд придет к иным выводам, нежели содержащиеся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен указать соответствующие мотивы. 

В рассматриваемом деле суды пришли к аналогичным выводам, в связи с чем суд кассационной инстанции соглашается с выводом суда апелляционной инстанции о доказанности факта нарушения обществом "МЕТРО Кэш энд Керри" исключительных прав общества "ЕвроИмп" на названный товарный знак. 

Вместе с тем, удовлетворяя исковые требования о взыскании компенсации, суды не учли следующее. 

Согласно пунктам 2 и 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом. 

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление 5/29 от 26.03.2009), следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного, в том числе подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса. 

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

В постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права. 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 02.04.2013 N 16449/12, поскольку пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), то выработанные в упомянутых постановлениях подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса. 

Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием. 

Суд кассационной инстанции отмечает, что правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенная в постановлении от 26.06.2012 N 498/12, претерпела изменения, в связи с чем, суду при вынесении обжалуемого судебного акта следовало руководствоваться толкованием норм материального права, изложенным в выше приведенных правовых позициях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Однако в обжалуемом судебном акте суд не указал мотивы, которыми руководствовался при определении размера подлежащей взысканию компенсации с учетом разъяснений, изложенных в пункте 43.3. постановления 5/29 от 26.03.2009, и приведенных правовых позиций Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции при определении размера компенсации не учел, что решением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-107159/11 с компании Арма Ледер Б.В. за нарушение исключительных прав истца на спорный товарный знак в пользу истца уже была взыскана компенсация в размере 30 215 915 рублей 60 копеек. 

При названных обстоятельствах постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене в части взыскания компенсации и распределения судебных расходов как принятое при неправильном применении норм материального права, а также с нарушением норм процессуального права. 

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, а также учитывая, что решение суда первой инстанции было отменено по безусловному основанию, и суд апелляционной инстанции рассмотрел дело по правилам суда первой инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

При новом рассмотрении суду следует устранить отмеченные недостатки, установить и исследовать все фактические обстоятельства, имеющие значение для установления правильного расчета компенсации и разрешения спора. 

Определением Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2014 по ходатайству общества "МЕТРО Кэш энд Керри" было приостановлено исполнение постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2014 по делу N А40-3785/2011 до принятия Судом по интеллектуальным правам постановления по результатам рассмотрения кассационной жалобы общества "МЕТРО Кэш энд Керри" на указанный судебный акт. 

В целях приостановления исполнения судебного акта, общество "МЕТРО Кэш энд Керри" предоставило обеспечение возмещения истцу возможных убытков (встречное обеспечение) путем внесения на депозитный счет Суда по интеллектуальным правам денежных средств в размере 30 215 915 (тридцать миллионов двести пятнадцать тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 60 копеек по платежному поручению N 13 от 25.02.2014. 

В связи с принятием постановления суда кассационной инстанции и отменой обжалуемого судебного акта и направлением дела на новое рассмотрение, суд полагает необходимым возвратить обществу "МЕТРО Кэш энд Керри" 30 215 915 (тридцать миллионов двести пятнадцать тысяч девятьсот пятнадцать) рублей, перечисленных на депозитный счет Суда по интеллектуальным правам по платежному поручению N 13 от 25.02.2014 в целях предоставления обеспечение возмещения истцу возможных убытков. 

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2014 по делу N А40-3785/2011 отменить в части взыскания компенсации и распределения судебных расходов. 

Направить дело в указанной части на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Отменить приостановление исполнения постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2014, установленное определением Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2014. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" 30 263 915 (Тридцать миллионов двести шестьдесят три тысячи девятьсот пятнадцать) рублей, перечисленных на депозитный счет Суда по интеллектуальным правам по платежному поручению N 13 от 25.02.2014 в качестве встречного обеспечения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е. Ю. Пашкова

Судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Снегур