Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 июня 2014 г. N С01-367/2014 по делу N СИП-309/2013 Суд оставил без изменения решение о частичном удовлетворении заявленного требования, поскольку в деле не имеется доказательств, указывающих на то, что использование спорного товарного знака было невозможным по причинам, не зависящим от правообладателя

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 июня 2014 г. N С01-367/2014 по делу N СИП-309/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 29 мая 2014 года.

В полном объеме постановление изготовлено 2 июня 2014 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Снегура А.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу

дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "РОШЕН" на решение Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2014 (судьи Погадаев Н.Н., Кручинина Н.А., Тарасов Н.Н.) по делу N СИП-309/2013,

по иску дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (ул. Электриков, д. 26/9, Киев, Украина, 04176)

к открытому акционерному обществу "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" (Одоевское ш., 83, г. Тула, 300036, ОГРН 1027100593530)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ПЕВУНЬЯ" по свидетельству Российской Федерации N 186250 в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), открытое акционерное общество "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея" (ул. Ленина, 18, Амурская обл., Благовещенск, 675000, ОГРН 1022800512613).

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца - Ужакин Ю.А., по доверенности от 21.03.2014;

от ответчика - Бостан О.Н., по доверенности от 16.01.2014 N 71 ТО 0588374, Шайхутдинова П.А., по доверенности от 16.01.2014 N 71 ТО 0588375.

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (далее -корпорация, истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением (с учетом принятого судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уточнения предмета исковых требований) к открытому акционерному обществу "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" (далее - общество, ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ПЕВУНЬЯ" по свидетельству Российской Федерации N 186250 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, определением суда от 27.11.2013 привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и открытое акционерное общество "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея" (далее - ОАО "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2014 в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, корпорация обратилась в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на незаконность и необоснованность данного судебного акта, просит его отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание, что судом установлен факт использования товарного знака лишь для индивидуализации конфет, тогда как в отношении остальных товаров 30 класса МКТУ, перечисленных в свидетельстве на товарный знак, доказательств использования товарного знака ответчиком не представлено.

В связи с этим, по мнению истца, правовая охрана спорного товарного знака в отношении части товаров, для индивидуализации которых он не используется, подлежит досрочному прекращению.

Также корпорация не согласна с произведенной судом оценкой представленных ответчиком доказательств использования спорного товарного знака в отношении конфет, полагая, что в контексте исполнения договоров поставки копии товарных накладных и фотографии тары могут подтверждать только то, что слово "ПЕВУНЬЯ" использовано в качестве наименования вида товара.

При этом заявитель кассационной жалобы считает, что доказательства использования спорного товарного знака для целей индивидуализации определенного лица в глазах рядового потребителя не представлены, маркировка товара данным товарным знаком не была произведена.

Ответчиком представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором он, ссылаясь на несостоятельность доводов истца, их противоречие закону и фактическим обстоятельствам дела, просит оставить обжалуемое решение без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

Как полагает общество, представленные в материалы дела образцы упаковки продукции ответчика опровергают довод истца о том, что маркировка товара товарным знаком "ПЕВУНЬЯ" не производится.

С точки зрения ответчика истец намеренно ограничивает понятие "использование товарного знака", приведенное в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому использованием товарного знака признается его размещение и на товаре, и на упаковке, и на документации, сопровождающей товар.

Общество отмечает, что ни в одном стандарте не содержится понятие вида (сорта) конфет "ПЕВУНЬЯ", в связи с чем, вопреки утверждению истца, не имеется оснований считать указанное обозначение наименованием вида товара.

По мнению ответчика, факт производства и продажи им конфет "ПЕВУНЬЯ" исключает возможность для истца зарегистрировать товарный знак, включающий словесное обозначение "ПЕВУНЬЯ", для товаров 30 класса МКТУ, являющихся однородными с товаром "конфеты". Кроме того, он обращает внимание, что истцу еще в 2011 году было отказано в регистрации товарного знака "Ласточка-певунья" по причине сходства до степени смешения с товарными знаками "ЛАСТОЧКА", "ЛАСТОЧКИ", исключительные права на которые принадлежат ОАО "РОТ ФРОНТ".

Третьими лицами отзывы на кассационную жалобу не представлены.

Роспатент направил в адрес суда письмо, в котором сообщает о своей незаинтересованности в исходе спора и просит рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы кассационной жалобы.

Представители ответчика возражали против удовлетворения кассационной жалобы, ссылаясь на законность обжалуемого решения.

Третьи лица, уведомленные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в судебное заседание не направили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, общество является правообладателем словесного товарного знака "ПЕВУНЬЯ" по свидетельству Российской Федерации N 186250 (дата приоритета товарного знака 30.09.1998, дата истечения срока действия исключительного права 30.09.2018), зарегистрированного в отношении товара 29 класса МКТУ "мармелад", товаров 30 класса МКТУ: "кондитерские изделия, крекер, карамель, конфеты, шоколад, пралине, пряники, печенье, булки, галеты, вафли, зефир, восточные сладости" и услуги 35 класса МКТУ "реклама".

Между обществом (лицензиар) и ОАО "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея" (лицензиат) был заключен лицензионный договор N 8 от 27.12.2007 (государственная регистрация N РД0033592 от 07.03.2008) о предоставлении лицензиату неисключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации вышеназванного товарного знака в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в свидетельстве на товарный знак, на срок действия исключительного права.

Ссылаясь на то, что спорный товарный знак не используется правообладателем на протяжении более чем трех лет, а также на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, корпорация обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ; из представленных доказательств следует, что ответчик использует данный товарный знак для маркировки продукции, а именно конфет "ПЕВУНЬЯ"; производимый и реализуемый ответчиком товар однороден иным товарам 30 класса МКТУ; ответчиком реально осуществляется производство товаров, в отношении которых товарному знаку предоставлена правовая охрана.

Исследовав материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей сторон, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для изменения обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. Лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак. Судом первой инстанции правомерно установлено, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ. Данный вывод подтверждается имеющимися в деле доказательствами, свидетельствующими о том, что корпорация является производителем широкого спектра кондитерских изделий. Кроме того, 15.04.2010 корпорация обратилась в Роспатент с заявкой N 2010712285 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения, содержащего словесный элемент "Ласточка-певунья" в отношении товаров 30 класса МКТУ: бисквиты; блины; бриоши; булки; вафли; изделия кондитерские для сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; кулебяки; кушанья мучные; леденцы; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мороженое; мороженое фруктовое; пастилки [кондитерские изделия]; петифуры; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; порошки для мороженого; пралине; пряники; пудинги; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; сэндвичи; тесто миндальное; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад. Решением Роспатента от 16.02.2011 в государственной регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака отказано по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Довод ответчика об отсутствии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака по причине того, что факт производства и продажи им конфет "ПЕВУНЬЯ" исключает возможность для истца зарегистрировать товарный знак, включающий словесное обозначение "ПЕВУНЬЯ", для товаров 30 класса МКТУ, являющихся однородными с товаром "конфеты", подлежит отклонению, поскольку данный довод основан на предположениях о возможных действиях Роспатента при рассмотрении заявки.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (06.11.2013), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, включает промежуток с 05.11.2010 по 05.11.2013 включительно. Оценив представленные ответчиком в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что правообладатель в пределах вышеназванного периода времени использует товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 186250 для маркировки продукции, а именно конфет "ПЕВУНЬЯ".

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что копии товарных накладных и фотографии тары могут подтверждать только то, что слово "ПЕВУНЬЯ" использовано в качестве наименования вида товара, а доказательства использования спорного товарного знака для целей индивидуализации определенного лица в глазах рядового потребителя не представлены, маркировка товара данным товарным знаком не была произведена, подлежит отклонению по следующим основаниям.

Исходя из положений пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, использованием товарного знака для индивидуализации конкретного товара признается не только его размещение непосредственно на самом товаре, но и на упаковке этого товара и на документации, связанной с введением его в гражданский оборот. При этом из имеющихся в деле доказательств очевидно, что словесное обозначение "ПЕВУНЬЯ", зарегистрированное ответчиком в качестве товарного знака, используется им для индивидуализации определенного сорта (а не вида, как утверждает истец) конфет, производимых в соответствии с ГОСТ 4570.

В силу же пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак служит для индивидуализации товара, а не для целей индивидуализации определенного лица в глазах рядового потребителя, как ошибочно полагает заявитель кассационной жалобы.

Вместе с тем довод истца о том, что факт использования товарного знака установлен судом лишь для индивидуализации конфет, тогда как в отношении остальных товаров 30 класса МКТУ, перечисленных в свидетельстве на товарный знак, доказательств использования товарного знака ответчиком не представлено, следует признать обоснованным.

Согласно представленным ответчиком доказательствам им вводится в гражданский оборот широкий ассортимент продукции, относящейся к кондитерским, хлебо-булочным и иным изделиям, среди которых словесным обозначением "ПЕВУНЬЯ" маркированы только конфеты.

Из текста обжалуемого решения усматривается, что суд первой инстанции, принимая во внимание однородность товара, в отношении которого представлены доказательства использования спорного товарного знака, иным товарам 30 класса МКТУ, перечисленным в свидетельстве на этот товарный знак, фактически признал, что спорный товарный знак использован и в отношении этих товаров.

Однако такой подход, основанный на признании факта использования товарного знака в отношении всех однородных товаров, содержащихся в регистрации, противоречит смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован.

Данные нормы российского законодательства корреспондируют с нормами статьи 5C(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статей 15, 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, согласно которым, если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в вышеупомянутом постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Из приведенных норм международного и национального законодательства, их толкования, данного высшими судебными инстанциями, вытекает обязанность правообладателя использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

Доказательств, указывающих на то, что использование спорного товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, не относящихся к конфетам, было невозможным по причинам, не зависящим от правообладателя, в деле не имеется. Со стороны лицензиата (ОАО "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея") доказательств использования спорного товарного знака также не представлено.

С учетом изложенного обжалуемое решение в части отказа в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении таких товаров 30 класса МКТУ как кондитерские изделия, крекер, карамель, шоколад, пралине, пряники, печенья, булки, галеты, вафли, зефир, восточные сладости подлежит изменению как основанное на неправильном применении судом первой инстанции норм материального права (часть 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Принимая во внимание, что судом первой инстанции фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным в силу пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принять по делу новый судебный акт о частичном удовлетворении исковых требований.

Учитывая, что требование истца носит нематериальный характер, судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, в силу абзаца второго части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика в размере 50% от суммы уплаченной государственной пошлины.

В силу части 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации понесенные истцом расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат возмещению за счет ответчика.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2014 по делу N СИП-309/2013 изменить.

Изложить резолютивную часть решения в следующей редакции:

"Исковые требования удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 186250 в отношении товаров 30 класса МКТУ: кондитерские изделия, крекер, карамель, шоколад, пралине, пряники, печенье, булки, галеты, вафли, зефир, восточные сладости.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с открытого акционерного общества "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" (Одоевское ш., 83, г. Тула, 300036, ОГРН 1027100593530) в пользу дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (ул. Электриков, д. 26/9, Киев, Украина, 04176) 2 000 (Две тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.".

Взыскать с открытого акционерного общества "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" (Одоевское ш., 83, г. Тула, 300036, ОГРН 1027100593530) в пользу дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (ул. Электриков, д. 26/9, Киев, Украина, 04176) 2 000 (Две тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума:

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

А.А. Снегур