Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2014 г. по делу N СИП-309/2013 Поскольку фактические обстоятельства дела и приведенные в обоснование иска доказательства свидетельствуют о реальности осуществления ответчиком как правообладателем товарного знака, суд постановил в удовлетворении заявленных требований о прекращении правовой охраны товарного знака отказать

Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2014 г. по делу N СИП-309/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 28 января 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 4 февраля 2014 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 июня 2014 г. N С01-367/2014 по делу N СИП-309/2013 настоящее решение изменено

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Погадаев Н.Н.,

судьи - Кручинина Н.А., Тарасов Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Булановой А.И.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "Рошен" (ул. Электриков, д. 26/9, Киев, Украина, 04176)

к открытому акционерному обществу "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" (Одоевское ш., 83, Тульская обл., Тула, 300036, ОГРН 1027100593530),

третьи лица: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1027739154343);

открытое акционерное общество "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея" (ул. Ленина, 18, Амурская обл., Благовещенск, 675000, ОГРН 1022800512613);

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 186250 "Певунья" в отношении товаров 30 класса МКТУ;

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Ужакин Ю.А. по доверенности N 17/01 от 16.01.2014,

от ответчика: Бостан О.Н. по доверенности N 71-ТО-0588374 от 16.01.2014, Шайхутдинова П.А. по доверенности N 71-ТО-0588375 от 16.01.2014,

от третьих лиц - не явились, извещены, установил:

дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "Рошен" (далее - ДП "Кондитерская корпорация "Рошен") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением (с учетом принятого судом уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) к открытому акционерному обществу "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" (далее - ОАО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна") о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ПЕВУНЬЯ" по свидетельству Российской Федерации N 186250 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак, вследствие его неиспользования. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и открытое акционерное общество "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея" (далее - ОАО "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея"). 

В судебном заседании представитель ДП "Кондитерская корпорация "Рошен" поддержал заявленное требование в полном объеме. 

Представитель ОАО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" против удовлетворения заявленного требования возражал по доводам, изложенным в отзыве.

Роспатент направил в суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не входит в его компетенцию. Заявил ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя. 

Третьи лица надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, своего представителя в суд не направили. Дело рассмотрено в порядке статьями 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела, 14.12.2011 ДП "Кондитерская корпорация "Рошен", в рамках осуществления своей экономической деятельности, обратилось в Роспатент с заявкой N 2010712285 о регистрации словесного товарного знака "Ласточка-певунья" в отношении товаров 30 класса МКТУ (бисквиты; блины; бриоши; булки; вафли; изделия кондитерские для сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; кулебяки; кушанья мучные; леденцы; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мороженое; мороженое фруктовое; пастилки [кондитерские изделия]; петифуры; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; порошки для мороженого; пралине; пряники; пудинги; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; сэндвичи; тесто миндальное; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад).

ДП "Кондитерская корпорация "Рошен", считая себя заинтересованным лицом и полагая, что словесный товарный знак "ПЕВУНЬЯ" не используется правообладателем на протяжении последних трех лет, обратилось в суд с настоящим заявлением. 

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, суд пришел к следующим выводам. 

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

При этом из буквального толкования статьи 1486 ГК РФ не следует, что заинтересованным лицом является только то лицо, чьи права и законные интересы нарушены существующей регистрацией товарного знака. 

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. 

Применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. 

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. 

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 и подтверждена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.03.2013 N 14483/12. 

В качестве правового обоснования своей заинтересованности, обществом представлены: договоры поставки N ROSHEN-10/2012 от 20.08.2012 и N UPI/ROSHEN-06 от 01.12.2011, заключенные между ДП "Кондитерская корпорация "Рошен" и ООО "Рошен" о поставке кондитерских изделий, сырья, упаковочных материалов; документы, подтверждающие реализацию поставляемой продукции счет-фактуры NN 2470 и N 2479 от 01.12.2011 к договору N UPI/ROSHEN-06 от 01.12.2011, декларации таможенной стоимости от 18.06.2013 и от 20.06.2013. 

Учитывая изложенное суд полагает, что ДП "Кондитерская корпорация "Рошен" является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 186250 в отношении товаров 30 класса МКТУ. 

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. 

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Таким образом, правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае недоказанности правообладателем его использования. 

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака исчисляется с 06.11.2010 по 06.11.2013 включительно. 

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. 

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. 

Согласно части 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора. 

Словесный товарный знак "ПЕВУНЬЯ" по заявке N 98715902 с датой приоритета от 30.09.1999 зарегистрирован Роспатентом 21.03.2000 за N 186250 (с датой истечения срока действия исключительного права на товарный знак - 30.09.2018) в отношении товаров 29 класса (мармелад), 30 класса (кондитерские изделия, крекер, карамель, конфеты, шоколад, пралине, пряники, печенья, булки, галеты, вафли, зефир, восточные сладости) и 35 классов (реклама) МКТУ на имя ОАО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна". 

Между ОАО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" (лицензиар) и ОАО "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея" (лицензиат) 07.03.2008 заключен лицензионный договор N РД0033592 от 07.03.2008 о предоставлении лицензиату неисключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации товарного знака "ПЕВУНЬЯ" по свидетельству Российской Федерации N 186250 в отношении товаров 29 класса (мармелад) и 30 класса (кондитерские изделия, крекер, карамель, конфеты, шоколад, пралине, пряники, печенья, булки, галеты, вафли, зефир, восточные сладости) классов МКТУ. 

Ответчиком представлены объяснения и доказательства, которые свидетельствуют об использовании в предпринимательской деятельности товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 186250. 

Из представленных в материалы дела ответчиком доказательств следует, что правообладатель использует товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 186250 для маркировки продукции, а именно: конфет "ПЕВУНЬЯ". Данный факт подтверждается имеющимися в материалах дела фотографиями образцов упаковки, стикерами, размещаемыми на упаковках, а также маркировкой упаковочных коробок, позволяющими идентифицировать правообладателя товарного знака (ОАО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна"). Также в материалы дела представлены: договор поставки кондитерских изделий N 384П от 01.10.2011, заключенный между обществом и ИП Оганесяном А.Ж., товарно-транспортная накладная N 5870 от 17.12.2012; договор поставки кондитерских изделий N 12П от 01.01.2012, заключенный между обществом и ИП Корневой Л.В., товарно-транспортная накладная от 07.12.2012; договор поставки кондитерских изделий N 4П от 09.01.2013, заключенный между обществом и ИП Корневой Л.В., протокол разногласий от 09.01.2013, товарно-транспортная накладная от 30.01.2013; договор поставки кондитерских изделий N 20П от 01.01.2012, заключенный между обществом и ООО "Наша Марка", товарно-транспортная накладная от 07.12.2012; договор поставки кондитерских изделий N 8П от 01.01.2013, заключенный между обществом и ООО "Наша Марка", товарно-транспортные накладные от 07.02.2013, 20.02.2013, 26.02.2013, 28.02.2013; договор поставки кондитерских изделий N 23П от 01.01.2012, заключенный между обществом и ООО ТД "Деметра", товарно-транспортная накладная N 5872 от 17.12.2012; договор поставки кондитерских изделий N 46П от 01.02.2012, заключенный между обществом и ИП Роздуховым М.Е., протокол разногласий N 46П от 01.02.2012, протокол согласования разногласий N 46П от 01.02.2012, дополнительное соглашение к договору от 24.12.2012, товарно-транспортная накладная N 148 от 22.01.2013; договор поставки кондитерских изделий N 50П от 01.03.2012, заключенный между обществом и ООО "Услада", товарно-транспортная накладная N 5874 от 17.12.2012; договор поставки кондитерских изделий N 71П от 01.06.2012, заключенный между обществом и ООО "Шоколад опт", товарно-транспортная накладная N 5889 от 17.12.2012; договор поставки кондитерских изделий N 129П от 11.12.2012, заключенный между обществом и ИП Степановым М.Н., товарно-транспортная накладная от 11.12.2012; сертификат соответствия N 1109219, сроком действия с 14.02.2013 по 13.02.2016, приложение к сертификату и декларация соответствия (том 1, л.д. 126-127). 

Оценив представленные доказательства, с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что ответчик доказал факт использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 186250 в течение трех лет, предшествовавших подаче настоящего иска, а именно с 06.11.2010 по 06.11.2013 включительно, поскольку из вышеперечисленных доказательств следует факт производства и дальнейшей реализации товаров, однородных 30 классу МКТУ и маркированных товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 186250. 

Фактические обстоятельства дела и приведенные в обоснование иска доказательства свидетельствуют о реальности осуществления ответчиком как правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 186250 производства товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленного требования. 

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на истца. 

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении иска отказать. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Тарасов