Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2014 г. N С01-467/2014 по делу N А40-70475/2013 Суд направил на новое рассмотрение дело о признании незаконным решения Роспатента, которым частично прекращена правовая охрана товарного знака, поскольку необходимо провести комплексный анализ сходства оспариваемых товарных знаков, учитывающий не только их визуальное и графическое сходство, но и различительную способность

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2014 г. N С01-467/2014 по делу N А40-70475/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 03 июня 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 04 июня 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Данилов Г.Ю., Химичев В.А., рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ВМПАВТО" на решение Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2013 (судья Чадов А.С.) по делу N А40-70475/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2014 (судьи Цымбаренко И.Б., Пронникова Е.В., Москвина Л.А.) по тому же делу по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Моторесурс" (ул. Сухарная, д. 35, кор. 4, Новосибирск, 630000, ОГРН 1065402053859) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200) от 11.02.2013 N 2010723464 (442438), которым частично прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 442438, при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - общества с ограниченной ответственностью "ВМПАВТО" (ул. Промышленная, д. 40, литера "А", Санкт-Петербург, 198099, ОГРН 1027807581372)

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2014" имеется в виду "постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2014"

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Мурашева А.Г., по доверенности от 07.02.2014; Водянов И.Ю., протокол от 20.04.2014 N 3,

от заинтересованного лица: Кромкина А.Н., по доверенности от 20.12.2013 N 01/25-758/41; Кольцова Т.В., по доверенности от 12.09.2013 N 01/25-544/41,

от третьего лица: Станковский М.В., Шалихов Д.А., по доверенности от 07.06.2013, установил:

общество с ограниченной ответственностью "Моторесурс" (далее - ООО "Моторесурс") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением об оспаривании решения Федеральной службы Российской Федерации по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 11.02.2013 N 2010723464 (442438), которым прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 442438 в отношении товаров 01 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): "добавки химические для масел, добавки химические для моторного топлива, окислители [химические добавки для моторного топлива], составы для охлаждения двигателей транспортных средств", товаров 02 класса МКТУ: "препараты защитно-восстановительные, предотвращающие износ трущихся металлических поверхностей в двигателях и в коробках передач транспортных средств", всех товаров 03, 04 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в свидетельстве. 

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ВМПАВТО" (далее - ООО "ВМПАВТО").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2013, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2014, заявленное требование удовлетворено. 

Не согласившись с указанными судебными актами, ООО "ВМПАВТО" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на неправильное применение норм материального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела. 

По мнению заявителя кассационной жалобы, оценивая сходство до степени смешения используемого ООО "Моторесурс" обозначения и товарного знака ООО "ВМПАВТО", судами не были учтены положения Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждённых приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила) и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утверждённых приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), а также не принята во внимание правовая позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащаяся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13. 

Третье лицо представило отзыв на кассационную жалобу, согласно которому каких-либо новых или не исследованных судами первой и апелляционной инстанции доводов заявитель кассационной жалобы не приводит; доводы, изложенные в кассационной жалобе, не опровергают выводы судов, а выражают лишь несогласие с ними и по существу сводятся к переоценке доказательств, положенных в обоснование содержащихся в обжалуемых судебных актах выводов. 

Кроме того, по мнению ООО "Моторесурс", выводы судов об отсутствии сходства до степени смешения между противопоставляемыми словесными обозначениями соответствуют фактическим обстоятельствам дела и сделаны при правильном применении норм материального права. 

В судебном заседании представитель ООО "ВМПАВТО" поддержал кассационную жалобу. 

Представитель Роспатента указывал на обоснованность доводов кассационной жалобы. 

Представитель третьего лица с доводами кассационной жалобы не согласился, просил суд в её удовлетворении отказать

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, ООО "Моторесурс" является правообладателем товарного знака со словесным элементом "Моторесурс" (свидетельство Российской Федерации N 442438), зарегистрированного Роспатентом 09.08.2011 с приоритетом от 19.07.2010 в отношении товаров 01, 02, 03, 04 и услуг 37 классов МКТУ. 

В образованную при Роспатенте палату по патентным спорам поступило возражение от ООО "ВМПАВТО", как правообладателя серии товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации NN 106969, 106970, 273880, 248887/1, 281325, 281324, 293531, представляющих собой серию комбинированных и словесных товарных знаков, в основу которых положен словесный элемент "РЕСУРС/RESURS", против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 442438. 

Основанием для подачи указанного возражения послужил тот факт, что, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака нарушает требования пунктов 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

В результате рассмотрения указанного возражения Роспатент 11.02.2013 принял решение, в котором согласился с доводами ООО "ВМПАВТО", частично прекратив правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 442438 в отношении товаров 01 класса МКТУ: "добавки химические для масел, добавки химические для моторного топлива, окислители [химические добавки для моторного топлива], составы для охлаждения двигателей транспортных средств", товаров 02 класса МКТУ: "препараты защитно-восстановительные, предотвращающие износ трущихся металлических поверхностей в двигателях и в коробках передач транспортных средств", всех товаров 03, 04 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в свидетельстве. 

Правообладатель, полагая, что данное решение Роспатента не соответствует положениям законодательства, нарушает его права и законные интересы, обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании его недействительным. 

Суды первой и апелляционной инстанции, удовлетворяя требования пришли к выводу об отсутствии в сравниваемых товарных знаках фонетического, графического и семантического сходства, поскольку, по мнению судов, они имеют различное смысловое значение, которое обусловлено тем, что словесный элемент "Моторесурс" представляет собой единую неделимую единицу языка и поэтому не может быть разделён на составные части при анализе сходства. 

Судами также отмечено, что использованное в товарном знаке словосочетание "Мотресурс" не раскрывает связь с производителем и не содержит в своём составе сведений о производителе, которые могли бы в силу положения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ ввести в заблуждение потребителя. 

Учитывая данные обстоятельства, суды обеих инстанций пришли к выводу о наличии оснований для признания решения Роспатента от 11.02.2013 N 2010723464 (442438) недействительным. 

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзывов на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей сторон и третьего лица, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в силу следующего. 

В соответствии со статьёй 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным. 

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". 

С учётом даты приоритета (19.07.2010) товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает ГК РФ, Правила, Методические рекомендации, Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные Приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации), Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198. 

В силу подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. 

Согласно пункту 2.1 Рекомендаций товарный знак и знак обслуживания должен обладать способностью отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. 

По результатам судебного разбирательства суд согласился с доводами заявителя о том, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 442438 не противоречит пунктам 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ. 

При вынесении решения суд первой инстанции руководствовался тем, что словесный элемент "Моторесурс" представляет собой единую неделимую единицу языка и поэтому не может быть разделён на составные части при анализе сходства. Деление словесного обозначения на слабый элемент "мото" и сильный - "ресурс" в данном случае приемлемым не является. Сравниваемые товарные знаки по общему впечатлению не представляются сходными. Графическое и словесное изображения, содержащиеся в спорном товарном знаке, не формируют у потребителя впечатление их сходности с какими-либо иными обозначениями, в связи с чем судом не усматривается сходства спорного товарного знака с иными товарными знаками, содержащие словесный элемент "РЕСУРС/RESURS". 

В то же время суд апелляционной инстанции указал, что слово "моторесурс" является составным и содержит два корня, которые соотносятся с двумя разными понятиями - "моторный" ("моторизированный") и "ресурс". Последнее же слово содержит только одни корень. 

Пунктом 4.2.1.3 Методических рекомендаций установлено, что в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов. 

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

В силу подпункта 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. 

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. 

В пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утверждённого информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, отмечено, что вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя. 

При этом оценивая правильность сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства, судам следует учитывать правовые позиции, сформулированные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего восприятия), а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений, закреплённой статьёй 10 ГК РФ. 

В соответствии с абзацем 5 § 3 Методических рекомендаций обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. 

В данном случае имеется полное вхождение словесного элемента противопоставленных товарных знаков "РЕСУРС" в оспариваемый товарный знак, которое прямо относится пунктом 14.4.2.2(1) Правил к признакам фонетического сходства и может свидетельствовать о наличии достаточного основания для признания данных товарных знаков сходными до степени смешения в целом. 

Графическое сходство сравниваемых товарных знаков, определяемое в соответствии с пунктом 14.4.2.2(2) Правил, обусловлено общим зрительным впечатлением, возникающим за счёт сходства доминирующих словесных элементов "РЕСУРС". 

По мнению суда кассационной инстанции, надлежащая правовая оценка тому обстоятельству, что анализ на сходство проводился не применительно к конкретному товару, в отношении которого зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, а к абстрактным лексическим единицам русского языка, судом первой инстанции не дана. 

Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Согласно правовой позиции, содержащейся в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. 

При рассмотрении данного дела суду следовало установить, является ли добавленная часть "МОТО" уточняющим или характеризующим слово "РЕСУРС" в конкретном случае, применительно к заявленным товарам, определить как сильные, так и слабые элементы словесного обозначения "МОТОРЕСУРС". 

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06, угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг. 

Судами не был проведён комплексный анализ сходства товарных знаков, учитывающий не только их визуальное и графическое сходство, но и различительную способность, а также не исследован вопрос о сходстве (однородности) товаров, предлагаемых под спорными товарными знаками. 

Товарные знаки третьего лица в отношении однородной продукции обладают существенной различительной способностью. На усиление различительной способности влияет наличие у ООО "ВМПАВТО" серии знаков со словесным элементом "РЕСУРС", а также длительность использования этих знаков на товарном рынке России. 

Кроме того, как ранее отмечалось, для отказа в государственной регистрации товарного знака в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ, необходимо также установить однородность товаров у конкурирующих товарных знаков. 

При этом, при установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. 

Кассационная инстанция полагает, что из обжалуемых судебных актов не усматривается, что при рассмотрении настоящего дела суды правильно применили положения пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ, нормы материального права, регламентирующие порядок установления сходства и тождества товарных знаков, обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, приняли во внимание разъяснения, изложенные в вышеназванных постановлениях. 

Согласно части 1, 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права.

Учитывая несоответствие выводов судов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела, в связи неполным выяснением судами обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильное применение норм материального права, обжалуемые судебные акты подлежат отмене, дело - направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела, суду надлежит исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, установить наличие или отсутствие оснований для признания ненормативного правого акта недействительным. 

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2013 по делу N А40-70475/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2014 по тому же делу отменить, дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Г.Ю. Данилов

Судья

В.А. Химичев