Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2014 г. по делу N СИП-210/2013 Суд удовлетворил заявление и признал недействительным решения Роспатента в части отказа в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку Роспатент при рассмотрении возражения не дал оценку всем обстоятельствам дела, всем доводам лиц, участвующих в деле, и не обеспечил условия для полного и объективного рассмотрения дела

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2014 г. по делу N СИП-210/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения оглашена 03 июня 2014 года

Решение в полном объеме изготовлено 10 июня 2014 года

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 октября 2014 г. N С01-882/2014 по делу N СИП-210/2013 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

Председательствующего: Васильевой Т.В.

Судей Погадаева Н.Н., Тарасова Н.Н.

При ведении протокола секретарем Божьевой Д.Д.

Рассмотрел в судебном заседании

дело по заявлению компании "Ягуар Лэнд Ровер Лимитед" (Jaguar Land Rover Limited) (Эбби роуд, Уитли, Ковентри CV3 4LF, Великобритания (Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, England)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

третье лицо: Петров А.С. (г. Москва),

о признании недействительным решения Роспатента от 14.06.2013 N 2011712834 (465058).

В судебном заседании приняли участие:

от заявителя: Ароникова М.А. (дов. от 19.11.2013) Табастаева Ю.Г. (дов. от 19.11.2013), Ярных Ю.А. (дов. от 19.11.2013)

от ответчика: Русаков И.А.(дов. от 21.10.2013), Слепенков А.С. (дов. от 03.10.2013)

от 3-его лица - Зайцев Е.В. (дов. от 29.04.2014), Петров А.С. (паспорт).

Суд по интеллектуальным правам установил:

Компания "Ягуар Лэнд Ровер Лимитед" (Jaguar Land Rover Limited) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.06.2013 N 2011712834 (465058).

К участию в деле в качестве 3-го лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Петров А.С.

От компании "Ягуар Лэнд Ровер Лимитед" поступило ходатайство об изменении предмета иска (заявления), в соответствии с которым заявитель просит: признать недействительным решение Роспатента от 14.06.2013 N 2011712834 (465058) в части отказа в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 465058 в отношении следующих товаров и услуг Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): 12 класс - велосипеды, в том числе трехколесные; 28 - игрушки с подвижными частями или передвижные, в том числе детские трехколесные велосипеды [игрушки]; 35 - реклама, менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту - экспорту, агентства по коммерческой информации, агентства рекламные, аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров, информация деловая, информация и советы коммерческим потребителям; консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по вопросам штата сотрудников, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, консультации профессиональные в области бизнеса, макетирование рекламы, обновление рекламных материалов, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, оценка коммерческой деятельности, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи, продвижение товаров [для третьих лиц], прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов, радиореклама, распространение рекламных материалов, редактирование рекламных текстов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, сведения о деловых операциях, коммерческое управление лицензиями на товары и услуги для третьих лиц, управление процессами обработки заказов на покупки, услуги снабженческие для третьих лиц, услуги субподрядчика управление.

Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено, вынесено протокольное определение.

В судебном заседании заявитель требования поддержал с учетом их уточнения. В обоснование своей правовой позиции ссылался на то, что он является правообладателем словесных товарных знаков "JAGUAR RACING" по свидетельству Российской Федерации N 239337 (дата приоритета - 24.01.2000, дата регистрации - 27.02.2003, в отношении ряда товаров 28 класса МКТУ) и "JAGUAR SELECTED" по свидетельству Российской Федерации N 433117 (дата приоритета - 10.12.2008, дата регистрации - 23.03.2011, в отношении ряда товаров и услуг 12 и 35 класса МКТУ). Заявитель полагает, что оспариваемым решением от 14.06.2013, вынесенным по результатам рассмотрения его возражения против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом "FUNNY JAGUAR" по свидетельству Российской Федерации N465058 (дата приоритета - 26.04.2011, дата регистрации - 25.06.2012, в отношении ряда товаров и услуг 12, 28 и 35 классов МКТУ), Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) нарушены требования подпункта 1 пункта 3, подпункта 2 пункта 6, пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. N 32 (далее - Правила ТЗ).

Роспатент возражал против удовлетворения требований, представил отзыв, согласно которому полагал, что оспариваемое решение от 14.06.2013 соответствует нормам подлежащего применению законодательства.

3-е лицо поддержало правовую позицию Роспатента, полагает, что требования не подлежат удовлетворению.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом "FUNNY JAGUAR" по заявке N 20117128343 с приоритетом от 26.04.2011 была произведена в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.06.2012 за N 465058 на имя индивидуального предпринимателя Петрова А.С. для ряда товаров и услуг 12, 28, 35 классов МКТУ.

Полагая, что регистрация указанного товарного знака произведена с нарушением пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 ГК РФ, компания "Ягуар Лэнд Ровер Лимитед" обратилась в палату по патентным спорам Роспатента с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 465058. Обосновывая доводы возражения, заявитель указывал, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 465058 является сходным до степени смешения с товарными знаками "JAGUAR RACING" по свидетельству Российской Федерации N 239337 и "JAGUAR SELECTED" по свидетельству Российской Федерации N 433117, права на которые принадлежат заявителю. Кроме того, заявитель ссылался на то, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а также является схожим до степени смешения с фирменным наименованием заявителя.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент вынес решение от 14.06.2013, которым отказал в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом "FUNNY JAGUAR" по свидетельству Российской Федерации N 465058.

Проверяя доводы о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент исходил из того, что, несмотря на наличие в товарных знаках общего фонетически и семантически тождественного элемента "JAGUAR", сравниваемые обозначения не являются в целом сходными ввиду наличия словесных элементов "FUNNY", "SELECTED" и "RACING". За счет наличия этих дополнительных словесных элементов Роспатент пришел к выводу, что знаки существенным образом отличаются по длительности звучания, составу гласных и согласных звуков, что свидетельствует об отсутствии их сходства по фонетическому признаку. Наличие указанных дополнительных элементов в знаках и исполнение их различными шрифтами, а также использование в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента позволило Роспатенту сделать вывод об отсутствии сходства по графическому и семантическому признакам. Анализ однородности товаров не проводился со ссылкой на то, что отсутствует сходство сравниваемых обозначений.

Проверяя доводы заявителя о несоответствии регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 465058 пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент пришел к выводу, что с материалами возражения не представлено сведений, которые могли бы свидетельствовать о дате регистрации лица, подавшего возражение.

В отношении довода заявителя о несоответствии предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 465058 подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в оспариваемом решении указано, что в распоряжение коллегии палаты по патентным спорам не были представлены документы, которые могли бы свидетельствовать о введении потребителя в заблуждение.

Согласно пункту 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно статье 13 ГК РФ с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта или решения, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным, является, одновременно, как его несоответствие закону или иному нормативно-правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан или юридических лиц, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Как следствие, требование о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, может быть удовлетворено судом при одновременном наличии двух обстоятельств: оспариваемые решение и действия (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, а также нарушают права и законные интересы заявителя.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной, или с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил ТЗ, а также в соответствии с пунктом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым. Кроме того, в соответствии с пунктом 4.2.1.4. Методических рекомендаций N 197 иногда сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемой путем присоединения к нему различных формантов или неохраняемых обозначений. Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций N 197 при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как разъяснено в пункте 3 Методических рекомендаций N 197, сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

В соответствии с пунктом 1 указанных Методических рекомендаций они направлены на обеспечение реализации положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся права на товарный знак и права на знак обслуживания.

Рекомендации разработаны для экспертов и специалистов Роспатента и подведомственных ему организаций с целью их применения при экспертизе обозначения, заявленного на государственную регистрацию в качестве товарного знака, при рассмотрении возражения на решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в государственной регистрации товарного знака, а также при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку.

В оспариваемом решении отсутствуют выводы относительно того, по каким причинам из анализа сравниваемых товарных знаков фактически был исключен доминирующий сильный словесный элемент "JAGUAR", и внимание смещено на слабые словесные элементы, присутствующие во всех трех товарных знаках.

В нарушение вышеприведенных положений Правил ТЗ и Методических рекомендаций N 197 при рассмотрении возражения компании Ягуар Лэнд Ровер Лимитед" оценка сходства сравниваемых обозначений была дана без связи с вопросами об однородности товаров и услуг, для которых предоставлена правовая охрана товарным знакам заявителя и 3-го лица. Суд отмечает также, что в оспариваемом решении Роспатента имеются необоснованные и противоречивые выводы об отсутствии однородности деятельности заявителя и товаров "автомобиль", "велосипед", "транспортные средства". Оценка по вопросу об однородности услуг 35 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку 3-го лица по свидетельству Российской Федерации N 465058 и товарному знаку заявителя по свидетельству Российской Федерации N 433117, а также видов деятельности заявителя как юридического лица, отсутствует полностью.

Проверяя доводы заявителя о возможности введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя судом была назначена экспертиза. Согласно заключению экспертизы 27% опрошенных, что составляет 37% среди тех, кто дал содержательный ответ на вопрос, а не отказался отвечать, считают, что тестируемые товарные знаки принадлежат одному производителю.

Представленная в судебном заседании 3-им лицом рецензия на заключение вышеуказанной судебной экспертизы не порочит ее выводы, представляет собой субъективное мнение автора и не является достоверным доказательством, так как выполнена по заказу 3-го лица, в связи с чем судом не принимается во внимание.

Вопросы о сходстве оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием заявителя и о вероятности введения потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя фактически остались нерассмотренными коллегией палаты по патентным спорам.

Между тем, в материалах настоящего дела имеются доказательства как в отношении истории фирменного наименования заявителя и видов его деятельности, так и в отношении вопроса о вероятности введения потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, которые не были предметом исследования коллегии.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 52 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений (действий) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

Пунктом 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Роспатента N 56 от 22.04.2003, предусмотрена обязанность палаты по патентным спорам обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются. Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

Суд считает, что Роспатент при рассмотрении возражения не дал оценку всем обстоятельствам дела, всем доводам лиц, участвующих в деле, вышеизложенные допущенные нарушения имеют существенный характер. Таким образом, Роспатент не обеспечил условия для полного и объективного рассмотрения дела.

С учетом изложенного решение Роспатента от 14.06.2013 N 2011712834 (465058), принятое по результатам рассмотрения возражения компании "Ягуар Лэнд Ровер Лимитед" от 19.02.2013, не соответствует пунктам 3, 6, 8 статьи 1483 ГК РФ, пунктам 14.4.2, 14.4.3 Правил ТЗ, пункту 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Роспатента N 56 от 22.04.2003, а также пунктам 1, 3, 4.2.1.4, 6.3.2 Методических рекомендаций N 197, и нарушает права и законные интересы компании "Ягуар Лэнд Ровер Лимитед" в сфере предпринимательской деятельности.

В рамках устранения допущенного нарушения суд считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение компании "Ягуар Лэнд Ровер Лимитед", послужившее основанием для принятия оспоренного в суде решения, с учетом решения суда.

Поскольку при рассмотрении настоящего дела установлен факт нарушения административной процедуры при рассмотрении возражения, и Роспатент обязан повторно рассмотреть возражение с учетом выявленных судом обстоятельств и представленных лицами, участвующими в деле, доказательств, оценка доводам заявителя относительно наличия или отсутствия в действиях третьего лица - Петрова А.С. - признаков недобросовестной конкуренции судом не дается. В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по делу относятся на Роспатент. Излишне оплаченная государственная пошлина в размере 2000 руб. подлежит возврату компании "Ягуар Лэнд Ровер Лимитед" из федерального бюджета на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации. С учетом изложенного, на основании статьи 13, пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктов 14.4.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. N 32, пункта 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Роспатента N 56 от 22.04.2003, и руководствуясь статьями 4, 65, 71, 75, 110, 176, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

признать недействительным как не соответствующее статье 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации решение Роспатента от 14.06.2013 N 2011712834 (465058).

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) повторно рассмотреть возражение компании Ягуар Лэнд Ровер Лимитед (Великобритания) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N465058.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) в пользу компании Ягуар Лэнд Ровер Лимитед (Великобритания) 72000 руб., в том числе 2000 руб. расходов по оплате государственной пошлины и 70000 руб. судебных расходов на оплату экспертизы.

Возвратить компании Ягуар Лэнд Ровер Лимитед (Великобритания) из федерального бюджета 2000 руб. государственной пошлины, излишне оплаченной по чеку-ордеру от 26.09.2013.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Н.Н. Тарасов

Н.Н. Погадаев