Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 июня 2014 г. по делу N СИП-47/2014 Суд отказал в удовлетворении заявленных требований о признании недействительным патента на полезную модель, поскольку полагает обоснованной позицию Роспатента о признании патента на полезную модель недействительным в полном объеме по причине его несоответствия условию патентоспособности "новизна"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 июня 2014 г. по делу N СИП-47/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 11 июня 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 18 июня 2014 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2014 г. N С01-930/2014 по делу N СИП-47/2014 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Васильева Т.В., Тарасов Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гызыевой К.Р.,

рассмотрел заявление Луценко Сергея Филипповича (Москва)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о признании незаконным решения от 21.11.2013 о признании недействительным патента Российской Федерации на полезную модель N 113761. 

В качестве третьего лица к участию в деле привлечено закрытое акционерное общество "ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ" (Б. Очаковская, д. 47А, стр. 1, Москва, 119361). 

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя: Рычагов Ю.В., по доверенности от 22.04.2014, Никитин А.В., по доверенности от 25.02.2014, Рывкин С.А., по доверенности от 22.04.2014;

от Роспатента: Сенчихин М. С., по доверенности от 10.09.2013;

от третьего лица: Шашлов В.А., по доверенности от 10.12.2013, Кирика Н.В., по доверенности от 18.02.2014. 

Суд по интеллектуальным правам

установил:

Луценко Сергей Филиппович (далее - Луценко С.Ф., заявитель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 21.11.2013 по заявке N 2011137477/03 (113761), которым удовлетворено возражение против выдачи патента и патент Российской Федерации на полезную модель N 113761 признан недействительным полностью. 

Определением суда от 29.01.2014 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество "ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ" (далее - ЗАО "ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ", третье лицо). 

В судебном заседании представители заявителя требования поддержали, считают оспариваемое решение Роспатента незаконным и подлежащим отмене. Ссылались на необоснованность сделанного Роспатентом вывода об отсутствии новизны оспариваемой полезной модели, наличие ошибок в выводах коллегии палаты по патентным спорам в части признания несущественными отличительных признаков независимого пункта формулы полезной модели. 

Представитель Роспатента в судебном заседании возражал против удовлетворения заявления, обосновывая законность оспариваемого решения тем, что отличительные признаки независимого пункта формулы оспариваемой полезной модели не являются существенными, поскольку не обеспечивают достижение заявленного технического результата, в то время как вся совокупность существенных признаков этой полезной модели известна из уровня техники, а именно - из противопоставленного патента Российской Федерации N 62628. 

Представитель третьего лица в судебном заседании поддержал правовую позицию Роспатента, возражал против заявленного требования по основаниям, изложенным в отзыве. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд считает требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, Федеральной службой по интеллектуальной собственности на имя Луценко С.Ф. был выдан патент Российской Федерации N 113761 на полезную модель "Опалубка перекрытий TEHNO-CUP" с приоритетом от 12.09.2011, с формулой, содержащей независимый пункт 1 и зависимый от него пункт 2, в следующей редакции:

"1. Опалубка перекрытий, включающая горизонтальные элементы, на концах которых и перпендикулярно их оси выполнены наконечники в виде клиньев для зажима в узлах крепления горизонтальных элементов к вертикальным, состоящих из закрепленных на вертикальных элементах неподвижных узловых элементов, выполненных из стали, внутренняя поверхность которых описывается уравнением поверхности тела вращения, и расположенных над ними ответных элементов узлов крепления, внутренняя поверхность которых описывается уравнением поверхности тела вращения, выполненных с возможностью перемещения вдоль вертикальных элементов, опорные и соединительные элементы, балки и опалубочный щит, при этом вертикальные элементы стыкуются между собой по вертикали при помощи соединительных элементов по принципу "труба в трубу", отличающаяся тем, что подвижный верхний элемент узла крепления горизонтальных элементов к вертикальным выполнен из ковкой стали повышенной прочности, а наконечники горизонтальных элементов в виде клиньев выполнены из листовой стали штамповкой с ребрами жесткости. 

2. Опалубка перекрытий по п. 1, отличающаяся тем, что трубчатый соединительный элемент выполнен с упорным буртиком". 

В образованную при Роспатенте палату по патентным спорам 04.06.2013 поступило возражение ЗАО "ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ" против выдачи вышеназванного патента, которое было мотивировано несоответствием полезной модели условию патентоспособности "новизна". 

Обосновывая указанный факт, ЗАО "ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ" сослалось на наличие патента Российской Федерации N 62628 на полезную модель "Опалубка перекрытий PSK-CUP", имеющего более раннюю дату приоритета (29.12.2006), чем оспариваемый патент. 

По мнению ЗАО "ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ", отличительная часть формулы оспариваемой полезной модели содержит признаки, не являющиеся существенными, в то время как совокупность существенных признаков, содержащихся в ограничительной части, известна из формулы полезной модели по противопоставленному патенту Российской Федерации N 62628, выданному на его имя и имеющему более ранний приоритет. 

По результатам рассмотрения палатой по патентным спорам возражения ЗАО "ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ" решением Роспатента от 21.11.2013 оно было удовлетворено, патент Российской Федерации N 113761 на полезную модель "Опалубка перекрытий TEHNO-CUP" был признан недействительным полностью. 

Не согласившись с указанным решением Роспатента, Луценко С.Ф. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об отмене этого решения и восстановлении действия патента Российской Федерации N 113761.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"). 

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров. 

С учетом даты подачи заявки на выдачу оспариваемого патента (12.09.2011), а также возражения против выдачи патента (04.06.2013), при рассмотрении настоящего дела подлежат применению часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 326 (далее - Регламент), Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56). 

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ полезной модели предоставляется охрана, если она является новой и промышленно применимой. 

Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. 

Согласно подпункту 2.2 пункта 9.4 Регламента полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. 

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. В случае, если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9.8 Регламента формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата. 

Согласно подпункту 4 пункта 9.8 Регламента формула полезной модели должна быть ясной. Признаки полезной модели должны быть выражены в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8.1.3 Регламента пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога. При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и отличительную части после изложения ограничительной части вводится словосочетание "отличающийся тем, что", непосредственно после которого излагается отличительная часть. 

Сторонами по делу не оспаривается, что из противопоставленного патента Российской Федерации N 62628 известны все признаки ограничительной части независимого пункта формулы оспариваемой полезной модели. Что касается отличительных признаков независимого пункта формулы оспариваемой полезной модели, коллегия палаты по патентным спорам обоснованно не признала их существенными, определяющими новизну данной полезной модели, в связи со следующим. 

Отличие технического решения по оспариваемому патенту Российской Федерации N 113761 от технического решения по противопоставленному патенту Российской Федерации N 62628 состоит в том, что верхний элемент узла крепления выполнен из ковкой стали повышенной прочности, а не из ковкого чугуна, а также в том, что клиновидные наконечники горизонтальных элементов выполнены из листовой стали штамповкой с ребрами жесткости. 

Технический результат по патенту Российской Федерации N 113761, заявленный в описании к этому патенту, состоит в повышении надежности узла крепления вертикальных и горизонтальных элементов конструкции. Отсюда следует, что технический результат сформулирован не в отношении опалубки перекрытий в целом, а в отношении лишь одного из ее узлов, а именно узла крепления горизонтальных элементов к вертикальным. 

В упомянутом описании полезной модели по патенту Российской Федерации N 113761 указано, что каждый из узлов крепления состоит из двух элементов - верхнего подвижного и нижнего неподвижного. При этом наконечники не упоминаются при описании узла крепления. Таким образом, клиновидные наконечники горизонтальных элементов не являются частью узла крепления. 

В заявлении о признании недействительным решения Роспатента указывается, что узел крепления вертикальных и горизонтальных элементов конструкции необходимо отличать от узла крепления горизонтальных элементов к вертикальным. По мнению заявителя, узел крепления горизонтальных и вертикальных элементов конструкции не может существовать без наконечников, в связи с чем содержащийся в описании к оспариваемому патенту технический результат относится одновременно к трем деталям: наконечнику, подвижному и неподвижному элементам. 

Суд по интеллектуальным правам полагает, что данная позиция заявителя не основана на описании, формуле оспариваемой полезной модели, в которых узел крепления, как указано выше, состоит лишь из подвижного и неподвижного элементов. Наконечники при этом к числу этих элементов не относятся, а устанавливаются в узлах при монтаже. 

Основываясь на том, что клиновидные наконечники горизонтальных элементов опалубки не относятся к узлу крепления, в отношении которого заявлен технический результат, а также на том, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о наличии причинно-следственной связи между признаками, характеризующими материал и метод изготовления клиновидных наконечников горизонтальных элементов, которые не являются элементами узла крепления, а также между признаками, характеризующими у клиновидных наконечников ребер жесткости и возможностью повышения надежности нижнего неподвижного элемента и ответного ему верхнего подвижного элемента, из которых состоит каждый из узлов крепления, Роспатент сделал правильный вывод о несущественности данного признака для достижения указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата. Вывод о несущественности этого отличительного признака и приведенные Роспатентом в оспариваемом решении доводы свидетельствуют о необоснованности ссылок заявителя на то, что данный отличительный признак не рассмотрен в решении. 

Вывод о несущественности другого отличительного признака формулы патента Российской Федерации N 113761 - "верхний элемент узла крепления горизонтальных элементов к вертикальным выполнен из ковкой стали повышенной прочности" был мотивирован Роспатентом тем, что признак "ковкая сталь повышенной прочности" не обеспечивает возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания, а также тем, что технические характеристики прочности и сопротивляемости ударным нагрузкам стальных поковок самой высокой категории прочности уступают характеристикам ковкого чугуна. 

При формулировании данного вывода Роспатент исходил из того, что ни один из источников информации, представленных как Луценко С.Ф., так и ЗАО "ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ", не содержит упоминания о материале "ковкая сталь повышенной прочности". Упоминания о данном материале не содержится и в дополнительных материалах, представленных заявителем в ходе судебного разбирательства. 

Ссылка заявителя на патент Российской Федерации N 2425171, выданный по международной заявке WO 2008/126939, содержащий понятие "ковкая сталь", была обоснованно отклонена Роспатентом, поскольку, с учетом неизвестности данной категории в среде русскоязычных специалистов, наличие ее в патенте, переведенном с иностранного языка, могло быть следствием неточности перевода на русский язык. При этом Роспатентом обращено внимание на то, что в патенте Российской Федерации N 2425171 отсутствуют сведения о механических свойствах данного материала, выраженного в величинах, позволяющих осуществить сравнение с другими материалами. С учетом того, что в публикации международной заявки WO 2008/126939, по которой был выдан патент N 2425171, приведено название на английском языке - "forging steel", Роспатент, переведя со ссылкой на англо-русский технический словарь данное понятие, сделал вывод о том, что в этом патенте речь идет о составе стали, предназначенной для изготовления поковок. Обоснованность такого понимания исследуемого технического понятия заявителем не опровергнута. 

В этой ситуации, для оценки существенности признака, характеризующего материал, из которого выполнен верхний подвижный элемент узла крепления в патенте Российской Федерации N 113761, коллегия палаты по патентным спорам провела сравнительный анализ показателей ударной прочности поковок из стали повышенной прочности и изделий из ковкого чугуна, примененного в техническом решении по противопоставленному патенту Российской Федерации N 62628. Со ссылкой на Справочник по машиностроительным материалам в четырех томах/под ред. Г.И. Погодина Алексеева. Том 3: Чугун/Ред. Н.Ф. Болховитинов. - М.: Машгиз, 1959, с.295 (далее - Справочник) Роспатент установил, что "ковкий чугун имеет меньшую по сравнению со сталью чувствительность к надрезам и большую величину внутреннего трения; для него характерно также более высокое, чем для стали, отношение предела текучести к пределу прочности при высоких значениях показателей предела прочности, относительно удлинения и ударной вязкости. Все это позволяет получать из ковкого чугуна детали высокой прочности, долговечности и эксплуатационной надежности и в ряде случаев делает его полноценным заменителем стали". 

При этом коллегией палаты по патентным спорам приняты во внимание содержащиеся в ГОСТах и справочных источниках информации показатели ударной вязкости: согласно ГОСТ 8479-70 ударная вязкость стальных поковок самой высокой категории прочности не превышает 6,5 , а ударная вязкость ковкого чугуна может достигать 15 (последний показатель по источнику: Соколов А.А., Соколов А.Н. Литейные сплавы, применяемые в машиностроении. Выпуск 1. - Изд.3-е, перераб. и доп./Под ред. Липницкого А.М. - Л.: Машиностроение, 1980, с. 49) или 20 (согласно Справочнику, с. 295), что значительно выше максимального показателя для стали вообще - как для поковок, так и для проката и литой стали. 

С учетом изложенного, Роспатент пришел к выводу о том, что материал верхнего подвижного элемента узла крепления, примененный в противопоставленном патенте Российской Федерации N 62628, позволяет обеспечить большую ударную вязкость, а следовательно, и надежность узла крепления вертикальных и горизонтальных элементов конструкции, чем "ковкая сталь повышенной прочности" по оспариваемому патенту. 

На этом основании Роспатент пришел к обоснованному выводу о несущественности исследуемого признака полезной модели по патенту N 113761. 

Указанные выше показатели не опровергнуты источниками, представленными заявителем. Ссылки заявителя на справочную информацию с различных интернет-сайтов не могут быть признаны обоснованными, так как отсутствуют сведения об источниках этой информации и ее достоверности. 

Довод заявителя о том, что проведенный Роспатентом сравнительный анализ не корректен, так как не учитывает назначение конкретных марок ковкого чугуна для изготовления конкретной продукции, подлежит отклонению. В формуле полезной модели по оспариваемому патенту конкретная марка стали не указана, в связи с чем сравнение конкретных марок стали и чугуна не может служить подтверждением того, что "любая ковкая сталь повышенной прочности" обладает "лучшей ударной вязкостью, чем любой ковкий чугун". 

Ссылка заявителя на справочную литературу в подтверждение своего довода о более низкой ударной вязкости ковкого чугуна в сравнении с ковкой сталью при отрицательных температурах не может быть принята во внимание, так как в формуле и описании оспариваемой полезной модели отсутствует указание на то, при каких именно температурных режимах используется опалубка, а также не приведены признаки, характеризующие полезную модель в частных случаях или при особых условиях ее использования. 

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 9.7.4.3 Регламента, если полезная модель обеспечивает получение нескольких технических результатов (в том числе в конкретных формах ее выполнения или при особых условиях использования), рекомендуется указать все технические результаты. Приводятся все существенные признаки, характеризующие полезную модель; выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом указывается совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны, и признаки, характеризующие полезную модель лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях ее использования. 

В связи с тем, что при обычных температурных режимах использования оспариваемой полезной модели ударная вязкость ковкого чугуна выше, чем у ковкой стали, то доводы заявителя об обратном противоречат указанным положениям подпункта 1.2 пункта 9.7.4.3 Регламента, так как заявленный технический результат при использовании данной полезной модели должен обеспечиваться во всем диапазоне рабочих температур (например, при температуре минус 50°С или плюс 45°С). 

При составлении формулы и описания к оспариваемому патенту заявитель не воспользовался возможностью, предусмотренной названными выше положениями Регламента. Риск несоответствия избранного содержания формулы и описания к патенту действительному творческому замыслу несет патентообладатель. 

При таких обстоятельствах, Роспатент обоснованно признал патент Российской Федерации N 113761 на полезную модель "Опалубка перекрытий TEHNO-CUP" недействительным в полном объеме по причине его несоответствия условию патентоспособности "новизна". 

В связи с этим, требование Луценко С.Ф. об отмене решения Роспатента от 21.11.2013 и восстановлении действия патента Российской Федерации N 113761 удовлетворению не подлежит. 

Понесенные расходы по уплате государственной пошлины за подачу настоящего заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя. 

Руководствуясь статьями 13, 1351, 1354 ГК РФ, пунктами 9.7.4.3, 9.8, 9.8.1.3 Регламента, статьями 4, 65, 71, 75, 110, 176, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судьи

Т.В. Васильева

Н.Н. Тарасов