Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 июня 2014 г. по делу N СИП-247/2014 Суд досрочно прекратил правовую охрану спорного товарного знака в связи с его неиспользованием, поскольку ответчик не доказал использование спорного товарного знака в трехлетний период, предшествовавший дате подачи иска

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 июня 2014 г. по делу N СИП-247/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 11 июня 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 19 июня 2014 года.

ГАРАНТ:

См. Определение Президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 октября 2015 г. N С01-917/2014 по делу N СИП-247/2014 о мировом соглашении по делу

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Силаев Р.В., Снегур А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Щербаковым К.Д.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление

закрытого акционерного общества "Конде Наст" (ул. Николоямская, 54, Москва, 109004, ОГРН 1027739270052) и Advance Magazine Publishers Inc./Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк. (Four Times Square, New York 10036 USA)

к открытому акционерному обществу "СИНЕРГИЯ КАПИТАЛ" (ул. Победы, д. 26, г. Краснознаменск, Московская обл., 143090, ОГРН 1027739921725)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "GQ ДЖИКЬЮ" по свидетельству Российской Федерации N 386092,

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

при участии в судебном заседании представителей:

от истца (закрытого акционерного общества "Конде Наст" - Гришанова Г.И. по доверенности от 20.09.2013, Лесконог Е.В. по доверенности от 01.02.2013, Фиськина А.Е. по доверенности от 03.06.2013;

от истца (Advance Magazine Publishers Inc./Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк.) - Гришанова Г.И. по доверенности от 16.05.2012,

от ответчика: Захаров Р.А. по доверенности от 18.04.2014, Самыловская Г.С. и Степанова В.В. по доверенности 09.01.2014, Ширяев А.В. по доверенности от 02.06.2014;

от третьего лица: извещено, своего представителя в судебное заседание не направило, установил:

закрытое акционерное общество "Конде Наст" (далее - общество "Конде Наст") и Advance Magazine Publishers Inc./Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк. (далее - компания "Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк.") обратились в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "СИНЕРГИЯ КАПИТАЛ" (далее - общество "СИНЕРГИЯ КАПИТАЛ") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "GQ ДЖИКЬЮ" по свидетельству Российской Федерации N 386092 вследствие его неиспользования в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). 

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

В судебном заседании представители истцов поддержали доводы, изложенные в иске, просили удовлетворить заявленные требования в полном объеме, полагая, что ответчик не подтвердил использование спорного товарного знака в отношении товаров 33-го класса МКТУ в трехлетний период, предшествующий дате подачи искового заявления. 

Представитель общества "СИНЕРГИЯ КАПИТАЛ" возражал против удовлетворения заявленных требований, выступил по доводам, изложенным в отзыве. В ходе выступлений пояснил суду, что общество "СИНЕРГИЯ КАПИТАЛ" не успело начать использовать спорный товарный знак, поскольку было необходимо совершить определенные подготовительные действия для успешного ввода в гражданский оборот продукции, маркированной спорным товарным знаком. Однако, по мнению ответчика, это не является основанием для прекращения правовой охраны товарного знака "GQ ДЖИКЬЮ" по свидетельству Российской Федерации N 386092. 

Ответчик полагает, что у истцов отсутствует законный интерес в прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку ни один из них не является производителем алкогольной продукции, истцы намереваются передавать исключительные права на товарный знак по лицензионным договорам. При этом ответчик отмечает, что подача заявки на регистрацию товарного знака "GQ" сама по себе не может подтверждать заинтересованность истцов в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. 

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя. 

Дело рассмотрено на основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента. 

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей истцов и ответчика, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, общество "СИНЕРГИЯ КАПИТАЛ" является правообладателем товарного знака "GQ ДЖИКЬЮ" (свидетельство Российской Федерации N 386092), зарегистрированного Роспатентом 07.08.2009 с датой приоритета от 27.04.2007 в отношении товаров 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)". 

Истцы, ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 386092 не используется правообладателем на протяжении последних трех лет, обратились в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны. 

Заявление мотивировано тем, что спорный товарный знак является фонетически тождественным названию старейшего мужского журнала "GQ" и серии товарных знаков со словесным элементом "GQ", принадлежащих компании "Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк.", правовая охрана которым предоставлена в отношении различных товаров и услуг на территории Российской Федерации и других стран. 

Приоритетным направлением деятельности общества "Конде Наст", входящего в состав транснационального издательского холдинга "Конде Наст" и использующего на основании лицензионного договора с компанией "Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк." товарные знаки со словесным элементом "GQ" на территории Российской Федерации, является издание периодического журнала "GQ", который зарегистрирован в качестве средства массовой информации 20.01.2010 за номером ПИ N ФС77-38362. 

В названном журнале среди прочего длительное время размещалась реклама товаров 33-го класса МКТУ. 

В настоящее время истцы, по их утверждению, намерены расширить правовую охрану бренда "GQ" в связи с чем, имеют совместный интерес в получении исключительного права на обозначение "GQ" для товаров 33-го класса МКТУ в целях использования его в отношении элитного алкоголя посредством передачи исключительных прав по лицензионным и сублицензионным договорам.

Кроме того, истцы отмечают, что общество "Конде Наст" является администратором домена www.gq.ru, который используется для продвижения бреда "GQ". 

По мнению истцов, товарные знаки серии "GQ" обладают очень высокой различительной способностью, в результате продолжительного интенсивного использования бренда истцами. В связи с этим, по мнению истцов, в сознании потребителей сформировалась устойчивая ассоциативная связь между обозначением "GQ" с истцами и той продукцией, которую они производят. 

Истцы полагают, что использование товарного знака "GQ" в отношении товаров 33-го класса МКТУ иными, чем истцы, лицами приведет к введению потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и размыванию различительной способности обозначения. В подтверждение данных обстоятельств истцами представлены результаты социологического опроса. 

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. 

Применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. 

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. 

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг. 

При установлении однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (услуг). 

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. 

Изложенная правовая позиция выработана в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06 и от 17.09.2013 N 5793/13. 

В подтверждение реального намерения использовать обозначение "GQ" в отношении товаров 33-го класса МКТУ истцы, в том числе, представили соглашение от 01.09.2007 о предоставлении исключительных прав на использование знака обслуживания "GQ BAR" по свидетельству Российской Федерации N 309472 в отношении услуг 43-го класса МКТУ (услуги гостиниц, баров, кафе, ресторанов и ночных клубов; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; кейтеринг (услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом, обслуживание обедов, свадеб и т.п.); услуги коктейльных залов, баров). 

Суд полагает, что услуги 43-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак "GQ BAR" по свидетельству Российской Федерации N 309472, используемый по лицензии, предоставленной компанией Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк., и товары 33-го класса МКТУ могут быть признаны однородными по перечисленным критериям в их совокупности, поскольку услуги истца и товары ответчика относятся к одному роду - реализация алкогольной продукции. Сходными являются их потребительские свойства указанных выше услуг, их функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей, что в совокупности свидетельствует об их однородности. 

Также истцами представлено соглашение от 17.03.2011 с компанией William Grant & Sons Distillers Ltd./Уилльям Гранд & Санз Дистеллерс Лтд. на выпуск в 2011 году лимитированной серии шотландского виски Glenfiddich GQ Limited Edition 12 Y.O.

Образец продукции, изготовленной по названному соглашению, а также ее упаковка, обозревались судом в судебном заседании, в результате чего судом установлено, что на этикетке бутылки виски Glenfiddich содержится обозначение "GQ", что зафиксировано в протоколе судебного заседания от 11.06.2014. 

Из представленных истцами сведений о размещении рекламы алкоголя следует, что в журнале "GQ Россия", на интернет-сайте www.gq.ru размещалась реклама разнообразного алкоголя в период с 2011 года по 2013 год до момента законодательного запрещения рекламы алкоголя. 

В подтверждение осуществления подготовительных действий истцами представлена заявка N 2013712543, поданная в Роспатент, в целях регистрации обозначения "GQ" для товаров 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)". 

По результатам ее рассмотрения Роспатентом 26.05.2014 было вынесено решение о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку "GQ" на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в связи со сходством до степени смешения названного обозначения с товарным знаком "GQ ДЖИКЬЮ" по свидетельству Российской Федерации N 386092. 

Так же суд отмечает, что согласно аналитическому отчету по итогам социологического опроса потребителей, проведенного социологическим факультетом Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в сознании потребителей сложилась устойчивая ассоциативная связь между обществом "Конде Наст" и обозначением "GQ", в связи с чем, респонденты полагали, что производство алкогольной продукции, маркированной соответствующим обозначением происходит с согласия истца, либо намеренно с целью воспользоваться репутацией журнала "GQ". 

Оценив в совокупности представленные доказательства, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу, что истцы являются лицами, имеющими реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, тождественное товарному знаку ответчика (свидетельство Российской Федерации N 386092) в отношении товаров 33-го класса МКТУ. 

Учитывая изложенное суд полагает, что истцы являются заинтересованными лицами в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "GQ ДЖИКЬЮ" по свидетельству Российской Федерации N 386092 в отношении названных товаров. 

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. 

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. 

В пункте 2.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак. 

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (04.04.2014) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 386092, исчисляется с 04.04.2011 по 03.04.2014 включительно. 

Ссылаясь на отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований, общество "СИНЕРГИЯ КАПИТАЛ" указало, что является одной из крупнейших компаний на российском алкогольном рынке. 

Вместе с тем ответчик пояснил, что успешность вывода новых продуктов на рынок обеспечивается определенными усилиями, требующими больших временных и финансовых затрат, в связи с чем, период неиспользования каждой новой марки может превышать трехлетний срок, установленный законом. Необходимость проведения таких подготовительных мероприятий в целях успешного введения в оборот новых продуктов и обусловило, по мнению ответчика, неиспользование спорного товарного знака в указанный период. 

Кроме того, по мнению ответчика, спорный товарный знак не может препятствовать регистрации товарного знака истца, так как соответствующие буквы в спорном товарном знаке являются неохраняемым элементом, поскольку не обладают различительной способностью. 

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Исходя из распределения бремени доказывания, предусмотренного пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ и статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчику надлежало представить доказательства использования спорного товарного знака в отношении товаров 33-го класса МКТУ. 

По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признаются такие действия, которые связаны с непосредственным введением в гражданский оборот товара, маркированного спорным товарным знаком или товарным знаком с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность. 

Вопреки названным положениям в отзыве и судебном заседании 11.06.2014 ответчик пояснил, что не использовал спорный товарный знак, что зафиксировано в протоколе судебного заседания по причине необходимости осуществления подготовительных действий для успешного введения нового товара в гражданский оборот. 

Согласно части 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российско Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Суд полагает, что названные ответчиком причины неиспользования спорного товарного знака не являются обстоятельствами, не зависящими от ответчика, поскольку в данном случае введение товаров, маркированных спорным товарным знаком в гражданский оборот, зависело лишь от субъективной оценки ответчиком условий, способствующих успешному введению товаров в гражданский оборот и соответствующего волеизъявления ответчика. 

Иных объективных обстоятельств, препятствующих использованию спорного товарного знака, ответчиком не заявлено, соответствующих доказательств не представлено. 

Кроме того, из имеющегося в материалах дела уведомления Федеральной антимонопольной службы об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства от 11.02.2014 N АК/4481/14 следует, что причиной отказа послужило отсутствие доказательств использования обществом "СИНЕРГИЯ КАПИТАЛ" товарного знака "GQ ДЖИКЬЮ" по свидетельству Российской Федерации N 386092 при введении в гражданский оборот товаров 33-го класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован. 

Таким образом, в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российско Федерации ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих об использовании спорного товарного знака в период с 04.04.2011 по 03.04.2014 включительно в отношении товаров 33-го класса МКТУ способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ. 

Возражения ответчика сводятся к обоснованию отсутствия заинтересованности истцов в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака. 

При этом довод ответчика о том, что регистрация спорного товарного знака не может препятствовать регистрации обозначения "GQ", заявленного истцами, опровергается предварительным отказом Роспатента от 26.05.2014. 

Таким образом, требования истца о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "GQ ДЖИКЬЮ" по свидетельству Российской Федерации N 386092 в отношении товаров 33-го класса МКТУ вследствие его неиспользования подлежат удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковое заявление закрытого акционерного общества "Конде Наст" и Advance Magazine Publishers Inc. / Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк. удовлетворить. 

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "GQ ДЖИКЬЮ" по свидетельству Российской Федерации N 386092 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков - алкогольные напитки (за исключением пива).

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур