Решение Суда по интеллектуальным правам от 8 июля 2014 г. по делу N СИП-305/2014 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не доказан факт использования спорного товарного знака, а также не представлено доказательств того, что его неиспользование произошло по независящим от него обстоятельствам

Решение Суда по интеллектуальным правам от 8 июля 2014 г. по делу N СИП-305/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 7 июля 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 8 июля 2014 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 ноября 2014 г. N С01-943/2014 по делу N СИП-305/2014 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Подкорытовым Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Меритек" (Боровское шоссе, владение 7, Москва, 119618, ОГРН 5117746021278) к индивидуальному предпринимателю Корьеву Валерию Александровичу (Москва, ОГРН 307770000198172) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "PROSECURITY" по свидетельству Российской Федерации N 391693 в связи с его неиспользованием, третье лицо - Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200);

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Решетова Л.В., Осипова Н.И., по доверенности от 25.05.2014;

от ответчика: Марканов Д.Ю., по доверенности от 12.05.2014;

от третьего лица: не явился, извещён, установил:

общество с ограниченной ответственностью "Меритек" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к индивидуальному предпринимателю Корьеву Валерию Александровичу (далее - предприниматель) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "PROSECURITY" по свидетельству Российской Федерации N 391693 в связи с его неиспользованием с учётом уточнения в отношении части товаров и услуг. 

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая направила в Суд по интеллектуальным правам отзыв, указав в нем, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к её компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может, одновременно заявив ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие своего представителя. 

В судебном заседании суда первой инстанции в порядке, предусмотренном статьёй 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 01.07.2014 был объявлен перерыв до 07.07.2014. После окончания перерыва судебное заседание продолжено. 

Представители общества уточнённые исковые требования поддержали в полном объёме по основаниям, изложенным в иске. 

Представители предпринимателя не согласились с заявленными требованиями, по мотивам, изложенным в отзыве. 

Дело рассмотрено на основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришёл к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, словесный товарный знак "PROSECURITY" по заявке N 2008725483 с приоритетом от 08.08.2008 зарегистрирован Роспатентом 16.10.2009 N 391693 в отношении товаров 06, 07, 09, 12 и услуг 37, 38 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на имя Корьева Валерия Александровича. 

Общество, считая себя заинтересованным лицом и полагая, что указанный товарный знак не используется правообладателем на протяжении последних трёх лет, обратилось в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении части товаров и услуг, а именно:

06 класс МКТУ- скобяные и замочные изделия; заглушки, задвижки; зажимы; зажимы тормозные; замки висячие; замки для транспортных средств; замки, запоры; замки, запоры пружинные; замки, затворы, запоры для коробок, ящиков; запоры дверные задвижные; запоры для контейнеров, сосудов, резервуаров; засовы; защелки; ключи; приспособления для закрывания, открывания дверей; язычки для замков; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам;

07 класс МКТУ - соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); механизмы зубчатые; механизмы подающие; тросы управления машинами или двигателями; тяги соединительные для двигателей; устройства для открывания или закрывания дверей гидравлические [детали машин]; устройства для открывания или закрывания дверей пневматические [детали машин]; устройства блокировочные электромеханические; устройства для управления машинами или двигателями; шарниры универсальные;

09 класс МКТУ - приборы и инструменты для измерения, сигнализации, контроля (проверки), детекторы, запоры электрические, звонки дверные электрические, звонки сигнальные, ограничители электрические, приборы наблюдения, сирены, смарт-карточки, устройства для закрывания дверей электрические, устройства для предотвращения краж электрические, устройства звуковые сигнальные, устройства помехозащитные электрические, устройства сигнальные [охранная сигнализация], устройства считывающие, оборудование для обработки информации, антенны, аппаратура высокочастотная, аппаратура для дистанционного управления, аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая, пульты управления электрические, радиоприборы;

12 - гудки сигнальные; капоты двигателей; коробки передач для наземных транспортных средств; механизмы силовые; приспособления противоугонные для транспортных средств; сигнализации противоугонные; электродвигатели для наземных транспортных средств;

37 - ремонт; установка оборудования. 

Заявление мотивировано тем, что общество является владельцем брендов (DEFENTIME, MERITEC, MEGALOCK), которые давно известны на рынке в области производства товаров по защите и охране транспортных средств, а также по производству их деталей и комплектующих частей. 

Одновременно истец указывает на то, что с целью расширения своей хозяйственной деятельности по производству и реализации продукции на территории Российской Федерации им в Роспатент поданы заявки на серию словесных товарных знаков, в частности заявка N 2012740967 на регистрацию товарного знака со словесным элементом "PROSECURITY" в отношении товаров 06, 07, 09, 12, 20 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Однако Роспатент уведомлением от 20.01.2014 отказал в регистрации обозначения, так как заявленное оно тождественно со спорным товарным знаком, имеющим более ранний приоритет. 

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака". 

Согласно же правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. 

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. 

По смыслу приведенной правовой позиции высшей судебной инстанции, заинтересованность конкретного лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, принадлежащего иному лицу, обусловлена осуществлением им деятельности по производству тех же товаров (работ, услуг), на которые распространяется правовая охрана товарного знака, либо однородных им товаров (работ, услуг), которые могут быть непосредственно и не включены в свидетельство на товарный знак. 

При определении заинтересованности лица в прекращении правовой охраны товарного знака подлежит установлению однородность товаров и услуг, относительно которых содержится требование о прекращении правовой охраны товарного знака и тех товаров и услуг, которые производятся (или имеется фактическое намерение производить) лицом, подавшим такое заявление. 

В качестве правового обоснования своей заинтересованности обществом представлены: устав; выписка из ЕГРЮЛ; распечатки с титульных страниц сайтов (http://meritec.su, http://defentime.ru); инструкция пользователя "профессиональное охранное оборудование"; рекламный журнал; свидетельства Российской Федерации N N 507007, 507008 на словесные товарные знаки "PROHOODLOCK" и "PROHL", зарегистрированные на имя общества; информацию о заявке N m2013 14469, поданную в Патентное ведомство Украины; уведомления Роспатента о поступлении заявки N 2012740967, а также уведомление в отношении данной заявки, из которого действительно следует, что в результате проведения экспертизы словесного обозначения "PROSECURITY", заявленного в отношении ряда товаров 06, 07, 09, 12 и услуг 37, 38 классов МКТУ, выявлено сходство до степени смешения со спорным товарным знаком. 

Оценивая указанные доказательства в их совокупности и во взаимосвязи, суд первой инстанции установил, что общество представляет собой инжиниринговую и производственную компанию, которая образовалась при слияние общества с ограниченной ответственностью "Вэктра" и общества с ограниченной ответственностью "Стартавтоком" в 2011 году, в свою очередь данные компании занимались деятельностью в сфере разработки, производства и внедрения: противоугонных систем для автомобилей (торговая марка MERitec); электромеханических замков капота (торговая марка DefenTime); дверных блокираторов (торговая марка DefenTime); механических блокираторов (торговая марка Megalock). 

Таким образом, учитывая изложенное, методические рекомендации Роспатента по определению однородности товаров и услуг от 31.12.2009 N 198, а также правовые позиции, изложенные в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06, 17.09.2013 N 5793/13, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, полагает, что общество является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 391693 в отношении заявленного ряда товаров 06, 07, 09 класса и части товаров 12 классов МКТУ, перечисленных в регистрации. 

Вместе с тем в отношении ряда товаров 12 (капоты двигателей; коробки передач для наземных транспортных средств; электродвигатели для наземных транспортных средств) и услуг 37 классов МКТУ оспариваемого товарного знака суд считает, что в нарушение положений статей 65, 66, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истец не доказал наличие заинтересованности в отношении таких товаров, так как им не представлены доказательства, подтверждающее реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию. 

Сама по себе подача заявки на регистрации спорного обозначения в отношении указанных товаров и услуг не может являться доказательством такой заинтересованности.

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. 

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьёй 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. 

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В пункте 2.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трёхлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак. 

С учётом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (24.04.2014) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 24.04.2011 по 23.04.2014 включительно. 

В материалы дела предпринимателем представлен обширный перечень доказательств, подтверждающих использование в названный период спорного товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ, а именно: договор поставки товара от 01.02.2001 с приложениями-спецификациями, а также дополнительные соглашения к нему; договор поставки от 01.06.2012 N 2 с приложениями N 1 и N 2; товарные накладные, счета и платёжные поручения, подписанные между обществом с ограниченной ответственностью "Вэктра", истцом и обществом с ограниченной ответственностью "ДЕФЕНгрупп" (далее - ООО "ДЕФЕНгрупп") за 2009-2014 года; устав ООО "ДЕФЕНгрупп"; приказ о приёме на работу Корьева В.А. в ООО "ДЕФЕНгруппп"; договора об организации производства продукции от 22.02.2007 N 2/2007, от 10.01.2010 N 1/2010, от 09.01.2013 N 1/2013, а также платёжные поручения к ним; заявление о регистрации лицензионного договора с отметкой Роспатента; справка об основном виде экономической деятельности ООО "ДЕФЕНгрупп"; информация с сервиса Who Is со сведениями о домене prosecurity.ru; справка закрытого акционерного общества "РСИЦ" о принадлежности ответчику домена prosecurity.ru; распечатка с сервиса Who Is сведений о домене prosc.ru; каталог с выставки автомобильного оборудования 2008; фотографии с выставки автомобильного оборудования 2008; распечатки страниц социальных сетей (http://facebook.com, http://vk.com, http://www.youtube.com/), информация о мобильных приложениях "PROSECURITY" в интернет-магазинах "iTunes" и "Google Play"; товарные накладные и платежные поручения на поставку товаров, произведённых ООО "ДЕФЕНгрупп"; фотографии товаров, коробок и пакетов для продукции, сопутствующих товаров; сертификаты соответствия NN C-RU.AF92.B.33736, C-RU.AF92.B.33737; товарные накладные, платёжные поручений на поставку товаров, маркированных товарным знаком "PROSECURITY"; справка ООО "ДЕФЕНгрупп" о производимых товарах по состоянию на 15.04.2014; распечатки с официального сайта ответчика с адресами центров по установке и ремонту оборудования; сертификата на установку оборудования. 

При оценке доказательств использование товарного знака в отношении товарных позиций оспариваемого товарного знака судом учитывается, что автомобильная сигнализация - это электронное устройство, предназначенное для оповещения о попытке проникновения в автомобиль или о попытке его угона (основной элемент охранного комплекса). Современные сигнализации блокируют отдельные системы автомобиля, осуществляя, таким образом, противоугонные функции, и обладают множеством сервисных функций: управления центральным замком, управление стеклоподъёмниками и т.д. 

Конструктивно автосигнализация обычно состоит из: центрального блока (устанавливается в салоне и подключается к штатной электропроводке автомобиля 12В - для управления охранным комплексом и микропроцессорной обработки сигналов); радиобрелока (пульт для дистанционного управления и настройки центрального блока по радиоканалу); системы датчиков (ударный датчик, микроволновый и ультразвуковой датчик, датчик положения, датчик наклона, датчик разбития стекла, контактные датчики дверей - для регистрации возможного вторжения злоумышленников); сирены (устанавливается под капотом, для звукового оповещения владельца и окружающих о вторжении); светодиода (для индикации состояния и режима работы). 

Также сигнализация может комплектоваться автопейджером - для оповещения владельца о срабатывании сигнализации (дублирует сигнал тревоги на расстоянии) вне зоны видимости, радиус действия - до 2 км. 

Довод истца о том, что договора об организации производства продукции от 22.02.2007 N 2/2007, от 10.01.2010 N 1/2010, от 09.01.2013 N 1/2013 не зарегистрированы в Роспатенте, и не являются доказательствами использования спорного товарного знака под контролем правообладателя, судом отклоняется. 

Государственная регистрация указанных договоров не была произведена, что подтверждается ответчиком в представленном отзыве. Однако пункты 2-3 указанных договоров содержат положения о порядке контроля правообладателя за качеством производимой продукции, что по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ является одним из способов использования товарного знака. Кроме того, Федеральным законом от 23.05.2009 N 98-ФЗ был ратифицирован Сингапурский договор о законах по товарным знакам, нормы которого имеют преимущественное применение перед национальным правом. 

В соответствии со статьей 19 указанного договора, договаривающаяся сторона не может требовать регистрации лицензии в качестве условия для того, чтобы использование знака лицензиатом рассматривалось как использование от имени владельца в ходе процедур, связанных с приобретением, поддержанием в силе и защитой знаков. 

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ и статьи 19 Сингапурского договора для подтверждения правомерного использования товарного знака от имени правообладателя не обязательно заключать лицензионный договор, достаточно того, что правообладатель имеет возможность контролировать использование товарного знака. 

Судом установлено, что единственным учредителем ООО "ДЕФЕНгрупп" является Корьев В.А. 

Учитывая изложенное, а также перечисленные нормативные акты, суд считает, что предпринимателем доказано использование оспариваемого товарного знака под контролем правообладателя в отношении части товаров 06, 07 класса МКТУ и полностью в отношении товаров 09,12 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в регистрации. 

Доказательства использования оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 391693 в отношении товаров 06 класса МКТУ - зажимы тормозные; замки висячие; замки, затворы, запоры для коробок, ящиков; запоры дверные задвижные; запоры для контейнеров, сосудов, резервуаров, а также товаров 07 класса МКТУ - механизмы зубчатые; механизмы подающие; тяги соединительные для двигателей; устройства для открывания или закрывания дверей гидравлические [детали машин]; устройства для открывания или закрывания дверей пневматические [детали машин]; шарниры универсальные в материалах дела отсутствуют. 

Таким образом, ответчик не доказал факт использования товарного знака "PROSECURITY" по свидетельству Российской Федерации N 391693 в спорный период в отношении вышеуказанных товаров 06, 07 классов МКТУ, в связи с чем в этой части исковые требования подлежат удовлетворению. 

В остальной части исковые требования не подлежат удовлетворению. 

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае, если иск удовлетворён частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворённых исковых требований. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 391693 частично в отношении следующих товаров 06 класса МКТУ - зажимы тормозные; замки висячие; замки, затворы, запоры для коробок, ящиков; запоры дверные задвижные; запоры для контейнеров, сосудов, резервуаров;

07 класса МКТУ - механизмы зубчатые; механизмы подающие; тяги соединительные для двигателей; устройства для открывания или закрывания дверей гидравлические [детали машин]; устройства для открывания или закрывания дверей пневматические [детали машин]; шарниры универсальные. 

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Корьева Валерию Александровичу в пользу общества с ограниченной ответственностью "Меритек" 2 000 (Две тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина