Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 июля 2014 г. по делу N СИП-19/2014 Суд отказал в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ввиду наличия в действиях истца признаков недобросовестной конкуренции при продвижении на территории РФ товара, что свидетельствует о стремлении истца недобросовестно извлекать в своей предпринимательской деятельности экономические преимущества, связанные с размещением на производимых им товарах обозначения, используемого длительное время другим лицом в предпринимательской деятельности

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 июля 2014 г. по делу N СИП-19/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 июля 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 18 июля 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Булгаков Д.А., Кручинина Н.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шейко С.И.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью "Слобожанский мыловар" (ул. Свердлова, д. 53, с. Подворки, Дергачевский район, Харьковская область, Украина, 62371, ЕГРПОУ 30357250)

к обществу с ограниченной ответственностью "АЛМАЗ-М" (ул. Вокзальная, д. 53а, г. Одинцово, Одинцовский район, Московская область, 143005, ОГРН 1025004063138)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 324475 в отношении части товаров 03 класса МКТУ.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 123995)

и общество с ограниченной ответственностью "Русская косметика" (ул. Вокзальная, д. 53, г. Одинцово, Одинцовский район, Московская область, 143005, ОГРН 1095032010028).

В судебном заседании принимали участие представители:

от истца - Мороз Н.С., по доверенности от 03.12.2013;

от ответчика - Воеводин Д.Е., по доверенности 10.03.2014, Грядов А.В., по доверенности от 10.03.2014;

от третьих лиц - извещены, представители не явились.

Суд по интеллектуальным правам

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Слобожанский мыловар" (далее - ООО "Слобожанский мыловар", истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "АЛМАЗ-М" (далее - ООО "АЛМАЗ-М", ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 324475 в отношении части товаров 03 класса МКТУ "препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика".

В Суд по интеллектуальным правам 19.04.2014 от истца поступило заявление о частичном отказе от исковых требований, в котором истец просил принять отказ от исковых требований к ответчику в части прекращения правовой охраны товарного знака по названному свидетельству в отношении товаров - "препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; парфюмерные изделия, эфирные масла". Определением от 30.04.2014 частичный отказ истца от иска судом принят в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, производство по делу в данной части прекращено.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определениями суда от 24.02.2014 и от 04.06.2014 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) и общество с ограниченной ответственностью "Русская косметика" (далее - общество "Русская косметика", третье лицо).

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал. В обоснование иска ссылался на то, что ответчиком спорный товарный знак не используется непрерывно на протяжении более трёх лет. При этом истец осуществляет на территории Украины производство мыла, которое через контрагентов истца ввозится на территорию Российской Федерации. При этом истец указал на фактическое использование в своей деятельности сходного с оспариваемым товарным знаком обозначения.

Представители ответчика в судебном заседании возражали против иска, по основаниям, изложенным в отзыве, дополнениях к отзыву, письменных объяснениях, указав на отсутствие у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, злоупотребление правом со стороны истца, а также на то, что товарный знак используется обществом "Русская косметика" на основании договора с ответчиком и под его контролем.

В своем отзыве Роспатент представил сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, касающиеся оспариваемого товарного знака, а также сообщил, что пояснений по существу заявленных требований дать не может.

Представители третьих лиц в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в связи с чем исковое заявление рассмотрено в их отсутствие на основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, ответчик является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 324475, зарегистрированного Роспатентом 13.04.2007 с приоритетом от 14.05.2005 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании товарного знака и полагая, что он не используется правообладателем в отношении испрашиваемых товаров в течение трех лет, предшествующих дате подачи иска, обратился в суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Суд по интеллектуальным правам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлениях Президиума от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены, в том числе, производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

В обоснование заинтересованности в прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец ссылается на то, что является производителем мыла, осуществляет его поставку на территорию Российской Федерации.

В подтверждение довода о заинтересованности истец ссылается на следующие документы:

свидетельство о государственной регистрации товара "мыло туалетное" от 03.03.2011, выданное Главным государственным санитарным врачом по городу Москве. Регистрация осуществлена в качестве косметического средства для ухода за кожей (том 1, л.д. 68);

протокол исследований органолептических и физико-химических показателей от 03.02.2011 N 726 (том 1, л.д. 69), протокол исследований токсикологических и клинико-лабораторных показателей от 04.02.2011 N 726 (том 1, л.д. 70), выданные федеральным государственным учреждением "Государственный научный центр дерматовенерологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи";

экспертное заключение о соответствии продукции санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам от 03.03.2011 (том 1, л.д. 71), выданное федеральным государственным учреждением здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве";

дипломы, выданные истцу по результатам его участия на выставках и в конкурсах (том 1, л.д. 98-107);

каталог продукции истца (том 1, л.д. 109-110);

образец упаковки производимого истцом мыла "Искушение" (том 1, л.д. 112);

контракт N 87/ОС/13 от 04.07.2013 между истцом и обществом с ограниченной ответственностью "Юнитекторг", в соответствии с которым истец, являясь продавцом, обязуется поставлять покупателю мыло (том 1, л.д. 117); счет-фактура к данному договору N 22/07 от 22.07.2013 (том 1, л.д. 121-122).

Кроме того, истцом представлен в материалы дела образец продукции - мыло, в упаковке, содержащей обозначение "Искушение".

Суд не соглашается с доводами ответчика о неоднородности продукции "мыло" товарам, в отношении которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила) для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как отмечено в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13, при установлении однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, с учетом правовой позиции, выработанной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Суд полагает, что товары "препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки" и "косметика" являются однородными товару "мыло" (включая производимое истцом мыло с косметическим эффектом), поскольку имеют схожие потребительские свойства и функциональное назначение, реализуются через розничную сеть, где размещаются на прилавках в непосредственной близости друг от друга или в одном месте продажи; в значительной мере общим является круг потребителей.

Исходя из совокупности всех представленных доказательств и обстоятельств данного дела суд приходит к выводу, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 324475 в отношении испрашиваемых видов товаров.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 13.01.2011 по 12.01.2014.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При этом согласно статье 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В обоснование использования оспариваемого товарного знака ответчик ссылался на то, что общество "Русская косметика", входящее в одну группу лиц с ответчиком, осуществляет производство и реализацию товаров с размещенным на них товарным знаком.

В подтверждение использования оспариваемого товарного знака ответчик представил каталог продукции; сертификаты соответствия N РОСС RUAE 17.В04342, N РОСС RUAE 17.В05821, N РОСС RUAE 17.В05823 и декларации о соответствии N РОСС RUAE 17.Д00607 на продукцию "жидкое мыло "Искушение", "гель для душа "Искушение", "крем для тела "Искушение"; договоры поставки между обществом "Русская косметика" и покупателями; счета-фактуры, накладные на поставку названной продукции обществом "Русская косметика" в адрес покупателей (том 2, л.д. 4-121).

Кроме того, ответчик представил в материалы дела образцы продукции с нанесенным на нее изображением оспариваемого товарного знака - "гель для душа "Искушение", "пена для ванн "Искушение", "жидкое мыло "Искушение", "крем для тела "Искушение".

Из представленных ответчиком доказательств следует, что названная продукция с размещенным на ней оспариваемым товарным знаком производится и вводится в оборот обществом "Русская косметика".

В подтверждение факта осуществления контроля за использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 324475 ответчик представил:

договор простого товарищества от 17.01.2011 N 1-17.01/11 (том 3, л.д. 5-7), заключенный между ответчиком и обществом "Русская косметика", а также приложение N 1 к этому договору (том 3, л.д. 8), в котором содержится перечень товарных знаков, являющихся вкладом ответчика в общее имущество сторон;

письмо общества "Русская косметика" от 02.06.2014 (том 3, л.д. 63) о том, что ответчик осуществляет контроль за качеством производимой продукции, а также участвует в обсуждении вопросов, связанных с производством и поставкой продукции;

письмо главного технолога общества "Русская косметика" Глушко Н.В., из которого следует, что рецептура продукции с размещенным на ней товарным знаком разрабатывается третьим лицом на основании консультаций и под непосредственным контролем специалистов ООО "АЛМАЗ-М", принимающих активное участие во всех технологических этапах производства рецептуры. В данном письме указано, что рецептура продукции направляется на сертификацию или иную процедуру согласования только после одобрения рецептуры специалистами ответчика; ООО "АЛМАЗ-М" осуществляет контроль на всех этапах производства указанной продукции, в том числе операционный контроль, контроль готовой продукции, контроль транспортировки и хранения продукции.

Кроме того, ответчик ссылался на то, что ООО "АЛМАЗ-М" и общество "Русская косметика" относятся к одной группе лиц, поскольку единоличным исполнительным органом ответчика и третьего лица является одно и то же лицо - Свергун Сергей Геннадьевич.

Истец в своих объяснениях ссылается на недостоверность указанного договора простого товарищества, мотивируя свой довод тем, что указанные в приложении к этому договору товарные знаки "АЗБУКА ЧИСТОТЫ" по свидетельству Российской Федерации N 444084 и "КРАСНАЯ ЛИНИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 462209 на момент заключения договора простого товарищества не были зарегистрированы.

Суд при оценке данного договора исходит из того, что на момент рассмотрения настоящего спора он сохраняет силу, в судебном порядке оспорен не был. В судебном заседании 16.07.2014 представителю истца было разъяснено предусмотренное статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации право на обращение в суд с заявлением о фальсификации этого договора, но данным правом истец не воспользовался, о фальсификации не заявил. Также суд учитывает, что указанные истцом товарные знаки к предмету настоящего спора отношения не имеют.

В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Суд, оценив представленные ответчиком доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к выводу о том, что общество "Русская косметика" осуществляет использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 324475 в отношении части товаров 03 класса МКТУ "мыла", "косметика" под контролем правообладателя - ООО "АЛМАЗ-М".

Что касается указанной в свидетельстве Российской Федерации N 324475 товарной позиции "препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки", ответчиком не представлено доказательств использования товарного знака в отношении товаров этой группы. Данное обстоятельство не отрицалось представителями ответчика в судебном заседании.

В то же время суд не усматривает правовых оснований для удовлетворения исковых требований в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В случае несоблюдения данных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В соответствии с пунктом 3 данной статьи Конвенции подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В исковом заявлении и устных пояснениях в судебных заседаниях истец в обоснование заинтересованности ссылался на то, что в Арбитражном суде Курской области по заявлению Курской таможни возбуждено производство по делу N А35-7078/2013 о привлечении одного из контрагентов истца - общества с ограниченной ответственностью "Юнитекторг" к административной ответственности за незаконное использование товарного знака, выразившееся во ввозе на территорию Российской Федерации товара с размещенным на нем товарным знаком истца. Истец указывает, что в случае удовлетворения требований Курской таможни со стороны поставщика контрафактной продукции - общества с ограниченной ответственностью "Химимпекст", осуществившего поставку товара обществу с ограниченной ответственностью "Юнитекторг", могут быть предъявлены требования о возмещении убытков и отказе от договорных отношений.

В то же время, истец не обращался с заявкой в Роспатент на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком.

Таким образом, действительной целью, преследуемой истцом при предъявлении иска, является получение возможности ввоза на территорию Российской Федерации товаров с размещенным на них обозначением, сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, избежание юридической ответственности контрагентов истца и его самого за использование данного товарного знака, а также устранение препятствий к развитию договорных отношений с контрагентами.

В судебных заседаниях суд многократно предлагал сторонам урегулировать спор миром. Представители ответчика в судебном заседании выражали готовность к разрешению спора путем предоставления права использования товарного знака, если от истца, инициировавшего настоящий судебный спор, поступит соответствующее предложение. В то же время представитель истца ссылался на нежелание вести подобные переговоры и нецелесообразность возмездного приобретения права на использование оспариваемого товарного знака. При этом представленные ответчиком доказательства, свидетельствующие об использовании товарного знака обществом "Красная линия", на позицию истца в данном вопросе не повлияли; процессуальные усилия истца были направлены на отрицание факта использования товарного знака обществом "Красная линия" под контролем ООО "АЛМАЗ-М".

В судебных заседаниях представители ответчика ссылались на большой объем выпуска мыла и косметики с обозначением "ИСКУШЕНИЕ", широкую географию поставок товаров на территории Российской Федерации. Так, в письменных пояснениях ответчика от 17.04.2014 (том 2, л.д. 1-2) сообщается о том, что за период с 2005 года по настоящее время было произведено и реализовано более 3 млн. единиц различной продукции, маркированной спорным товарным знаком, в числе которой мыло, косметический гель для душа, крем для тела, пена для ванны, различные подарочные наборы, содержание комбинацию указанной продукции, на сумму более 10 млн. рублей, в том числе в период с 2011 по 2014 годы более 200 тысяч единиц продукции на сумму более 14 млн. рублей. В деле имеются представленные в табличной форме данные о выпуске продукции с 2005 по 2013 годы (том 2, л.д. 4-6). Представленными ответчиком договорами поставки и накладными (том 2, л.д. 35-121) подтверждается поставка продукции с размещенным оспариваемым товарным знаком в города Одинцово, Волгоград, Брянск, Орел, Смоленск, Челябинск, Пятигорск, Красноярск. Учитывая приведенные фактические данные об объеме выпуска и географии поставок продукции, суд учитывает, что оспариваемый товарный знак мог приобрести на территории Российской Федерации определенную известность.

На основании вышеизложенного, исходя из конкретных обстоятельств по настоящему делу суд пришел к выводу о наличии в действиях истца признаков недобросовестной конкуренции при продвижении на территории Российской Федерации товара со словесным обозначением "ИСКУШЕНИЕ", схожим до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, поскольку указанные действия истца могут ввести в заблуждение потребителей относительно товара и его изготовителя на территории Российской Федерации.

Данное обстоятельство свидетельствует о стремлении истца недобросовестно извлекать в своей предпринимательской деятельности экономические преимущества, связанные с размещением на производимых им товарах обозначения, используемого длительное время другим лицом в предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации.

С учетом приведенных обстоятельств суд полагает, что действия истца, направленные на досрочное прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака, характеризуются заведомой недобросовестностью, направлены на причинение вреда ответчику и третьему лицу, в связи с чем суд квалифицирует действия истца как злоупотребление правом.

Исходя из изложенных обстоятельств суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленного требования.

Судебные расходы в виде государственной пошлины подлежат отнесению на истца в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении исковых требований отказать полностью.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.А. Кручинина