Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 июля 2014 г. N С01-494/2014 по делу N А40-119044/2013 Суд оставил без изменения ранее принятые судебные постановления, кассационную жалобу - без удовлетворения, поскольку используемое ответчиком в доменном имени обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками истца, кроме того, доказано недобросовестное использование ответчиком доменного имени в отношении товаров и услуг

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 июля 2014 г. N С01-494/2014 по делу N А40-119044/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 7 июля 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 июля 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Уколов С.М.,

судьи - Данилов Г.Ю., Погадаев Н.Н.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Кнурова Владимира Анатольевича

на решение Арбитражного суда города Москвы от 19.11.2013 (судья Чадов А.С.) по делу N А40-119044/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2014 (судьи Валиев В.Р., Расторгуев Е.Б., Лаптева О.Н.) по тому же делу

по иску корпорации Ксерокс (пер. Огородная Слобода, д. 5, стр. 2, Москва, 101000)

к Кнурову Владимиру Анатольевичу (г. Оренбург) и обществу с ограниченной ответственностью "Регистратор доменов" (Алтуфьевское шоссе, д. 37, к. 1, Москва, 127410, ОГРН 1047796108744)

о защите исключительных прав на товарный знак

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Никонова А.А. по доверенности от 26.09.2013,

от ответчика Кнурова В.А.: Сосов М.А. по доверенности от 21.02.2014,

от ООО "Регистратор доменов" представитель не явился, надлежаще уведомлен; Установил:

корпорация Ксерокс (США) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к Кнурову Владимиру Анатольевичу (далее - Кнуров В.А.) и обществу с ограниченной ответственностью "Регистратор Доменов" (далее - общество "Регистратор Доменов") о запрете использовать обозначение "XEROX" в доменном имени hpxerox.ru в сети Интернет, взыскании компенсации в размере 30 000 рублей и об обязании общества "Регистратор Доменов" аннулировать регистрацию доменного имени.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.11.2013, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2014, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с указанными судебными актами, Кнуров В.А. обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит их отменить, принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права.

Определением от 16.06.2014 удовлетворено ходатайство Кнурова В.А. о восстановлении срока на подачу кассационной жалобы.

В кассационной жалобе заявитель указывает, что администрировал доменное имя не в качестве индивидуального предпринимателя, а как физическое лицо, не вел коммерческую деятельность, не осуществлял рекламу, продажу или иное введение в оборот товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Ответчик полагает, что сам по себе факт использования им в доменном имени, обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, не нарушает его исключительных прав и не может являться основанием для удовлетворения заявленных требований, так как доменное имя не использовалось для индивидуализации товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Также ответчик полагает, что судебные акты приняты о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле - американской корпорации Hewlett-Packard, товарный знак которой также содержится в доменном имени.

В отзыве на кассационную жалобу корпорация Ксерокс просит в удовлетворении кассационной жалобы отказать, считая состоявшиеся по делу судебные акты законными и обоснованными.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы и возражения на нее, изучив материалы дела, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, корпорация Ксерокс является правообладателем товарного знака "XEROX" по международной регистрации свидетельство N 974531 от 30.01.2008, а также по свидетельству Российской Федерации N 38767 от 25.11.1969 в отношении товаров 1, 3, 9, 16 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ): копировальные машины, включенные в 9 класс; проекторы, приборы и инструменты, включенные в 9 класс, для воспроизведения изображений, машины для записи изображений электростатическими способами, фотографические и оптические приборы, части и принадлежности для всех этих товаров и т.д.

В обоснование заявленного иска истец ссылался на то, что ответчик Кнуров В.А., используя словесное обозначение "XEROX" в доменном имени hpxerox.ru, нарушает его исключительные права на товарный знак, в связи с чем корпорация обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском.

Удовлетворяя исковые требования, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами, размер заявленной ко взысканию компенсации является обоснованным и отвечающим принципам разумности и справедливости, требование об аннулировании регистрации домена является специальным способом защиты права и подлежит удовлетворению.

Суд кассационной инстанции полагает выводы судов соответствующими законодательству и материалам дела.

Доводы ответчика, изложенные в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции не может признать обоснованными.

Довод ответчика о том, что он был зарегистрирован в качестве администратора доменного имени как физическое лицо, а не как индивидуальный предприниматель и данный спор неподведомственен арбитражным судам, отклоняется на основании части 1 статьи 247 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей рассмотрение дел арбитражным судом, связанных с участием иностранных организаций в случае, если спор возник из правоотношений, связанных с государственной регистрацией имен и других объектов и оказанием услуг в международной ассоциации информационно-телекоммуникационных сетей "Интернет" на территории Российской Федерации.

Кроме того, вопрос о подведомственности был надлежащим образом разрешен Арбитражным судом города Москвы при принятии иска к производству и не оспаривался ответчиком при рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций.

Доводы ответчика о том, что оспариваемые судебные акты приняты о правах и обязанностях американской корпорации Hewlett-Packard, товарный знак которой также содержится в доменном имени, не привлеченной к участию в деле, не принимаются во внимание и признаются ошибочными.

Оспариваемые решение и постановление не содержат выводов о правах и обязанностях данной компании. Корпорация Hewlett-Packard в рамках этого дела не заявляла о нарушении оспариваемыми судебными актами ее прав и интересов. Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что спорное доменное имя содержит товарные знаки иных корпораций, кроме истца.

Доводы ответчика о том, что суд первой инстанции оценивал сходство до степени смешения с товарными знаками истца не обозначения hpxerox.ru в целом, а отдельных элементов также подлежат отклонению в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любыми не противоречащими закону способами (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Пунктом 2 названной статьи установлено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Учитывая установленные судами фактические обстоятельства, свидетельствующие об использовании ответчиком в доменном имени словесного обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, в отсутствии доказательств заключения истцом и ответчиком лицензионного договора, либо иного разрешения истца на использование ответчиком товарного знака, и руководствуясь статьями 1229, 1484 ГК РФ суды признали, что ответчик незаконно использовал словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца.

На основании пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05 марта 2003 года N 32 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Кроме того, согласно пунктам 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, при определении наличия признаков сходства до степени смешения необходимо руководствоваться указанными Правилами, которые устанавливают, что сходство обозначения с зарегистрированным товарным знаком может определяться по одному из указанных выше признаков (звуковым, графическим или смысловым) с применением правила выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение.

Признание действий физического лица по администрированию доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком, исключительное право на который принадлежат иному лицу, актом недобросовестной конкуренции, соответствует позиции, изложенной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.05.2011 N 18012/10 и от 04.06.2013 N 445/13.

Доводы ответчика о неприменении статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года в редакции 1967 года (далее - Парижская конвенция) подлежат отклонению, в связи со следующим.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 11.11.2008 N 5560/08, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Судами установлено, что в названии домена hpxerox.ru ответчиком использовано словесное обозначение "XEROX", тождественное словесному элементу спорных товарных знаков, принадлежащих истцу.

Суд первой инстанции указал, что при решении вопроса о том, нарушаются ли права истца на товарный знак при использовании ответчиком доменного имени, судом проверяется наличие двух условий: во-первых, наличие сходства до степени смешения доменного имени с товарным знаком, во-вторых, недобросовестное использование доменного имени в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

Таким образом, судом первой инстанции были проверены критерии, установленные параграфом 2 статьи 10 bis Парижской конвенции, результаты данного анализа отражены в мотивировочной части решения.

Судебная коллегия соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций.

Суд кассационной инстанции полагает, что судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении спора правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

Суды пришли к правильному выводу о том, что используемое в доменном имени hpxerox.ru обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками истца, а также установили недобросовестное использование доменного имени в отношении товаров и услуг, что, в свою очередь, является основанием для удовлетворения иска.

Учитывая изложенное, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, которые основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений норм процессуального права, которые в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов в любом случае, не установлено.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными, обоснованными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 19.11.2013 по делу N А40-119044/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2014 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.М. Уколов

Судья

Г.Ю. Данилов

Судья

Н.Н. Погадаев