Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 августа 2014 г. по делу N СИП-614/2014 Суд отказал в удовлетворении требования о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку признал обоснованным вывод Роспатента об отсутствии заинтересованности заявителя в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по мотиву существования регистрации сходного до степени смешения товарного знака, имеющего более ранний приоритет, зарегистрированного для однородных услуг

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 августа 2014 г. по делу N СИП-614/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 27 августа 2014 года

Полный текст решения изготовлен 29 августа 2014 года

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 января 2015 г. N С01-1184/2014 по делу N СИП-614/2014 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Лапшиной И.В., Рогожина С.П. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Перемиловской Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "М2" (ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 39/1, к. А, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, 649000, ОГРН 1062221055830)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о признании недействительным решения Роспатента от 30.05.2014 N 2007707914 (366555) об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 366555,

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Домоцентр" (ул. Мусы Джалиля, д. 21, г. Новосибирск, 630055, ОГРН 1025403649644) и общества с ограниченной ответственностью "Невская строительная компания" (ул. Уточкина, 7, лит. А, пом. 1Н, Санкт-Петербург, 197349, ОГРН 1027807564883),

при участии в судебном заседании представителей:

заявителя (общества с ограниченной ответственностью "М2") - Огнева А.И. по доверенности от 20.06.2014 б/н;

от органа, принявшего оспариваемый акт (Роспатент), - Сычев А.Е. по доверенности от 21.01.2014 N 01/32-21/41, Козача А.С. по доверенности от 14.05.2014 N 01/32-290/41;

третьего лица (общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Домоцентр") - Дегтярева В.И. по доверенности от 09.10.2013 N 204;

третьего лица (общества с ограниченной ответственностью "Невская строительная компания") - не явился, извещено надлежащим образом, установил:

общество с ограниченной ответственностью "М2" (далее - общество "М2") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) о признании недействительным решения от 30.05.2014 N 2007707914 (366555) об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 366555. Кроме того, общество "М2" просило обязать Роспатент повторно рассмотреть возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 366555. 

Определениями Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2014 и от 06.08.2014 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Домоцентр" (далее - компания "Домоцентр") и общество с ограниченной ответственностью "Невская строительная компания" (далее - Невская строительная компания). 

В судебное заседание явились представители заявителя, органа, принявшего оспариваемый акт, и компании "Домоцентр". 

Невская строительная компания в судебное заседание своего представителя не направила, извещена о месте и времени судебного заседания надлежащим образом (расписка представителя в предварительном судебном заседании 06.08.2014). 

До судебного заседания от общества "М2" поступило в суд ходатайство об истребовании у Роспатента документов, отсутствующих, по мнению заявителя, в копии материалов административного дела, представленной в суд. 

В судебном заседании представитель заявителя названное ходатайство не поддержал, настаивал на рассмотрении дела по существу. 

По существу заявленных требований пояснил, что общество "М2" является лицом, заинтересованным в аннулировании товарного знака, являющегося предметом настоящего спора, так как им используется обозначение "ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕМАРКЕТ" при оказании услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). Кроме того третьим лицом (компанией "Домоцентр") к заявителю предъявлено требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака. Одновременно такое же требование предъявлено и владельцем более старшего знака - Невской строительной компанией. При таких обстоятельствах общество "М2" полагает, что дважды несет ответственность за одно и тоже правонарушение. 

Общество "М2" указывает, что регистрация товарного знака "ПРАКТИК" по свидетельству Российской Федерации N 366555 (дата приоритета - 22.03.2007) в отношении услуг 35 класса МКТУ осуществлена с нарушением пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), поскольку в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован товарный знак "ПРАКТИКА" (свидетельство Российской Федерации N 248950) с более ранней датой приоритета - 24.12.2001, использующийся для индивидуализации аналогичный услуг. 

При этом общество "М2" считает необоснованным вывод Роспатента о том, что оно не является лицом, заинтересованным в оспаривании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 366555 по этому основанию. 

Обществом "М2" указывает, что приводило в своих возражениях и иной довод - нарушение при регистрации товарного знака "ПРАКТИК" по свидетельству Российской Федерации N 366555 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, поскольку зарегистрированное обозначение не обладает различительной способностью, однако Роспатент необоснованно отказал в удовлетворении возражений по этому основанию. Заявитель поясняет, что в дополнение к возражению им было представлены распечатки из Единого государственного реестра юридических лиц, из которых усматривалось, что фирменное наименование с включением словесного элемента "Практика" или "Практик" имеется у большого количества юридических лиц (что, по мнению заявителя, свидетельствует об утрате у этого словесного обозначения различительной способности), однако Роспатент названное дополнение не принял к рассмотрению как изменяющее мотивы поданного возражения. 

Заявитель полагает, что представленная им с дополнениями информация необоснованно не принята к рассмотрению, поскольку она подтверждает ранее изложенные подателем возражения мотивы, по которым оспаривалась регистрация товарного знака. Кроме того, данные материалы подтверждают несоответствие регистрации товарного знак положениям пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках. 

Кроме того, заявитель пояснил, что в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации имеется большое количество товарных знаков со словесным элементом "Практика" и "Praktika", регистрация которым представлена для индивидуализации однородных услуг, имеющих более раннюю дату приоритета, чем оспариваемый товарный знак, что дополнительно свидетельствует об утрате этим словесным обозначением различительной способности. 

Представитель Роспатента просил в удовлетворении заявления отказать, считая оспариваемое решение соответствующим закону. По мнению Роспатента лицом, заинтересованным в оспаривании товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках может быть признано только лицо, согласие которого было необходимо получать при регистрации более позднего знака, то есть имеющее товарный знак с более ранним приоритетом. 

Поскольку общество "М2" не является правообладателем тождественного или сходного до степени смешения товарного знака, зарегистрированного для однородных услуг, имеющего более раннюю дату приоритета, чем оспариваемый товарный знак, не использует такой товарный знак на основании исключительной лицензии, оно не может быть признано лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака по этому основанию. 

Кроме того, Роспатент указал, что в отношении услуг 35 класса МКТУ словесное обозначение "Практик" является фантазийным, основания для вывода о том, что такое обозначение не обладает различительной способностью, у Роспатента отсутствовали. 

Относительно возражения общества "М2" о том, что обозначение "Практик" используется в качестве фирменного наименования или его части большим количеством юридических лиц, Роспатент указал, что указанные в дополнении доводы изменяют изначальные мотивы возражения, поскольку могут свидетельствовать об утрате обозначением различительной способности, а не о том, что таковая отсутствует у обозначения самого по себе. 

Однако такой довод (об утрате обозначением различительной способности) в изначально поданных возражениях отсутствовал, а в силу пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме доступных словарно-справочных изданий. Роспатент указал, что утрата товарным знаком различительной способности в результате его использования разными лицами является отдельным основанием для признания товарного знака неохраноспособным, а в дополнении к возражению приведены ссылки на страницы сети Интернет, которые не относятся к категории "общедоступных словарно-справочных изданий". 

При указанных обстоятельствах, по мнению Роспатента, на заседании палаты по патентным спорам обоснованно не рассматривались дополнительные доводы и представленные с дополнением к возражению материалы. 

Представитель компании "Домоцентр" также возражал против удовлетворения заявленных требований, указал, что общество "М2" не является лицом, заинтересованным в оспаривании товарного знака по основаниям несоответствия его регистрации пункту 1 статьи 7 Закона о товарных знаках, поскольку не является правообладателем товарного знака с более ранней датой приоритета, зарегистрированного для однородных услуг и являющегося тождественным или сходным до степени смешения с оспариваемым знаком. 

Представитель компании "Домоцентр" пояснил, что общество "М2" использовало товарный знак "Практик" по свидетельству Российской Федерации N 221545 на основании неисключительной лицензии (зарегистрирован для товаров 16 и 27 классов МКТУ), однако правовая охрана этого товарного знака прекращена 22.06.2010 в связи с тем, что не была продлена правообладателем. 

Компания "Домоцентр" указала, что общество "М2" использовало также на основании неисключительной лицензии товарный знак "ПРАКТИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ" по свидетельству Российской Федерации N 369863, зарегистрированный для товаров 8 класса МКТУ. 

Поскольку заявитель не обладает исключительными правами на тождественный или сходный до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, не является исключительным лицензиатом в отношении такого товарного знака, оно не является лицом, заинтересованным в предъявлении требований об аннулировании регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 366555 по этому основанию. 

По мнению компании "Домоцентр", обращение общества "М2" с возражением в палату по патентным спорам, а также в суд с настоящим заявлением, свидетельствует о недобросовестности названного общества, поскольку его действия преследуют цель дальнейшего использования обозначения, сходного или тождественного с принадлежащим иному лицу товарным знаком. 

Кроме того, компания "Домоцентр" считает, что принадлежащий ему товарный знак обладает различительной способностью и может использоваться для индивидуализации оказываемых им услуг.

При рассмотрении спора судом установлено, что компания "Домоцентр" является правообладателем товарного знака (*) по свидетельству Российской Федерации N 366555 (дата приоритета - 22.03.2007; дата окончания срока регистрации - 22.03.2017). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг "демонстрация товаров; мелкооптовая продажа товаров; оптовая продажа товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях; продажа товаров через компьютерную сеть; розничная продажа товаров" 35 класса МКТУ.

Товарный знак является комбинированным, представляет собой словесный элемент "Практик", выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с эффектом объема. 

Обществом "М2" 23.12.2013 в палату по патентным спорам подано возражение против предоставления правовой охраны названному товарному знаку, мотивированное ссылкой на товарный знак "ПРАКТИКА" по свидетельству Российской Федерации N 248590, имеющий более раннюю дату приоритета и зарегистрированный для однородных товаров 35 класса МКТУ. Кроме того, в возражении указывалось на отсутствие у оспариваемого товарного знака различительной способности. 

17 марта 2014 года обществом "М2" направлено в палату по патентным спорам дополнение к возражению, в котором указывалось на то, что товарный знак "Практик" не имеет индивидуализирующей функции, поскольку используется многочисленными юридическими лицами в коммерческой деятельности, в фирменных наименованиях компаний. В дополнении указано, что в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано 1 307 фирменных наименований, включающих слово "Практик", что свидетельствует об утрате этим словесным элементом своей индивидуализирующей функции.

По результатам рассмотрения возражения на заседании палаты по патентным спорам 18.03.2014 вынесено заключение об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе правовой охраны оспариваемого товарного знака. 

После рассмотрения возражений палатой по патентным спорам (18.03.2014), обществом "М2" представлено дополнение к возражению (особое мнение), в котором выражено несогласие с решением коллегии, указано на наличие заинтересованности на оспаривание товарного знака "Практик" со ссылкой на предъявление правообладателем к подателю возражения иска о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака. Кроме того, в дополнении указано на неправомерное нерассмотрение палатой по патентным спорам дополнений к возражению от 17.03.2014. К дополнению приложено исковое заявление, копия протокола нотариального осмотра сайта, перечень магазинов, принадлежащий подателю возражений (с фотографиями), копии товарных чеков. 

Решением Роспатента от 30.05.2014 N 2007707914 (366555) в удовлетворении возражения отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 366555 оставлена в силе. 

Решение мотивировано отсутствием заинтересованности общества "М2" в оспаривании товарного знака "Практик" по свидетельству Российской Федерации N 366555 по основанию наличия регистрации товарного знака "Практика" по свидетельству N 248590, имеющего более раннюю дату приоритета и зарегистрированному для однородных услуг, поскольку податель возражений не является правообладателем противопоставленного товарного знака. 

При этом вследствие судебного спора между компанией "Домоцентр" и обществом "М2" о нарушении последним исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 366555, общество "М2" признано лицом, заинтересованным в оспаривании товарного знака по мотивам отсутствия различительной способности зарегистрированного обозначения. 

Коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что для услуг 35 класса МКТУ словесное обозначение "Практик" является фантазийным и само по себе обладает различительной способностью. Доводы, изложенные обществом "М2" в дополнении к возражению, и касающиеся утраты этим обозначение различительной способности, коллегией не рассматривались, поскольку признаны изменяющими мотивы возражения. 

Не согласившись с названым решением Роспатента, общество "М2" обратилось в суд с настоящим заявлением. 

Исследовав материалы дела, выслушав доводы заявителя, представителей органа, принявшего оспариваемый акт, и третьего лица, оценив представленные доказательства в совокупности, суд считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению в силу следующего. 

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"). 

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. 

Срок подачи в суд заявления о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен. 

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие). 

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения общества "М2" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 366555 и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента. 

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий. 

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно правовым актам судом установлено следующее. 

Согласно подпунктам 1 и 2 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 названного Кодекса; полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 этого Кодекса. 

Как указано в пункте 2 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 названного Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом. 

В силу пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя. 

В соответствии с пунктом 2.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введение в действие главы четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. 

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров. 

Таким образом, для определения правомерности предъявления подателем возражений своих возражений по изложенным в них мотивам подлежит применению законодательство, действующее на момент подачи возражений. 

Как уже указывалось, правом подать возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по мотиву наличия более ранней регистрации тождественного или сходного товарного знака, зарегистрированного для однородных услуг, а также по мотиву отсутствия различительной способности зарегистрированного товарного знака, наделено только заинтересованное лицо. 

Понятие заинтересованного лица в Гражданском кодексе Российской Федерации не определено, вместе с тем заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к тем мотивам, по которым подается возражение. 

Так, для подтверждения своей заинтересованности в аннулировании правовой охраны товарного знака по основаниям несоответствия регистрации товарного знака требованиям охраноспособности, носящим абсолютный характер, достаточно подтверждения наличия законного интереса в прекращении правовой охраны товарного знака. 

Что же касается относительных оснований несоответствия товарного знака требованиям охраноспособности, заинтересованным лицом может быть только то лицо, в интересах которого установлены соответствующие ограничения, и при наличии согласия которого товарный знак становится охраноспособным. 

При этом гражданским законодательством установлена недопустимость регистрации в качестве товарного знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, имеющим более раннюю дату приоритета. Указанное ограничение установлено в интересах правообладателей товарных знаков, имеющих более раннюю дату приоритета. Названое препятствие для регистрации обозначения в качестве товарного знака может быть преодолено путем получения согласия правообладателя более старшего знака на регистрацию младшего знака. 

Таким образом, заинтересованным лицом в подаче возражений против предоставления правовой охраны младшему товарному знаку в связи с наличием регистрации старшего товарного знака может быть признан только правообладатель этого старшего товарного знака.

Поскольку общество "М2" не является правообладателем старшего товарного знака, указанного им в возражении (его правообладателем является Невская строительная компания), это лицо не может быть признано заинтересованным в оспаривании товарного знака по этому основанию. 

При указанных обстоятельствах судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента об отсутствии заинтересованности общества "М2" в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 366555 по мотиву существования регистрации сходного до степени смешения товарного знака, имеющего более ранний приоритет, зарегистрированного для однородных услуг. 

Довод заявителя о том, что ранее действующий Закон о товарных знаках позволял предъявлять возражения по этому основанию любым лицом, не принимается. 

Как уже указывалась, при рассмотрении возражения применяется порядок, установленный гражданским законодательством на момент подачи этого возражения. 

Вместе с тем, судебная коллегия учитывает, что хотя и Законом о товарных знаках не было установлено, что возражение по названному основанию может быть подано заинтересованным лицом, это основание и ранее относилось к преодолимым препятствием для регистрации товарного знака (относительным), поскольку запрет на регистрацию устанавливался для защиты интересов правообладателя старшего знака (а не любого лица), и был преодолим посредством получения согласия от такого лица. 

Одновременно судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что общество "М2" является лицом, заинтересованным в оспаривании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 366555, по основанию отсутствия различительной способности зарегистрированного обозначения, поскольку такое основание является абсолютным (непреодолимым) препятствием для регистрации товарного знака, а общество "М2" использует сходное до степени смешения обозначение в своей коммерческой деятельности и к нему правообладателем предъявлено требование о защите своих исключительных прав на товарный знак. 

При анализе законности решения Роспатента в части отказа в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированного отсутствием различительной способности этого товарного знака, судебная коллегия приходит к следующим выводам. 

С учетом даты приоритета (22.03.2007) товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 366555 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон о товарных знаках и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 2003 (далее - Правила N 32).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного приказа следует читать как "N 32"

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил N 32 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры. 

Как правильно указал Роспатент, обозначение "Практик" применительно к услугам 35 класса МКТУ имеет фантазийный характер. 

Такое обозначение не обозначает услугу определенного вида, не является общепринятым символом или термином, характеризующим услугу. 

Таким образом, само по себе обозначение "Практик" нельзя признать не обладающим различительной способностью. 

Для вывода о том, что спорное обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида необходимо доказать совокупность следующих условий: использование обозначения в качестве названия (наименования) товара (услуги) специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями; применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара (услуги) или товаров (услуг) того же вида, выпускаемых (оказываемых) различными производителями; применение обозначения длительное время.

Таких доказательств обществом "М2" представлено не было. Подача обществом в палату по патентным спорам дополнений к возражениям с приложением списка юридических лиц, в фирменном наименовании которых присутствует наименование "Практик", таким доказательством не является, поскольку из предложенного перечня невозможно установить виды деятельности, которые осуществляют названные компании (установить факт оказания ими услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак). Из этого перечня не следует, что такое обозначение использовалось для услуг определенного вида потребителями, лицами, оказывающими такие услуги, специалистами соответствующих областей на дату приоритета товарного знака. 

Не может представленный подателем возражений перечень юридических лиц свидетельствовать об утрате обозначением "Практик" различительной способности применительно к услугам 35 класса МКТУ на дату приоритета товарного знака. 

Довод общества "М2" о том, что представленный им перечень Роспатентом утрачен, проверен судебной коллегией. В результате проверки и анализа оригинала административного дела установлено наличие в нем документов, представленных подателем возражений с дополнениями к возражению. Указанные документы ошибочно не скопированы и не приложены в копии материалов административного дела, которая была направлена в суд. 

Между тем, названные обстоятельства не свидетельствуют о принятии Роспатентом неправильного решения. 

Довод заявителя о том, что названные документы не были предметом рассмотрения в палате по патентным спорам, судебная коллегия признает обоснованным. Названные документы были представлены в подтверждение отсутствия у обозначения различительной способности, такой довод был заявлен в первоначально поданных возражениях, указанные документы предоставлены в подтверждение ранее заявленного довода в отношении условия охраноспособности "отсутствие различительной способности", а также взяты из общедоступного источника (единого государственного реестра юридических лиц), который носит, в том числе, и справочный характер. 

Вместе с тем, представление перечня юридических лиц, в фирменном наименовании которых присутствует словесный элемент "Практик", само по себе не может свидетельствовать об утрате обозначением "Практик" различительной способности применительно к определенному виду услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. 

Таким образом, тот факт, что палатой по патентным спорам не были проанализированы документы, представленные с дополнениями к возражению, не привел к неправильным выводам. 

Не может согласиться судебная коллегия с доводом заявителя о том, что им в палату по патентным спорам представлялся перечень зарегистрированных товарных знаков со словесными элементами "Практик", "Практика", поскольку доказательств предоставления таких документов заявителем не представлено; возражения, дополнения к возражениям, поданные в палату по патентным спорам, ни в тексте, ни в приложениях, ссылок на наличие таких документов не содержат. Документы, имеющиеся в материалах административного дела, по количеству страниц совпадают с указанным количеством приложений в возражениях и дополнениях к ним. 

Довод общества "М2" о нарушении при регистрации товарного знака пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках не принимается, поскольку такого основания в возражениях не заявлялось. 

С учетом изложенного решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 366555 и оставлении в силе правовой охраны этого товарного знака, не может быть признано недействительным, а оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется. 

Поскольку требование, заявленное по существу спора, удовлетворению не подлежит, отсутствуют и основания для удовлетворения требований об обязании Роспатента повторно рассмотреть возражения, а также о взыскании с Роспатента судебных расходов. 

Поскольку обществом "М2" при подаче заявления уплачена государственная пошлина в сумме 4 000 рублей, в то время как подлежала уплате в размере 2 000 рублей, излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату из федерального бюджета. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "М2" оставить без удовлетворения. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "М2" из федерального бюджета 2 000 рублей излишне уплаченной государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин