Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 сентября 2014 г. N С01-858/2014 по делу N А12-28322/2013 При новом рассмотрении дела суду необходимо провести анализ видов деятельности, осуществляемых истцом и ответчиком, исходя из этого определить размер компенсации, подлежащей взысканию

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 сентября 2014 г. N С01-858/2014 по делу N А12-28322/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 2 сентября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 сентября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Данилов Г.Ю., Химичев В.А.,

рассмотрев в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Пиар Экшен" и общества с ограниченной ответственностью "Экшн" на решение Арбитражного суда Волгоградской области (судья Савченко Н.А.) от 26.02.2014 по делу N А12-28322/2013 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда (судьи Никитин А.Ю., Никольский С.В., Тимаев Ф.И.) от 25.06.2014 по тому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью "Экшн" (ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр.1, Москва, 127015, ОГРН 1097746397891) к обществу с ограниченной ответственностью "Пиар Экшен" (бульвар 30-летия Победы, д. 21, оф 413, г. Волгоград, 400137, ОГРН 1123443001582) о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак и о взыскании компенсации, с участием третьего лица, общества с ограниченной ответственностью "Южное мерчендайзинговое агентство" (бульвар 30-летия Победы, д. 21,г. Волгоград, 400137, ОГРН 1063461002769),

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Дмитриев Е.А. по доверенности от 05.06.2014,

от ответчика: Журавлева Е.В. по доверенности от 05.05.2014,

от третьего лица: не явился, извещен,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Экшн" (далее - ООО "Экшн") обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Пиар Экшен" (далее - ООО "Пиар Экшен") об обязании (с учетом уточнения предмета требования) ответчика изменить фирменное наименование рекламного агентства "PR Action", название интернет сайта http://ra-praction.ru/, убрать схожее до степени смешения наименование "PR action", размещённое на сайте; взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака в размере 5 000 000 рублей; взыскании судебных расходов в размере 75 280 рублей.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Южное мерчендайзинговое агентство".

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 26.02.2014 исковое заявление удовлетворено частично.

Суд обязал ООО "Пиар Экшен" (ИНН 3443114997, ОГРН 1123443001582) изменить фирменное наименование.

С ООО "Пиар Экшен" взыскано в пользу ООО "Экшн" 300 000 рублей компенсации за неправомерное использование товарного знака, расходы по оплате госпошлины в сумме 2 880 рублей, судебные расходы в сумме 75 280 рублей на оплату услуг представителя.

В остальной части заявленных требований отказано.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2014 решение суда в части распределения судебных расходов изменено. С ООО "Пиар Экшен" в пользу ООО "Экшн" вызскано 4 516,80 рублей судебных расходов.

В кассационной жалобе ООО "Пиар Экшн" просит указанные судебные акты отменить, ссылаясь на нарушение судами нижестоящих инстанций норм материального права. Считает, что действующим законодательством не предусмотрено право истца на обращение в суд с требованиями об обязании изменить фирменное наименование. Ответчик не согласен с размером взысканной компенсации, указывая что она установлена в нарушении статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В отзыве на кассационную жалобу ООО "Экшн" просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения.

При этом истец также подал кассационную жалобу на постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2014, просит отменить указанное постановление, оставить в силе решение суда первой инстанции. Истец не согласен с распределением судебных расходов в части их уменьшения, ссылаясь на то, что согласно части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы на оплату услуг представителя взыскиваются в разумных пределах и не могут быть произвольно уменьшены.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, отзыв на жалобу не представило, явку своего представителя не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как видно из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "Action" в виде словесного обозначения (свидетельство Российской Федерации N 448932, приоритет товарного знака 24.11.2010).

Указанный товарный знак зарегистрирован для обозначения товаров и услуг 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Товарный знак зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков в установленном порядке 12.12.2011.

04 апреля 2012 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись государственной регистрации о создании юридического лица ООО "Пиар Экшен" (сокращённое фирменное наименование на английском языке "PR action" Ltd., что следует из решения учредителя от 26.03.2012 и Устава Общества).

Истец, полагая, что ООО "Пиар Экшен" без его согласия использует в своём фирменном наименовании обозначение, имеющее фонетическое и семантическое сходство до степени смешения с товарным знаком истца, обратился в суд настоящим иском.

Суды первой и апелляционной инстанций, частично удовлетворяя исковые требования, исходили из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В силу статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными указанным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу также принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковка.

В статье 1484 ГК РФ указанное в статье 1229 ГК РФ правило конкретизировано применительно к такому средству индивидуализации, как товарный знак. В приведенной норме предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Судами первой и апелляционной инстанций при сравнении товарного знака "Аction" и фирменного наименования ответчика ООО "Пиар Экшен" ("PR action" Ltd.) по звуковому (фонетическому), семантическому (смысловому) и графическому (визуальному) признакам сделан вывод о том, что общее графическое сходство между спорными обозначениями отсутствует, однако имеется сходство по звуковому и семантическому признакам.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарного знака (знака обслуживания) либо полного или частичного запрета на использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Установив, что исключительные права на товарный знак у истца возникли раньше, чем право на фирменное наименование ответчика, суды пришли к выводу об обоснованности заявленных требований в части изменения фирменного наименования.

Удовлетворяя частично исковые требования, суды также исходили их того, что сфера деятельности сторон совпадает, поскольку стороны осуществляют рекламную деятельность, ориентированы на один и тот же круг потребителей, которые при оказании услуг с использованием словесного обозначения "Action" могут быть введены в заблуждение относительно их производителя.

Вместе с тем судами не учтено, что согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 11.02.2014 (т. 2 л.д. 89) ООО "Пиар Экшен" осуществляет также и иные виды деятельности, не аналогичные видам деятельности истца. Исходя из того, что в соответствии с положениями статей 1252, 1474 ГК РФ истец вправе требовать прекращения использования фирменного наименования только в отношении аналогичных видов деятельности, ответчик вправе сохранить такое наименование в отношении иных видов деятельности.

Суды, обязав ответчика изменить фирменное наименование, фактически запретили ООО "Пиар Экшен" осуществлять под этим фирменным наименованием и иные виды деятельности, не аналогичные видам деятельности истца, и товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы его товарные знаки, что свидетельствует о неправильном применении норм материального права.

При этом судами не проведён сравнительный анализ фактически осуществляемых видов деятельности истца, и видов деятельности ответчика на предмет наличия возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего соответствующие услуги, что фактически необоснованно расширило объем правовой охраны средств индивидуализации истца.

Суд кассационной инстанции полагает, что установление вышеназванных обстоятельств имеет существенное значение для рассмотрения настоящего дела.

Кроме того, кассационная инстанция также считает необоснованным вывод судов со ссылкой на статью 1515 ГК РФ о наличии такого способа защиты исключительных прав на средства индивидуализации, как обязание изменить фирменное наименование.

Перечень способов защиты гражданских прав, установленный в статье 12 ГК РФ, не является исчерпывающим.

Так, согласно абзацу 13 названной нормы права защита гражданских прав может быть осуществлена и иными способами, предусмотренными законом. При этом использование других способов защиты права допускается ГК РФ только при наличии прямого указания закона.

ГК РФ не ограничивает субъекта в выборе способа защиты нарушенного права; граждане и юридические лица в силу статьи 9 ГК РФ вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению, однако избранный лицом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и в конечном итоге привести к восстановлению нарушенного права.

По смыслу статьи 1474 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя прекращения использования фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возмещения причиненных убытков.

В связи с нарушением прав на товарный знак, правообладатель в соответствии с положениями статьи 1515 ГК РФ вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения), а также взыскания компенсации вместо возмещения убытков.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1473 ГК РФ с иском о понуждении к изменению фирменного наименования может обратиться только орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в случае, если фирменное наименование не соответствует требованиям пунктов 3 и 4 данной статьи.

Согласно положениям статей 1, 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской, судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия и состязательности сторон.

Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле в обоснование своих требований и возражений.

В силу статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом, а также доказательства, на которых были основаны выводы суда об обстоятельствах дела, и доводы в пользу принятого решения, в том числе мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле, включая законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В обжалуемых судебных актах отсутствуют мотивы, по которым суд принял или отклонил доводы ответчика относительно осуществления им иных видов деятельности, не аналогичных видам деятельности истца, а также о необоснованности требований об обязания изменить фирменное наименование ответчика.

Удовлетворяя требование о взыскании компенсации в размере 300 000 рублей, суд первой инстанции не указал, в чем конкретно состояло нарушение, за которое следует взыскать такую компенсацию в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, и разъяснениями, содержащимися в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", ограничившись лишь сравнением спорных обозначений по фонетическому и семантическому признаку.

Допущенные судами нарушения норм материального и процессуального права привели к принятию неверного решения и постановления.

Поскольку для принятия обоснованного и законного решения по настоящему спору требуется исследование и оценка доказательств и осуществление иных процессуальных действий, что невозможно в суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.

При новом рассмотрении суду следует устранить допущенные нарушения, провести анализ видов деятельности, осуществляемых истцом и ответчиком, исходя из этого определить размер компенсации, подлежащей взысканию, установить значимые для дела обстоятельства, исследовать все имеющиеся в материалах дела доказательства в совокупности и дать оценку всем доводам и возражениям участвующих в деле лиц, и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 26.02.2014 по делу N А12-28322/2013 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2014 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Рогожин С.П.

Судья

Данилов Г.Ю.

Судья

Химичев В.А.