Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 2014 г. N С01-802/2014 по делу N СИП-52/2013 Суд оставил без изменения принятое ранее решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку материалами дела подтверждается заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а ответчиком не представлено доказательств того, что требование истца направлено исключительно на недобросовестное лишение ответчика его прав

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 2014 г. N С01-802/2014 по делу N СИП-52/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 13 октября 2014 года.

В полном объеме постановление изготовлено 16 октября 2014 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М.,

при участии судьи-докладчика Тарасова Н.Н.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу компании Холмрук Лтд. (Holmrook Ltd.) на решение Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2014 по делу N СИП-52/2013

по исковому заявлению компании Алибаба Груп Холдинг Лимитед (Alibaba Group Holding Limited) (Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, Cayman Islands)

к компании Холмрук Лтд. (Holmrook Ltd.) (P.O. Box 3149, Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Island)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "АЛИБАБА ALIBABA" по свидетельству Российской Федерации N 334946 для всех товаров 09, 16 и услуг 35, 36 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца - Пилюгина В.С. по доверенности от 09.07.2013, Гуляева Н.С. по доверенности от 09.07.2013;

от ответчика - Пашин В.М. по доверенности от 14.01.2014.

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

компания Алибаба Груп Холдинг Лимитед (далее - истец, компания Алибаба Груп Холдинг Лимитед) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании Холмрук Лтд. (далее - ответчик, компания Холмрук Лтд.) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "АЛИБАБА ALIBABA" по свидетельству Российской Федерации N 334946 для всех товаров 09 и 16 и услуг 35 и 36 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в отношении которых товарный знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 22.08.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2014 заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить оспариваемый судебный акт, поскольку, по его мнению, выводы суда не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

От истца поступил отзыв на кассационную жалобу, в котором он указывает, что судом первой инстанции не допущены нарушения норм материального и процессуального права при рассмотрении спора по существу, оспариваемый судебный акт является законным и обоснованным.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель истца просил в удовлетворении кассационной жалобы отказать, представитель ответчика кассационную жалобу поддержал.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд не направил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в отсутствие этого лица.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность судебного акта

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность судебного акта, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для отмены судебного акта суда первой инстанции в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, товарный знак со словесным обозначением "АЛИБАБА ALIBABA", выполненным стандартными шрифтами русского алфавита, был зарегистрирован Роспатентом по заявке N 2005725001 с приоритетом от 30.09.2005 за N 334946 в отношении товаров 09 класса МКТУ: "карточки идентификационные магнитные; карточки идентификационные со встроенным микропроцессором"; товаров 16 класса МКТУ: "печатная продукция и издания; карточки картонные или бумажные; пакеты, сумки, конверты для упаковки картонные, пластиковые или бумажные"; услуг 35 класса МКТУ: "изучение рынка; помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями"; услуг 36 класса МКТУ: "расчетные центры, обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет", на имя общества с ограниченной ответственностью "Холмрук 1".

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 10.06.2008 N РД0037213, зарегистрированного Роспатентом 10.06.2008, исключительные права на оспариваемый товарный знак приобрела компания Холмрук Лтд.

Компания Алибаба Груп Холдинг Лимитед, считая себя заинтересованным лицом и полагая, что оспариваемый товарный знак не используется правообладателем на протяжении последних трех лет, обратилась в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны. Указанное заявление мотивировано тем, что истец является одной из лидирующих компаний в сфере электронной коммерции и крупнейшей в мире площадкой онлайн торговли между предприятиями и розничной торговли, платформой для платежной и поисковой систем, а также систем обработки данных. Отмечает, что основными проектами истца, в том числе, являются www.alibaba.com (платформа для онлайн торговли, операций между предприятиями по схеме В2В); www.aliexpress.com (платформа для интернет-магазина, предлагающего к продаже товары в розницу и мелким оптом); www.taobao.com (платформа для онлайн-рынка розничной торговли); Alibaba Cloud Computing (платформа для хранения, анализа, обработки данных электронной коммерции и учета данных потребителей); www.aliplay.com (платформа, разработанная для электронных платежей онлайн, оказывающая также услуги в качестве эскроу агента).

Истец является правообладателем серии товарных знаков, в которых словесный элемент "ALI" занимает доминирующее положение, таких как товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 333147, 473425, 431748, 433980, 339753, 475039, 434926, 387614.

В целях расширения своей деятельности в Российской Федерации в сфере электронной коммерции истцом было принято решение о расширении деятельности в отношении товаров 09 и 16 и услуг 35 и 36 классов МКТУ, в частности, программного обеспечения для онлайн-платформ, идентификационных карточек для потребителей (09 класс), печатной продукции, включая буклеты, рекламные проспекты, журналы, упаковочные материалы, включая пакеты, конверты, сумки (16 класс), продвижения товаров для третьих лиц, рекламы, изучения и анализа рынка, управления коммерческими операциями (35 класс), онлайн платежей, банковских операций через Интернет, выпуск и обслуживание кредитных карт (36 класс).

Кроме того, в Роспатент заявителем были поданы заявки N 2012731870 и N 2013724134 на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ и в отношении товаров 09 и 16 и услуг 35 и 36 классов МКТУ, включающих сходный со спорным товарным знаком словесный элемент "Alibaba".

Оценив представленные в материалы дела доказательства, исходя из требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 1484, 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), принимая во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 2.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд первой инстанции признал истца лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Применительно к приведенной норме Кодекса заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, а также осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Исходя из этого суд первой инстанции правомерно отнес истца к заинтересованным лицам для целей рассмотрения настоящего спора.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (26.07.2013) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 25.07.2010 по 25.07.2013 включительно.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, ответчик приобрел исключительное право на спорный товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права от 10.06.2008 N РД0037213.

При рассмотрении вопроса, касающегося использования ответчиком принадлежащего ему товарного знака для индивидуализации тех товаров, в отношении которых заявлены требования о прекращении правовой охраны спорного товарного знака, суд первой инстанции исследовал все представленные ответчиком документы, подтверждающие, по его мнению, использование в названный период спорного товарного знака прежним правообладателем, в том числе: решение Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2013 по делу N А40-102183/2013; партнерский договор от 15.05.2013, заключенный между ответчиком и ЗАО Банк "Новый Символ", на выпуск, распространение и обслуживание банковских карт "Alibaba" и "MasterCard-Alibaba", а также предоставление услуг системы "Alibaba"; банковская карта "MasterCard-Alibaba" на имя Владислава Улендеева; распечатки с сайтов 003.ru, и techport.ru; счет-проформа N 11 от 06.04.2009; упаковочный весовой лист от 24.04.2009; авиагрузовая накладная от 26.04.2009; договор N 280211.1 о сотрудничестве и оказании услуг от 28.02.2011, заключенный между ответчиком и ООО "Айти Бизнес", договор N 120411.1 о сотрудничестве и оказании услуг от 12.04.2011, заключенный между ответчиком и ООО "Радос", договор N 280211.7 о сотрудничестве и оказании услуг от 21.05.2013, заключенный между ответчиком и ООО "Радос" на развитие дисконтной программы с использованием дисконтных карт "Alibaba"; письмо ООО "Радос" N 15052014/Д-1 от 15.05.2014 о принятии от покупателей товаров в интернет-магазине techport.ru дисконтных карт "Alibaba" в количестве 283 штук; письмо от ООО "Айти-Бизнес" от 14.05.2014 о принятии в интернет-магазине 003.ru дисконтных карт "Alibaba" в количестве 1 126 штук.

Каждому из указанных доказательств судом первой инстанции дана мотивированная правовая оценка.

Оценив представленные ответчиком доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что они не подтверждают использование спорного товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу; правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения; дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

В силу изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что ответчик не подтвердил использование спорного товарного знака в оспариваемый период.

Доводы кассационной жалобы об отсутствии у истца реального намерения использовать спорное словесное обозначение, мотивированные тем, что его заявки N 2013724134 и N 2012731870, направленные на регистрацию собственных товарных знаков, содержат перечень товаров и услуг, выпускать и оказывать которые одно юридическое лицо не может, а целый ряд товаров и услуг предполагает наличие лицензии, при этом заявка N 2013724134 подана именно и только в отношении тех классов МКТУ, по которым зарегистрирован спорный товарный знак, что, по мнению ответчика, свидетельствует о создании истцом видимости наличия законного интереса в прекращении правовой охраны спорного товарного знака, президиумом Суда по интеллектуальным правам отклоняются, поскольку судом первой инстанции наличие у истца названной заинтересованности проверялось исключительно в пределах заявленных по судебному делу требований, а именно в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36 классов МКТУ, которым предоставлена правовая охрана спорным товарным знаком.

При этом, как следует из материалов дела, о фальсификации представленных в дело истцом доказательств ответчиком в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, не заявлялось.

В то же время, доводы ответчика об отсутствии названной заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ обоснованно опровергнуты истцом, пояснившим суду, что сектор электронной коммерции, в том числе оптовая и розничная торговля между предприятиями либо физическими лицами, включающая доставку товара конечному потребителю, охватывает широкий спектр деятельности, в том числе производство товаров 16 класса МКТУ (печатная продукция, в том числе буклеты, рекламные проспекты, упаковочные материалы, включая пакеты, конверты, сумки), являющихся тождественными или однородными товарам, которым предоставлена правовая охрана спорным товарным знаком.

Доводы кассационной жалобы о том, что в обоснование заинтересованности истца в прекращении правовой охраны спорного товарного знака суд первой инстанции сослался только на "глобальный характер деятельности истца в сфере электронной коммерции" президиумом Суда по интеллектуальным правам отклоняются как не основанные на материалах судебного дела, поскольку, как следует из оспариваемого судебного акта, судом первой инстанции исследовались представленные в дело доказательства, в том числе многочисленные публикации печатных и интернет изданий, содержащие сведения о сферах деятельности истца в области электронной коммерции - интернет-магазинах, платежных площадках, поисковых системах, системах обработки данных.

Кроме того, признавая истца лицом, имеющим реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившим необходимые подготовительные действия к такому использованию, суд первой инстанции принял во внимание принадлежность ему исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 333147, 473425, 431748, 433980, 339753, 475039, 434926, 387614, включающих как словесный элемент "Alibaba", так и словесные элементы, в которых содержится элемент "Ali".

Иные доводы ответчика об отсутствии названной заинтересованности носят предположительный характер и не основаны на материалах дела.

Доводы кассационной жалобы о том, что оспаривание прав ответчика на спорный товарный знак направлено исключительно на недобросовестное лишение его доменного имени alibaba.ru президиумом Суда по интеллектуальным правам отклоняются, поскольку предметом спора по настоящему делу является не оспаривание правомерности администрирования названного доменного имени, а досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака.

Доводы кассационной жалобы о том, что использование спорного товарного знака ответчика путем его размещения в названном доменном имени нашло свое подтверждение в рамках рассмотрения Арбитражным судом города Москвы судебного дела N А40-102183/2013, отклоняются президиумом Суда по интеллектуальным правам, поскольку решение суда первой инстанции от 14.11.2013 по названному делу и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2014 по тому же делу были отменены по безусловным основаниям постановлением Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2014 на основании кассационной жалобы самого ответчика.

Довод ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца, мотивированный направлением в суды двух исков со взаимоисключающими основаниями, отклоняется президиумом Суда по интеллектуальным правам, поскольку в рамках рассмотрения указанного судебного дела N А40-102183/2013 исследовались только обстоятельства использования ответчиком в доменном имени alibaba.ru обозначения "alibaba", входящего в ряд принадлежащих истцу товарных знаков, а также являющегося частью его фирменного наименования.

На основании вышеизложенного и исходя из положений части 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены решения суда первой инстанции не усматривается, поскольку доводы кассационной жалобы направлены на переоценку доказательств, что не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу положений главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, президиумом Суда по интеллектуальным правам не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на заявителя кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2014 по делу N СИП-52/2013 оставить без изменения, кассационную жалобу компании Холмрук Лтд. (Holmrook Ltd.) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий:

Л.А. Новоселова

Члены президиума:

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

Н.Н. Тарасов