Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 2014 г. N С01-984/2014 по делу N А55-20196/2013 Суд отменил судебные акты, состоявшиеся по делу о злоупотреблении правом и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, и направил дело на новое рассмотрение, поскольку обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, так как суды не пришли к выводу о наличии или отсутствии права на взыскание компенсации, предварительно оценив наличие или отсутствие в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 2014 г. N С01-984/2014 по делу N А55-20196/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 14 октября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 октября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Данилов Г.Ю., Рассомагина Н.Л.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Частной компании с ограниченной ответственностью "Астеллас Фарма Юроп Б.В."/Privat Limited Liability Company "Astellas Pharma" на решение Арбитражного суда Самарской области от 02.04.2014 (судья Шаруева Н.В.) и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2014 (судьи Балакирева Е.М., Терентьев Е.А., Романенко С.Ш.), принятые в рамках дела N А55-20196/2013 по иску частной компании с ограниченной ответственностью "Астеллас Фарма Юроп Б.В."/Privat Limited Liability Company "Astellas Pharma" (Нидерланды, Силвиусвег 62, 2333ВЕ, Лейден) к обществу с ограниченной ответственностью "Трейдсервис" (ул. Старта Загора, д. 50, кв. 110, г. Самара, 443090, ОГРН 1056367008895), обществу с ограниченной ответственностью "Озон" (ул. Песочная, д. 11, г. Жигулевск, 445351, ОГРН 1026303241634) о злоупотреблении правом и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Трейдсервис", общества с ограниченной ответственностью "Озон" к Частной компании с ограниченной ответственностью "Астеллас Фарма Юроп Б.В."/Privat Limited Liability Company "Astellas Pharma о признании обозначения вошедшим во всеобщее употребление, признании действий злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200); Министерства здравоохранения Российской Федерации (Рахмановский пер., д. 3, Москва, 127994 ОГРН 1047796261424),

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Полковницкий Д.О., по доверенности от 23.08.2013 N 77 АБ 0954311; Зайцев П.И., по доверенности от 31.01.2013 N 77 АА 8176627;

от ответчиков: Калюжный В.Н., по доверенностям N 150 от 24.12.2012

и N 1411/12 от 14.11.2012;

от третьих лиц: не явились, извещены,

установил:

Частная компания с ограниченной ответственностью "Астеллас Фарма Юроп Б.В." / Privat Limited Liability Company "Astellas Pharma" (далее - компания) обратилась в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Трейдсервис" (далее - ООО "Трейдсервис") и обществу с ограниченной ответственностью "Озон" (далее - ООО "Озон"), в котором, с учётом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьёй 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просила:

1. Признать злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией:

1.1 действия ООО "Трейдсервис" и ООО "Озон", направленные на регистрацию товарных знаков "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ" (номера свидетельств Российской Федерации N 420447, 451895), а именно:

подачу в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки и документов для регистрации словесного товарного знака "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ";

подачу в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки и документов для регистрации комбинированного товарного знака "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ";

получение свидетельств Российской Федерации на указанные товарные знаки.

1.2 действия ответчиков, направленные на регистрацию лекарственного препарата с торговым наименованием "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ" (регистрационное удостоверение N ЛП-001161), а именно подачу в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заявки и документов для регистрации лекарственного препарата с торговым наименованием "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ";

1.3 действия ответчиков по заключению, регистрации и исполнению лицензионных договоров от 26.11.2010 N 3/2010, от 08.06.2012 N 9/2012.

1.4 действия ответчиков по реализации лекарственных препаратов, маркированных обозначением "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ".

2. Взыскать солидарно с ответчиков компенсацию в размере 5 000 000 рублей.

В свою очередь, ответчиками был заявлен встречный иск о признании обозначения "СОЛЮТАБ" вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, а именно диспергируемых (растворимых) таблеток и признании действий компании, связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 458380, N 458372 злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 26.12.2013 встречный иск принят для совместного рассмотрения с первоначальным.

Также в ходе рассмотрения спора, на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Министерство здравоохранения Российской Федерации ( Минздрав России).

Решением Арбитражного суда Самарской области от 02.04.2014, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2014, исковые требования оставлены без удовлетворения, производство по встречному иску прекращено.

Не согласившись с выводами судебных инстанций, компания обратилась в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просило состоявшиеся судебные акты отменить.

Определением Арбитражного суда Поволжского округа от 28.08.2014 дело в порядке, предусмотренном статьёй 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, передано по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

В кассационной жалобе компания ссылается на нарушение и неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Компания полагает, что суды не исследовали все представленные в материалы дела доказательства в соответствии с требованиями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Более того, по мнению заявителя кассационной жалобы, в обжалуемых судебных актах отсутствуют мотивы, по которым суды уклонились от рассмотрения заявленных требований о признании регистрации и использования товарных знаков злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, которые явились основанием для последующих требований о взыскании компенсации.

Таким образом, компания указывает, что судами не было рассмотрено ее основное требование.

Также истец указывает на то, что судами необоснованно приведена правовая позиции, изложенная в пункте 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 (далее - Информационное письмо от 12.12.2007 N 122) в отношении товарных знаков.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель компании поддержал доводы кассационной жалобы, при этом уточнил свои требования о проверке законности обжалуемых судебных актов, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апеллеционной инстанции отменить в части отказа в удовлетворении заявленных требований истца и направить дело в этой части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представитель ответчиков возражал против доводов заявителя, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения, отзыв на кассационную жалобу не представил.

Дело рассмотрено в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в отсутствие представителей третьих лиц, надлежаще извещенных о месте и времени судебного заседания.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебных актов (часть 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела и установлено судами, компания является правообладателем серии товарных знаков со словесным обозначением "СОЛЮТАБ" и "SOLUTAB", имеющих международную регистрацию: N 519817 "FLEMOXIN SOLUTAB" с датой приоритета от 30.12.1987, N 669940 "FORCID SOLUTAB" с датой приоритета от 03.10.1996, N 795202 "FLEMOCLAV SOLUTAB" с датой приоритета от 03.07.2002, N 637535 "ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ" с датой приоритета от 13.12.1994, N 654395 "ЮНИДОКС СОЛЮТАБ" с датой приоритета от 13.11.1995, N 806929 "ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ" с датой приоритета от 03.07.2002.

Также компания является правообладателем товарных знаков со словесным обозначением "СОЛЮТАБ" и "SOLUTAB", зарегистрированных на территории Российской Федерации по свидетельствам N 458380, 458372 с датой приоритета от 19.03.2010.

Обращаясь в арбитражный суд с настоящим иском, компания указывала, что не передавала ответчикам право на использование означенных товарных знаков, между тем последние, в нарушение прав и законных интересов истца, совершили действия, связанные с государственной регистрацией товарных знаков "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ", регистрацию лекарственного препарата с торговым наименованием "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ", а также способствовали продвижению данного препарата на российском сегменте рынка.

При этом компания обращала особое внимание на то обстоятельство, что ответчики знали и не могли не знать о том, что лекарственные средства, маркированные обозначением "СОЛЮТАБ", давно введены в хозяйственный оборот ею и широко востребованы различными потребителями всего мира, в том числе на территории Российской Федерации, поскольку имеют высокое качество и обладают устойчивой ассоциацией с ней.

Полагая, что указанные действия являются недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом со стороны ответчиков, нарушают исключительные права истца на товарные знаки, компания обратилась с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении иска, Арбитражный суд Самарской области исходил из того, что решением Роспатента от 15.02.2013 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 420447 признано недействительным полностью, ввиду не соответствия его регистрации требованиям подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также, на основании заявления правообладателя от 13.11.2012 в товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 451895 внесены изменения отдельных элементов, не меняющие его существа, а именно, из указанного товарного знака исключен словесный элемент "СОЛЮТАБ", о чем 17.12.2012 внесена запись в Госреестр

Учитывая указанные обстоятельства и то, что сравнительный анализ инструкций по применению лекарственных препаратов компании и лекарственного препарата, выпускаемого ООО "Озон" под торговым наименованием "СУМАРТОЛИД СОЛЮТАБ" (в период действия регистрации), позволял сделать вывод о том, что их препараты показаны к применению при достаточно большом количестве одних и тех же заболевании, таких как инфекции верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (фарингит, тонзиллит, синусит, средний отит); инфекции нижних дыхательных путей (острый бронхит, обострение хронического бронхита, внебольничная пневмония); инфекции кожи и мягких тканей, суд первой инстанции со ссылкой на пункт 9 Информационного письма от 13.12.2007 N 122, а также правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.12.2009 N 8091/09 по делу N А65-26171/-СГ5-28 пришёл к выводу, что компания и ООО "Озон" в период с 11.11.2011 по 17.12.2012 осуществляла деятельность по производству и реализации лекарственных препаратов, схожих по наименованию и по показаниям применения, при наличии зарегистрированных у обеих организаций товарных знаков на обозначение "СОЛЮТАБ", в связи с чем усмотрел основания для отказа в удовлетворении иска.

Кроме того, Арбитражный суд Самарской области отметил, что не имеется оснований для привлечения к ответственности ООО "Трейдсервис" и ООО "Озон" за использование спорного товарного знака до признания в установленном порядке недействительным свидетельства Российской Федерации N 420447 на товарный знак.

В отношении встречного иска, суд первой инстанции производство прекратил, со ссылками на положения статей 1512, 1513 ГК РФ, установив, что рассмотрение требования о вхождении обозначения, включённого в состав товарного знака, во всеобщее употребление, не относится к компетенции арбитражного суда.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил правильность содержащихся в нем выводов, отклонив доводы истца о недобросовестной конкуренции и злоупотребление ответчиками правом.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив правильность применения норм материального права и соблюдение норм процессуального права судами нижестоящих инстанций, Суд по интеллектуальным правам считает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению, в силу следующего.

Согласно положениям статей 1, 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия и состязательности сторон.

В соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле в обоснование своих требований и возражений.

В силу статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом, а также доказательства, на которых были основаны выводы суда об обстоятельствах дела, и доводы в пользу принятого решения, в том числе мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле, включая законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Вместе с тем в решении суда первой инстанции отсутствуют мотивы, по которым суд отклонил требования истца о признании недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением права со стороны ответчиков по решистрации и использованию товарных знаков.

Более того, мотивировочная часть решения вообще не содержит указаний на отклонение этих требований. Лишь в резолютивной части указано, что в удовлетворении требований компании отказано вооплном объеме. Указанные обстоятельства в совокупности свидетельствует о том, что требования компании рассмотрено по существу не было.

Суд апелляционной инстанции не исправил допущенные судом первой инстанции нарушения норм процессуального права. Отклонение судом апелляционной инстанцией доводов компании о недобросовестной конкуренции и злоупотребление ответчиками правом со стороны ответчика, не свидетельствуют о том, что эти требования истца были рассмотрены в суде апелляционной инстанции.

Вместе с тем согласно разъяснениям, изложенным в пункте 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", если судом апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы в порядке апелляционного производства будет установлено, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции лицо заявляло ходатайство в соответствии со статьей 49 Кодекса об изменении предмета или основания иска, увеличении или уменьшении исковых требований и суд неправомерно отказал в удовлетворении такого ходатайства или рассмотрел заявление без учета заявленных изменений либо по какому-то другому требованию лица, участвующего в деле, не принял решения и утрачена возможность принятия дополнительного решения, то суд апелляционной инстанции, исходя из положений части 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о повторном рассмотрении дела, в силу части 6.1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации переходит к рассмотрению дела по правилам, установленным названным Кодексом для рассмотрения дела в суде первой инстанции, в рамках которого рассматривает не рассмотренные ранее требования, принимает измененные предмет или основание иска, увеличенные (уменьшенные) требования.

Данные разъяснения не были учтены судом апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы.

Суд кассационной инстанции находит обоснованными доводы компании о том, что ссылка судов на пункт 9 Информационного письма от 13.12.2007 N 122, в котором отмечено, что при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета, является недопустимой, поскольку в обосновании исковых требований, истец ссылался не на нарушение исключительных прав на его патент, а на его товарные знаки.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что применение указанного пункта допустимо судами лишь в том случае, когда в судебных актах отражён сравнительный анализ патентов истца и ответчика с указанием того, в чем заключаются или не заключаются их различия по независимым пунктам формул, а не сравнительный анализ инструкций по применению лекарственных препаратов.

В рассматриваемом споре судам следовало исходить из того, что в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

При этом, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса (пункт 62 совместного Постановления Пленумов от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации").

Одновременно в пункте 54 поименованного постановления, отмечено, что решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака.

Также судам надлежит исходить из того, что после признания недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку сделки, заключенные на основе патента или о товарном знаке в период их действия, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о признании недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, с учётом конкретных обстоятельств дела и при отсутствии каких-либо возражений со стороны ответчиков об использовании ими словесного обозначения, тождественного с товарными знаками истца, ввиду наличия у них свидетельств Российской Федерации N 420447, 451895, судам необходимо было, принимая во внимания основания иска и правовую позицию, изложенную в пунктах 54, 62 указанного постановления, прийти к выводу о наличии или отсутствии права на взыскание компенсации в размере 5 000 000 рублей, предварительно оценив наличие или отсутствие в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции полагает, что обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, в связи с чем не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частями 1, 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

При новом рассмотрении суду следует установить значимые для дела обстоятельства, исследовать все имеющиеся в материалах дела доказательства в совокупности и дать оценку всем доводам и возражениям участвующих в деле лиц, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Самарской области от 02.04.2014 по делу N А55-20196/2013 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2014 по тому же делу в части отказа в удовлетворении требований истца отменить.

Дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Г.Ю. Данилов

Судья

Н.Л. Рассомагина