Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 октября 2014 г. N С01-1009/2014 по делу N А19-280/2014 Суд отменил судебные акты, принятые по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, и направил дело на новое рассмотрение, поскольку суд не исследовал обстоятельства, связанные с наличием либо отсутствием правоспособности компании по личному закону юридического лица до внесения соответствующей записи в торговый реестр

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 октября 2014 г. N С01-1009/2014 по делу N А19-280/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 16 октября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 октября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Погадаева Н.Н.,

судей - Голофаева В.В., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Булановой А.И.,

с использованием системы видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Красноярского края и Арбитражного суда Иркутской области,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Матковой Валентины Геннадьевны на решение Арбитражного суда Иркутской области от 20.05.2014 (судья Зарубина Т.Б.) по делу N А19-280/2014 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2014 (судьи Юдин С.И., Гречаниченко А.В., Макарцев А.В.) по тому же делу

по исковому заявлению компании Smeshariki GmbH (Хохбрюкенштрассе, 10, Мюнхен, 80331, Германия, регистрационный номер 172758) к индивидуальному предпринимателю Матковой Валентине Геннадьевне (г. Ангарск, Иркутская область, ОГРН 309380118700056) о взыскании компенсации в сумме 225 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки;

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Шужданец Д.А. по доверенности от 09.01.2014,

от ответчика: Ли А.А. по доверенности от 09.01.2014, установил:

компания Smeshariki GmbH обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением (уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) к индивидуальному предпринимателю Матковой Валентине Геннадьевне (далее - ИП Маткова В.Г.) о взыскании 225 000 рублей компенсации за девять случаев нарушения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 332559 ("Нюша"), N 321933 ("Крош"), N 321870 ("Лосяш"), N 321815 ("Копатыч"), N 321868 ("Кар-Карыч"), N 384581 ("Ежик"), N 384580 ("Бараш"), N 335001 ("Пин"), N 321869 ("Совунья") - по 25 000 рублей компенсации за каждый. 

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 20.05.2014, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2014, заявленные исковые требования удовлетворены частично, с ИП Матковой В.Г. в пользу компании Smeshariki GmbH взыскана компенсация в сумме 90 000 рублей. 

Не согласившись с принятыми судебными актами, ИП Маткова В.Г. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просила оспариваемые судебные акты отменить и, не направляя дело на новое рассмотрение, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. 

В кассационной жалобе заявитель ссылается на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам, а также неправильное применение норм материального права. Полагает, что истцом не доказана принадлежность исключительных прав на товарные знаки, указанные в исковом заявлении, в силу чего у истца отсутствует право на обращение в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение таких прав. 

Кроме того, заявитель жалобы ссылается на то, что указанные в исковом заявлении товарные знаки не распространяются на товары, приобретенные у ответчика (DVD-диск). Указывает на то, что судами первой и апелляционной инстанций неправильно определен размер компенсации. Также сослался на отсутствие вины в действиях ИП Матковой В.Г. 

В соответствии со статьей 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Красноярского края и Арбитражного суда Иркутской области. 

В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам представитель ИП Матковой В.Г. поддержал доводы, изложенные в жалобе. 

Представитель компании Smeshariki GmbH против удовлетворения кассационной жалобы возражал, просил оставить оспариваемые судебные акты без изменения, представил отзыв, в котором указал, что доводы жалобы не содержат правовых и фактических обстоятельств, указывающих на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам и неправильное применение норм материального права. 

Вместе с отзывом компанией Smeshariki GmbH представлены дополнительные документы: копия официальной, актуальной хронологической выписки из торгового реестра; копия официальной актуальной выписки из торгового реестра в отношении организации с регистрационным номером 164063.

Поскольку приобщение дополнительных документов не допускается на стадии кассационного производства, они подлежат возвращению заявителю вместе с судебным актом Суда по интеллектуальным правам. 

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии правовых оснований как для отмены решения суда первой инстанции, так и постановления апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в связи со следующим. 

При рассмотрении спора судами установлено, что действиями ответчика, выразившимися в распространении товаров с изображениями, сходными до степени смешения с товарными знаками истца, при отсутствии разрешения на такое использование объектов интеллектуальной собственности, нарушены исключительные права истца на следующие товарные знаки со словесными обозначениями, а именно:

- "Нюша" по свидетельству Российской Федерации N 332559, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 27.08.2007, срок действия регистрации истекает 18.07.2016, в отношении товаров поименованных в частности в 16 классе МКТУ;

- "Крош" по свидетельству Российской Федерации N 321933, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 02.03.2007, срок действия регистрации истекает 18.07.2016, в отношении товаров поименованных в частности в 16 классе МКТУ;

- "Лосяш" по свидетельству Российской Федерации N 321870, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 01.03.2007, срок действия регистрации истекает 18.07.2016, в отношении товаров поименованных в частности в 16 классе МКТУ;

- "Ежик" по свидетельству Российской Федерации N 384581, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 24.07.2009, срок действия регистрации истекает 30.03.2017 в отношении товаров поименованных в частности в 16 классе МКТУ;

- "Совунья" по свидетельству Российской Федерации N 321869, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 01.03.2007, срок действия регистрации истекает 18.07.2016 в отношении товаров поименованных в частности в 16 классе МКТУ;

- "Кар-Карыч" по свидетельству Российской Федерации N 321868, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 01.03.2007, срок действия регистрации истекает 18.07.2016, в отношении товаров поименованных в частности в 16 классе МКТУ;

- "Пин" по свидетельству Российской Федерации N 335001, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 02.10.2007, срок действия регистрации истекает 18.07.2016 в отношении товаров поименованных в частности в 16 классе МКТУ;

- "Копатыч" по свидетельству Российской Федерации N 321815, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 01.03.2007, срок действия регистрации истекает 18.07.2016 в отношении товаров поименованных в частности в 16 классе МКТУ;

- "Бараш" по свидетельству Российской Федерации N 384580, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 24.07.2009, срок действия регистрации истекает 18.07.20167 в отношении товаров поименованных в частности в 16 классе МКТУ.

Вышеназванные товарные знаки представляют комбинированные обозначения, представляющие собой логотип и художественные образы анимационного сериала "Смешарики" в сочетании с именем персонажа. 

На обложке приобретенной истцом коробки (упаковки) полиграфическим способом нанесены словесные обозначения и графические изображения персонажей анимационного мультипликационного сериала "Смешарики", сходные до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 332559 ("Нюша"), N 321933 ("Крош"), N 321870 ("Лосяш"), N 321815 ("Копатыч"), N 321868 ("Кар-Карыч"), N 384581 ("Ежик"), N 384580 ("Бараш"), N 335001 ("Пин"), N 321869 ("Совунья"). 

Поскольку ИП Матковой В.Г. не предоставлялось правообладателем разрешения на использование обозначений сходных с принадлежащими ему товарными знаками, компания Smeshariki GmbH обратилась в суд с настоящим иском. 

Удовлетворяя исковые требования, суды исходили из того, что истцом в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказан факт нарушения ответчиком исключительных прав истца. 

Между тем суды при рассмотрении спора не учли следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах. 

В силу статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом. 

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. 

Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом. 

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. 

В обоснование заявленных требований истец указал, что он является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 332559, N 321933, N 321870, N 321815, N 321868, N 384581, N 384580, N 335001, N 321869. 

Удовлетворяя заявленные требования в указанной части, суды первой и апелляционной инстанций признали данный факт установленным. 

Согласно представленным в материалы дела свидетельству Российской Федерации N 384580 с датой приоритета 18.07.2006, датой регистрации - 24.07.2009 и свидетельству Российской Федерации N 384581 (дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 24.07.2009) правообладателем товарных знаков "Бараш" и "Ежик" является компания Smeshariki GmbH. 

Согласно приложениями к свидетельствам Российской Федерации N 332559, N 321933, N 321870, N 321869, N 321868, N 335001, N 321815 на основании договоров:

- N РД0051330, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 332559),

- N РД0051328, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 321933),

- N РД0051333, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 321870),

- N РД0051332, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 321869),

- N РД0051331, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 321868),

- N РД0051334, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 335001),

- N РД0051336, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 321815), об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг, произведена смена первоначального правообладателя указанных товарных знаков ООО "Смешарики" на компанию Smeshariki GmbH, о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания внесены соответствующие записи. 

Между тем ни судом первой инстанции, ни судом апелляционной инстанции при рассмотрении дела не учен тот факт, что согласно выписке из торгового реестра N 172758 от 15.11.2010, компания Smeshariki GmbH с местом нахождения в г. Мюнхен зарегистрирована в качестве юридического лица 11.08.2009. 

В соответствии с пунктом (1) § 11 Закона об обществах с ограниченной ответственностью Германии (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschrankter Haftung, 1892) моментом регистрации компании (GmbH) считается момент внесения записи в торговый реестр (Handelsregister), который ведется районным судом (Amtsgericht) по месту нахождения общества. 

Документов, подтверждающих юридический статус компании на момент заключения договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, материалы дела не содержат.

Указанные обстоятельства не устанавливались ни судом первой инстанции, ни судом апелляционной инстанции. 

Вместе с тем вопрос о наличии у лица исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является обязательным при рассмотрении спора о привлечении лица, нарушившего такое право к гражданско-правовой ответственности. 

Без исследования судов остались и обстоятельства, связанные с наличием/отсутствием правоспособности компании по личному закону этого юридического лица (статья 1202 ГК РФ) до внесения соответствующей записи в торговый реестр. 

Указанные обстоятельства судами не исследовались и не получили надлежащей правовой оценки. 

При таких обстоятельствах, по мнению коллегии судей, судами при рассмотрении дела не были выполнены требования части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой обязанность по определению обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, возложена на суд, части 1 статьи 133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязывающей суд при подготовке дела к рассмотрению определить характер спорного правоотношения, обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, разрешить вопрос о круге лиц, интересы которых затрагиваются возникшим спором, статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на основании которой прерогативой суда является определение обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Указанные нарушения норм процессуального права привели к преждевременному и необоснованному выводу о наличии у компании права на предъявление требований, заявленных в настоящем споре. 

Исходя из содержания пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции вправе принять новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение, только в случае, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражными судами первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся доказательств. 

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права. 

На основании изложенного решение суда первой инстанции, постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать законными и обоснованными. Принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, считает необходимым направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области. 

При новом рассмотрении суду следует определить круг обстоятельств, имеющих значение для дела и подлежащих установлению при рассмотрении спора, установить, является ли компания Smeshariki GmbH, которой предъявлен настоящий иск, тем юридическим лицом, которому переданы исключительные права на товарные знаки и предоставлена исключительная лицензия на использование анимационного сериала "Смешарики" и его персонажей, дать оценку всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства, после чего принять законный и обоснованный судебный акт.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда Иркутской области от 20.05.2014 по делу N А19-280/2014 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2014 по тому же делу отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Тарасов