Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 октября 2014 г. по делу N СИП-80/2014 Суд признал недействительным решение о продлении срока действия исключительного права на словесный товарный знак, поскольку оно не соответствует действующему гражданскому законодательству, а также является препятствием для реализации законного интереса заявителя по регистрации заявленного в Роспатент обозначения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 октября 2014 г. по делу N СИП-80/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 22 октября 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 29 октября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Булгаков Д.А.,

судьи - Голофаев В.В., Погадаев Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шейко С.И.,

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (ул. Силикатная, д. 3/2, г. Уфа, 450019, ОГРН 1110280024832) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., 30 корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о признании недействительным решения от 22.10.2013 о продлении срока действия исключительного права на словесный товарный знак "ДЕРЖАВА" по свидетельству Российской Федерации N 118891.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "БизнесСтройСтолица" (ул. 2-я Песчаная, д. 2/1, к. 50, Москва, 125252, ОГРН 1067746615859).

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя: не явился, извещён;

от заинтересованного лица: Лебедева А.А. по доверенности от 28.08.2014 N 01/25-562/41;

от третьего лица: Родионов М.Ю. по доверенности от 04.08.2014.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп", Общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 22.10.2013 по продлению срока действия исключительного права на словесный товарный знак "ДЕРЖАВА" по свидетельству Российской Федерации N 118891.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "БизнесСтройСтолица" (далее - ООО "БизнесСтройСтолица").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2014 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.08.2014 решение Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2014 по делу N СИП-80/2014 отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Кассационная инстанция пришла к выводу о том, что в решении от 23.05.2014 вопрос о наличии нарушения оспариваемым ненормативным правовым актом прав и законных интересов заявителя, выразившихся в создании препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности не разрешён; обстоятельства, касающиеся наличия или отсутствия заинтересованности заявителя с учётом характера оспариваемого акта, а также последствий его принятия для заявителя и третьих лиц судом не устанавливались.

Учитывая изложенное, решение от 23.05.2014 отменено с передачей дела на новое рассмотрение для установления обстоятельств, касающихся наличия нарушений прав или законных интересов заявителя - ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп".

В судебное заседание не явился представитель от заявителя, извещённый надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

21.10.2014 в Суд по интеллектуальным правам от заявителя поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие заявителя и его представителя.

В обоснование заявленных требований ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп" указало, что оспариваемое решение принято с нарушением действующего законодательства, а именно положений пункта 2 статьи 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации и нарушает права и законные интересы заявителя в предпринимательской деятельности.

Представитель Роспатента с заявленными требованиями не согласился, просил в их удовлетворении отказать.

Представитель третьего лица поддержал позицию Роспатента.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными доказательствами, Роспатентом в адрес заявителя - ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп" направлено уведомление по заявке N 2012720003/50 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

В результате проведения Роспатентом экспертизы словесного обозначения, заявленного ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп" в отношении товаров 33 классов МКТУ установлено, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками:

"РУСЬ-ДЕРЖАВНАЯ", зарегистрированным для однородных товаров 32, 33 классов МКТУ по свидетельству Российской Федерации N 0242538 на имя открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", с приоритетом от 26.12.2001;

"ДЕРЖАВА", зарегистрированным для однородных товаров 32 класса МКТУ по свидетельству Российской Федерации N 0134293/1 на имя общества с ограниченной ответственностью "Марс" с приоритетом от 03.08.1995;

"ДЕРЖАВА", зарегистрированным для однородных товаров 32 класса МКТУ по свидетельству Российской Федерации N 0120992/1 на имя общества с ограниченной ответственностью "Марс" с приоритетом от 25.02.1993;

"ДЕРЖАВА", зарегистрированным для однородных товаров 33 класса МКТУ по свидетельству Российской Федерации N 0118891 на имя общества с ограниченной ответственностью с приоритетом от 15.12.1992.

В связи с чем, регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ, по мнению Роспатента, на имя заявителя - ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп" способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и не может быть произведена на основании пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 118891, зарегистрирован на имя ООО "БизнесСтройСтолица" со сроком действия 15.12.2002.

22.10.2013 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания внесена запись о продлении срока действия исключительного права до 15.12.2022.

Посчитав, что решение Роспатента от 22.10.2013 по продлению срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 118891, нарушает права и законные интересы ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп", данное общество обратилось в суд с настоящими требованиями.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам считает заявленные требования подлежащими удовлетворению.

Выполняя указание президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенное в постановлении от 19.08.2014 по настоящему делу, суд первой инстанции установил обстоятельства, касающиеся наличия нарушений прав или законных интересов заявителя - ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп", а также последствий принятия, для заявителя - ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп" и третьих лиц, решения Роспатента от 22.10.2013 по продлению срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 118891.

Как указано в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

При рассмотрении заявки ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп" заявленному на регистрацию в качестве товарного знака обозначению Роспатентом был противопоставлен, в том числе, сходный до степени смешения товарный знак третьего лица (уведомление по заявке N 2012720003/50 от 30.07.2013 (т.д.1 л.д.20-21)).

Данное обстоятельство в силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации является основанием для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака.

Заявитель - ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп" является по своей организационно-правовой форме обществом с ограниченной ответственностью. То есть, будучи коммерческой организацией, ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп" создано для извлечения прибыли в интересах его участников, в том числе путём реализации прав на зарегистрированные в установленном законом порядке товарные знаки.

Суд считает, что поскольку в случае не продления срока действия исключительного права заявленное ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп" на регистрацию обозначение могло бы быть зарегистрировано в качестве товарного знака, то оспариваемые действия Роспатента по продлению срока действия исключительного права создают препятствия для осуществления предпринимательской деятельности заявителя, нарушая его законные интересы.

Довод Роспатента о том, что товарный знак третьего лица не является единственным препятствием для регистрации заявленного ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп" обозначения, не может быть признан судом обоснованным, так как каждый из противопоставленных товарных знаков является самостоятельным препятствием для реализации законного интереса заявителя - ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп".

При таких обстоятельствах ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп", вопреки соответствующему доводу Роспатента, следует признать лицом, заинтересованным в обращении с настоящим заявлением.

В силу положений пунктов 1-3 статьи 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (пункт 1).

Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз. По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления при условии уплаты пошлины (пункт 2 статьи 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Запись о продлении срока действия исключительного права на товарный знак вносится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак (пункт 3 статьи 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Норма пункта 2 статьи 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации корреспондирует с нормой статьи 5.bis Конвенции по охране промышленной собственности, заключённой в Париже 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), в соответствии с которой для уплаты пошлин, предусмотренных для сохранения прав промышленной собственности, предоставляется льготный срок, составляющий не менее шести месяцев, при условии уплаты дополнительной пошлины, если такая пошлина устанавливается национальным законодательством.

Из смысла указанных норм следует, что заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак должно быть подано правообладателем в течение последнего года действия этого права либо в льготный 6-месячный срок по истечении срока действия исключительного права на товарный знак.

Из материалов дела усматривается, что соответствующее заявление о продлении срока действия исключительного права на спорный товарный знак подано правообладателем - ООО "БизнесСтройСтолица" 04.07.2013, пошлина уплачена 01.07.2014, то есть по истечении льготного 6-месячного периода, истекшего 15.06.2013.

При данных обстоятельствах, третьим лицо не соблюдён установленный пунктом 2 статьи 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации срок.

Довод Роспатент со ссылкой на пункт 13.2 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению в установленном порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам, для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного на это органа в соответствии с законодательством Российской Федерации, срока действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, а также восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в силе, утверждённого приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 N 322, о допустимости подачи заявления о продлении правовой охраны товарного знака за пределами упоминавшегося 6-месячного срока при условии подачи заявителем в пределах такого срока и удовлетворения уполномоченным органом ходатайства о предоставлении такого срока основан на неверном толковании закона.

Названной норме подзаконного нормативного акта, являющейся отсылочной к норме Гражданского кодекса Российской Федерации, в результате расширительного толкования не может придаваться смысл, отсутствующий в нормативном акте, имеющем большую юридическую силу.

В соответствии со статьей 13 Гражданского кодекса Российской Федерации в совокупной связи с правовыми позициями, изложенными в пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным, является одновременно, как его несоответствие закону или иному нормативно-правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан или юридических лиц, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Ввиду изложенного требование о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, может быть удовлетворено судом при одновременном наличии двух обстоятельств: оспариваемые решение и действия (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, а также нарушают права и законные интересы заявителя.

Таким образом, суд полагает, что в настоящем деле заявление - ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп" подлежит удовлетворению, так как существуют одновременно два обстоятельства:

1) оспариваемое решение Роспатента от 22.10.2013 о продлении срока действия исключительного права на словесный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 118891, не соответствует пункту 2 статьи 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации,

2) указанное решение Роспатента является препятствием для реализации законного интереса заявителя - ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп" по регистрации заявленного в Роспатент обозначения.

Судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 198, 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" удовлетворить.

Признать недействительным решение от 22.10.2013 о продлении срока действия исключительного права на словесный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 118891, как несоответствующее пункту 2 статьи 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" 3000 (три тысячи) рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев